Sommario: Sez. II. Il conflitto con segni distintivi di impresa e altri diritti anteriori di terzi. – 75. Il conflitto con i diritti anteriori di terzi. – 76. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel regolamento sul marchio comunitario. – 77. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel diritto italiano: A) I marchi non registrati anteriori. – 78. (Segue). B) Il marchio preusato localmente. – 79. (Segue). C) Il conflitto con una ditta, insegna o nome a dominio anteriori. – 80. Il conflitto con ritratti, nomi e altri diritti esclusivi anteriori nel diritto comunitario e italiano. – 81. Il conflitto con altri diritti anteriori di terzi: A) Il ritratto. – 82.(Segue). B) Il nome. – 83. (Segue). C) I nomi, segni ed emblemi “civili” notori (della cultura, dello spettacolo, della politica, dello sport). – 84. (Segue). D) Il diritto d’autore, i diritti di proprietà industriale e gli altri diritti esclusivi. – 85. La convalida dei marchi registrati nel diritto nazionale e nel diritto comunitario. – 86. I presupposti della convalida. – 87. Le conseguenze della convalida. – 88. Le tecniche di soluzione del conflitto fra i diritti anteriori e la registrazione: impedimenti alla registrazione, motivi di nullità e azione di rivendicazione.88. Le tecniche di soluzione del conflitto fra i diritti anteriori e la registrazione: impedimenti alla registrazione, motivi di nullità e azione di rivendicazione. – 89. L’azione di rivendicazione nel diritto italiano dei marchi. – 90. Il divieto di registrazione in mala fede.

Sezione II

Il conflitto con segni distintivi di impresa e altri diritti anteriori di terzi

75. Il conflitto con i diritti anteriori di terzi[1] |Torna al sommario|

75.1. Generalità. Nel diritto comunitario e nel diritto nazionale comunitariamente armonizzato, la presenza di marchi anteriori confliggenti registrati (e dei diritti a essi assimilati in ossequio al diritto internazionale convenzionale) che si sono esaminati nella Sez. I di questo capitolo non esaurisce le ipotesi di impedimenti e motivi di nullità concernenti la registrazione di un marchio. A questi fini assume infatti altresì rilievo qualsiasi conflitto con diritti anteriori che un terzo abbia acquisito sul segno per cui è richiesta la registrazione; dove il diritto anteriore confliggente può a seconda dei casi basarsi su di un precedente impiego del medesimo segno sul mercato (§§ 75-79) o derivare dal fatto che il segno sia costituito da un ritratto di persona, dal nome o dal simbolo di identificazione di un soggetto o sia altrimenti oggetto di diritti esclusivi di un terzo(§§ 80-84).

Questi diritti anteriori confliggenti, diversi dalla presenza di un’anteriore registrazione di marchio, sono presi in considerazione, rispetto alle registrazioni di marchi successivi nazionali, dall’art. 4, par. 4, lett. b) e c) della direttiva; dagli artt. 8, 12.1, lett. a) e b) e 14.1, lett. b) c.p.i. e, rispetto alle registrazioni di marchi successivi comunitari, dagli artt. 8, par. 4, 41, par. 1, lett. c) e 53, par. 1, lett. c) e par. 2 r.m.c.

Per identificare questi ulteriori diritti anteriori di terzi confliggenti con una registrazione successiva il diritto comunitario e il diritto nazionale impiegano tecniche marcatamente differenti. Nel regolamento, il diritto comunitario segue un approccio abbreviato e sintetico, identificando gli impedimenti e i motivi di nullità che possono incidere su di un marchio comunitario successivo con larghe pennellate e con un abbondante ricorso alla tecnica del rinvio; il diritto nazionale segue invece la strada della precisione e dell’elencazione analitica.

La scelta di tecniche legislative così divergenti non è casuale.

Infatti, il diritto comunitario lascia in larga misura il compito dell’individuazione di questi impedimenti e motivi di nullità al diritto nazionale[2], accontentandosi di fornire un’indicazione assai generale relativa alla tipologia di diritti anteriori presi in considerazione (“un marchio di impresa non registrato”; “un altro segno utilizzato in commercio”; “un diritto anteriore diverso dai diritti” appena menzionati)[3]; l’efficacia preclusiva dei diritti così evocati è subordinata alla condizione che il diritto nazionale che li prevede conferisca al titolare il diritto di “vietare l’uso di un marchio di impresa successivo”[4].

Pertanto, ciascuno Stato membro è libero non solo di accordare protezione ai diritti così sommariamente indicati dal diritto comunitario ma altresì di definire i contorni, la portata e i presupposti della tutela, non solo nei confronti di una registrazione successiva di marchio nazionale[5] ma anche di un marchio comunitario, nei limiti, si intende, tracciati da diritto comunitario[6]. Correlativamente, il diritto nazionale, ivi incluso quello italiano, esercita le prerogative che a esso competono soffermandosi a delineare in maniera assai più analitica le fattispecie corrispondenti e fornendo così materiale normativo idoneo sia a dettare in via diretta la disciplina della successiva registrazione di marchi nazionali confliggenti sia anche a integrare i precetti comunitari incompleti concernenti la successiva registrazione di marchi comunitari confliggenti.

75.2. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori. Questa divergenza fra le tecniche legislative rispettivamente adottate dal diritto comunitario e dal diritto nazionale è percepibile in modo netto e immediato già nella disciplina del conflitto con i segni distintivi di impresa di fatto anteriori.

Il par. 4 dell’art. 8 r.m.c. considera fra gli impedimenti relativi alla registrazione l’esistenza precedente (rispetto al momento del deposito della domanda) “di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale”[7].

Invece il legislatore interno, nel dare attuazione alla sintetica disposizione contenuta nell’art. 4, par. 4, lett. b), della direttiva, prevede due ipotesi distinte: l’una è riferita al conflitto con marchi non registrati anteriori di terzi[8], la seconda al conflitto con “un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio, usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri”[9].

Nel regolamento, il conflitto opera a condizione che il segno distintivo di impresa anteriore dia “al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo”[10].

Nella disciplina del marchio comunitario, la presenza di un segno distintivo anteriore è presa in considerazione sia come impedimento relativo ai fini dell’opposizione sia come motivo di nullità relativa[11]; nel diritto nazionale solo come motivo di nullità relativa[12], che deve essere fatta valere davanti al giudice ordinario. Questo assetto comporta che, mentre la normativa nazionale evita all’Ufficio l’imbarazzo di sottoporre alla propria limitata cognizione situazioni che presuppongono non agevoli accertamenti in ordine all’efficacia preclusiva di diritti anteriori basati non sul dato cartaceo della registrazione ma sull’effettività dell’uso[13], l’architettura comunitaria richiede invece all’Ufficio di Alicante di compiere l’indagine corrispondente; e la posizione dello UAMI appare resa ancor più difficile in quanto l’esame va condotto alla stregua dei – sovente imperscrutabili – diritti nazionali dei 28 Stati membri anziché alla luce del diritto comunitario.

La scelta del diritto comunitario di effettuare la valutazione di questo conflitto già in fase di opposizione alla registrazione (di un marchio comunitario) è dunque di difficoltosa realizzazione; essa ha tuttavia buone ragioni dalla sua. Va infatti tenuto presente che la registrazione di un marchio comunitario è sottoposta a un’accentuata instabilità, essendo soggetta ad attacco ad opera di molteplici tipologie di diritti anteriori confliggenti, che il più delle volte neppur risultano da sistemi di registrazione ufficiali e di facile consultazione e comunque sono radicati non solo nell’ordinamento comunitario ma anche in quelli di tutti i 28 Stati membri[14]. Questi diritti anteriori possono balzare fuori dalla prassi commerciale dell’uno o dell’altro Stato membro[15] e costituire una brutta sorpresa per il titolare del marchio comunitario che nel frattempo abbia su di esso investito. Si è anche osservato come questo incerto equilibrio possa risultare particolarmente penalizzante per gli operatori economici minori[16]. In questa prospettiva, si può argomentare con qualche plausibilità che la possibilità di far valere la presenza di segni distintivi anteriori confliggenti ancor prima che la registrazione comunitaria sia effettuata possa dare un contributo in termini di chiarezza già in data anteriore al rilascio dell’attestato, evitando così che un conflitto che spesso fino a quel momento può essere rimasto ancor solo latente sfoci più in avanti in un scontro effettivo sul mercato[17].

In ogni caso, quando l’opposizione o l’azione di nullità basata su di un segno distintivo anteriore abbia per oggetto un marchio comunitario, il diritto comunitario mantiene saldamente nelle sue mani la determinazione degli aspetti che sono governati, rispettivamente, dal diritto comunitario stesso e dal diritto nazionale, secondo un’architettura di riparto sulla quale ci si soffermerà nel paragrafo successivo.

75.3. Il potere invalidante dei segni distintivi anteriori: possibili profili di incongruenza. La registrazione di un marchio successivo può dunque essere attaccata sulla base sia di un marchio registrato anteriore sia di un segno distintivo anteriore non registrato. Il principio del favor registrationis suggerisce che il potere invalidante del marchio registrato sia sotto ogni profilo maggiore rispetto a quello dei segni distintivi non registrati. Così dovrebbe essere, se non che la comparazione fra le corrispondenti regole deve fare i conti con un dato normativo di vertice con il quale non è possibile non fare i conti: il più volte ricordato principio secondo il quale i legislatori degli Stati membri sono in larga misura liberi di dettare i presupposti e i limiti della tutela dei segni di fatto[18]. Da questo dato normativo scaturisce la possibilità che il potere invalidante dei segni distintivi di fatto, riservato ai legislatori nazionali, ecceda il potere corrispondente dei marchi registrati anteriori, che è disegnato dal diritto comunitario o comunitariamente armonizzato. Questa eventualità va considerata inaccettabile da un punto di vista sistematico; ma può prodursi in particolare in ragione della constatata pluralità di nozioni di uso che si profilano nel diritto dei marchi[19]; dove in particolare ai fini della prova dell’uso di un marchio registrato anteriore ai fini delle azioni di opposizione e di nullità è richiesta la dimostrazione dell’uso in quanto tale e in sé considerato, mentre – come si è anticipato e si vedrà – nel caso dei segni di fatto possono assumere rilievo anche gli effetti dell’uso, in primis la notorietà acquisita dal segno sul mercato ma anche quel peculiare effetto ulteriore dell’uso e della notorietà, che è costituito dal ricordo che permanga nel pubblico[20].

Il compito dell’interprete è, sotto questo profilo, chiaro: si tratta di individuare le situazioni nelle quali si possa produrre una divergenza fra il potere invalidante dei marchi registrati e quello dei marchi di fatto, per evitare, per via di interpretazione, che questi ultimi siano equiparati ai primi o addirittura favoriti rispetto a essi. Il compito è dunque chiaro, ma si vedrà che la sua realizzazione non è sempre agevole e lineare.

76. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel regolamento sul marchio comunitario |Torna al sommario|

Secondo l’art. 8, par. 4, r.m.c. la preesistenza di un marchio anteriore non registrato o di un altro segno distintivo legittimano l’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario successivo (e correlativamente ne costituiscono motivo di nullità relativa)[21] se ricorrono cumulativamente quattro requisiti. Il segno distintivo anteriore deve (i) essere utilizzato nella normale prassi degli affari; (ii) avere una portata non meramente locale; (iii) attribuire al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo; (iv) la sua fattispecie costitutiva deve essersi completata prima del deposito della domanda di marchio comunitario contro cui esso sia fatto valere[22].

Si ripresenta qui, in una delle sue possibili variazioni (diritto nazionale anteriore contro marchio comunitario successivo), il tema della individuazione della legge applicabile ai diversi profili rilevanti nella valutazione del conflitto[23]. In questo caso, il primo e il secondo requisito risultano dal testo stesso dell’art. 8, par. 4 r.m.c. e la verifica della loro presenza è quindi sottoposta al diritto comunitario, che detta al riguardo standard uniformi[24]. Viceversa, dal tenore letterale della norma, secondo cui l’effetto preclusivo della registrazione successiva opera “se e in quanto, conformemente ... alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno”[25] siano presenti il terzo e il quarto requisito, si può desumere con certezza che gli accertamenti corrispondenti vanno condotti “alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere”[26].

Vediamo separatamente ciascuno di questi requisiti o condizioni.

(i) Il segno distintivo anteriore deve essere un marchio non registrato anteriore o un “altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale” dal terzo che si oppone alla registrazione del marchio comunitario successivo o ne fa valere la nullità. Il riferimento all’utilizzazione nella normale prassi commerciale si presta a equivoci, particolarmente nella sua versione italiana (nel testo inglese si parla di sign used in the course of trade; in quello tedesco di eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichensrechts). Secondo la giurisprudenza comunitaria[27], questo requisito postula soltanto che il segno fatto valere per impedire o invalidare la registrazione successiva sia fatto oggetto di un’“utilizzazione in commercio”[28] ossia “un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell’ambito privato”[29]; non che l’uso in questione superi una certa soglia quantitativa o abbia una particolare caratterizzazione dal punto di vista delle sue modalità di impiego[30], come sembrerebbe suggerire l’aggettivo “normale” impiegato nel testo italiano. In altri termini, il requisito in questione serve a distinguere l’uso che assume rilievo ai fini della norma dagli usi meramente privati ed extramercantili come anche da quelli che avvengano iure imperii[31]; non invece l’uso meramente simbolico da quello effettivo[32]. La misura dell’uso, sotto il profilo della sua estensione, durata ed entità, non sono certo irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 8, par. 4, r.m.c.; essi tuttavia assumono rilievo sotto un diverso profilo, e precisamente al fine di verificare la presenza dei requisiti sub (iii)-(iv) e quindi di accertare alla stregua del diritto nazionale applicabile se sul segno anteriore sia stato acquisito un diritto tale da consentire al titolare di vietare l’uso di un marchio successivo confliggente. Ci si potrebbe altresì chiedere se la proposizione normativa ora considerata, richiedendo che il segno sia utilizzato nella normale prassi commerciale, postuli che esso sia impiegato specificamente in funzione distintiva. Verosimilmente il quesito deve trovare una risposta positiva, ma non sulla base della proposizione normativa che sancisce il requisito qui considerato[33]. Infatti, la modalità con la quale deve essere impiegato un segno confliggente anteriore perché esso conferisca, alla stregua del diritto nazionale applicabile, il diritto di vietare l’uso di un marchio registrato successivo è anch’essa questione che attiene ai requisiti sub (iii)-(iv) e non all’utilizzazione nella normale prassi commerciale[34].

(ii) Sempre alla luce del diritto comunitario va valutato se il segno utilizzato nella normale prassi commerciale sia di “portata non meramente locale”[35]. Si è inizialmente ritenuto che il significato locale o meno della portata del segno dipenderebbe dall’estensione geografica della protezione accordata a quella tipologia di segno e non dalla dimensione geografica della sua utilizzazione effettiva sul mercato, in quanto il requisito atterrebbe al significato del segno in questione in sé e non del suo uso sul mercato[36]. Quest’impostazione sembra però essere stata corretta dalla giurisprudenza successiva[37]: il fatto che una certa tipologia di segno possa astrattamente conferire al suo titolare un diritto esclusivo su tutto il territorio nazionale non è ritenuto ancora di per sé sufficiente per dimostrare che la sua portata non è puramente locale ai sensi dell’art. 8, par. 4, r.m.c.[38] e, per contro, la circostanza che lo ius excludendi di un certo segno non si estenda a tutto il territorio nazionale non è decisiva per concludere che la portata del medesimo sia necessariamente locale[39]. Dove non deve sfuggire che si profila un’ipotesi di eccedenza sotto il profilo geografico del potere invalidante rispetto alla tutela: a una tutela estesa solo a parte del territorio di uno Stato membro può corrispondere un potere invalidante del marchio comunitario successivo[40]. Per valutare se un segno abbia o meno portata meramente locale, dovrebbero considerarsi il suo uso effettivo nelle sue due coordinate fondamentali: la dimensione geografica del territorio sul quale esso sia utilizzato per identificare l’attività economica del suo titolare e la dimensione economica, a sua volta misurata sulla base della sua durata, della sua intensità, dell’ampiezza della cerchia dei destinatari (siano essi i consumatori, i concorrenti o i fornitori) e della diffusione della correlativa comunicazione aziendale[41]. Un’interpretazione teleologica della norma confermerebbe che essa è preordinata a evitare che un segno anteriore che non sia sufficientemente importante e significativo sul piano sostanziale nel suo proprio mercato possa precludere la registrazione o la validità di un marchio comunitario[42]. Così intesa, la dimensione territoriale – la quale è commisurata alla nozione di diritto comunitario e non di diritto nazionale di “portata locale”[43] – andrebbe ragguagliata non ai mercati nazionali degli Stati membri ma al mercato unico europeo: un marchio sarebbe di portata locale se non sia noto in Europa o su una parte sostanziale del mercato europeo[44]. La valutazione non potrebbe dipendere da indici puramente formali che prescindano dall’impatto effettivo del segno sul mercato di riferimento, in relazione al suo impiego in funzione distintiva[45]; questo mercato, dal canto suo, sarebbe costituito dal territorio dell’ordinamento che conferisce al segno la protezione esclusiva[46]. In questa prospettiva, la valutazione del carattere meramente locale dell’uso del segno va effettuata in concreto, sulla base delle circostanze specifiche di ciascun caso; e tuttavia si possono estrapolare dei criteri orientativi, per concludere ad es. che debba considerarsi segno di portata meramente locale una ditta che sia usata in una sola provincia o in una sola città mediamente popolata, ad opera di un’impresa che non disponga di una rete di succursali attive su una parte sostanziale del territorio di riferimento, che venda in una zona corrispondentemente limitata e circoscriva a essa la propria pubblicità[47]. La conclusione e soprattutto l’argomentazione che la sostiene paiono condivisibili. Questa lettura introduce nel requisito un primo profilo di valutazione della misura dell’uso e della notorietà a esso conseguente. Essa risulta congruente con la scelta del legislatore comunitario di riservare a sé la definizione delle dimensioni dell’uso meramente locale preclusivo della registrazione e della validità di un marchio comunitario successivo, che è attestata dal confronto della norma del regolamento con quella della direttiva[48]: il confronto mostra che, se l’armonizzazione dei diritti nazionali non si estenderebbe alla disciplina dei marchi di fatto e quindi il legislatore nazionale potrebbe prevedere che anche un marchio di fatto di portata meramente locale impedisca la registrazione o invalidi un marchio successivo nazionale, per contro un marchio di fatto o un segno di portata meramente locali non potrebbero impedire la registrazione o invalidare un marchio comunitario successivo[49]. Questa lettura è infine coerente con l’interpretazione della previsione, opposta e simmetrica, dell’art. 111 r.m.c., che disciplina la coesistenza fra “un diritto anteriore di portata locale” e il marchio comunitario successivo confliggente. Quali siano però le conseguenze ulteriori della presenza di un diritto anteriore che il diritto comunitario qualifichi come “di portata locale” è però determinato non dal diritto comunitario medesimo ma dal diritto nazionale applicabile: secondo il par. 1 dell’art. 111 r.m.c. “il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all’uso del marchio comunitario nel territorio nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente”[50].

(iii) Perché il marchio non registrato o segno distintivo anteriore confliggente possa invalidare una registrazione successiva ai sensi dell’art. 8, par. 4, r.m.c., è altresì richiesto che esso conferisca al suo titolare uno ius excludendi nel confronti dell’uso di un marchio registrato successivo confliggente, sulla base dei presupposti di tutela (dal punto di vista ad es. della somiglianza dei segni e della prossimità dei settori di attività) postulati dalla norma interna di riferimento[51]. La previsione è stata accolta nel r.m.c. a specifica richiesta della Gran Bretagna e dell’Irlanda, al fine di consentire opposizioni o azioni di annullamento basate sull’azione di passing off[52]. La norma presuppone che il “contrassegno” dia “al suo titolare il diritto di vietare l’uso del marchio successivo”[53] e quindi la presenza non di un semplice potere invalidante ma di un vero e proprio ius excludendi, esattamente come avviene nella norma corrispondente della direttiva[54]. Non è facile comprendere le ragioni della scelta. Si potrebbe ipotizzare che essa voglia tenere conto della circostanza che i diritti nazionali, cui entrambe le norme rinviano, di regola conoscono regole legislative o giurisprudenziali che si riferiscono a questo aspetto della disciplina dei segni distintivi non registrati; ma non è detto che i diritti nazionali prevedano altresì se gli stessi segni non registrati abbiano potere invalidante di una successiva registrazione nazionale. L’ipotesi potrebbe anche suonare convincente, se non fosse che non mancano diritti nazionali, come per l’appunto quello italiano, nei quali avviene esattamente l’opposto: la disciplina espressa si riferisce al potere invalidante e non alla determinazione dello ius excludendi del segno distintivo di impresa anteriore confliggente[55].

Quale che sia la ragione della scelta normativa, va comunque rilevato che per questa via viene istituita una discrasia importante fra le regole che presiedono al conflitto, visualizzato da questa norma, con diritti su segni distintivi anteriori di fatto, e quello contemplato dai parr. 1, 2 e 5 dello stesso art. 8 r.m.c. Intanto non è affatto detto che il diritto anteriore confliggente fatto valere ai sensi del par. 4 dell’art. 8 sia tutelato sulla base del parametro ordinario nel conflitto fra marchi registrati, costituito dal rischio di confusione del pubblico quanto all’origine dei prodotti; e, anche quando questo avvenga, in linea teorica il rischio di confusione cui fare riferimento dovrebbe essere apprezzato non con le movenze stilizzate delle azioni di opposizione e di invalidazione proprie del secondo conflitto fra marchi registrati, ma sulla base della valutazione, propria delle azioni mediante la quale viene esercitato lo ius excludendi, delle circostanze particolari con le quali il marchio successivamente registrato venga usato[56]. Salvo che poi questo apprezzamento calibrato sulle circostanze specifiche del caso, perfettamente in linea con le valutazioni che vanno compiute all’interno di un’azione di contraffazione[57], risulta assai più problematico quando invece esso sia collocato in un procedimento di opposizione o di annullamento, come quello disciplinato dalla previsione di cui al par. 4 dell’art. 8 r.m.c., visto che in quest’ultimo ambito la contestazione è mossa non contro l’uso ma contro la registrazione e quindi “occorre verificare” se ricorra il conflitto “con il marchio anteriore in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato”[58]. Vero è che, quando il parametro prescelto dal diritto nazionale sia costituito dal rischio di confusione, il primo segmento della valutazione, consistente nel confronto fra i segni è destinato a essere compiuto con modalità non diverse da quelle collaudate con riguardo al confronto fra i marchi nelle azioni di opposizione e di nullità e quindi sulla base di un esame effettuato a livello visivo, fonetico e concettuale[59] e condotto in maniera da focalizzare l’attenzione sugli elementi distintivi e dominanti[60]. Tuttavia nulla garantisce che gli esiti siano destinati a essere gli stessi, posto che nel caso disciplinato dal par. 4 dell’art. 8 r.m.c. il giudizio è chiamato a incorporare i fattori ulteriori costituiti dalle circostanze concrete in cui avviene l’offerta dei beni successivi[61]; né si può trascurare che a sua volta, il pubblico interessato cui si fa riferimento nell’esercizio di un’azione come il passing off può differire per aspetti importanti da quello preso in considerazione nel conflitto di secondo tipo fra marchi registrati, visto che nel primo caso si fa specifico riferimento ai clienti dell’impresa che subisce lo sviamento[62], mentre nel secondo caso valgono i parametri astratti di individuazione del consumatore di riferimento, di regola normalmente informato e ragionevolmente avveduto, elaborati dalla giurisprudenza[63]. Nulla esclude del resto che la legge nazionale applicabile a uno specifico diritto anteriore fatto valere ricolleghi il diritto di vietare a presupposti che prescindano dalla prova del rischio di confusione, ad es. istituendo al riguardo una presunzione nel caso di doppia identità dei segni e dei settori merceologici oppure facendo capo all’accertamento del carattere parassitario della registrazione del marchio successivo[64].

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A queste considerazioni deve aggiungersi che, come il potere invalidante del diritto anteriore confliggente con una registrazione successiva è, nel diritto comunitario, commisurato allo ius excludendi attribuito dal diritto nazionale al segno anteriore confliggente, così a sua volta l’estensione di questo stesso ius excludendi non è data una volta per tutte ma dipende dalla qualificazione del diritto anteriore fatto valere alla stregua del diritto nazionale applicabile. È dunque venuto il momento di soffermarsi sulle tipologie di segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale che possono essere invocati dal titolare per opporsi alla registrazione di un marchio successivo o per farne valere la nullità. L’elenco non è breve; e abbraccia un numero cospicuo di segni distintivi di impresa. Fra di essi vi è sicuramente il “marchio non registrato”, esplicitamente menzionato dalla norma. Tale va considerato non solo il marchio che non sia mai stato registrato ma anche quello che, pur essendo stato registrato, non sia stato rinnovato. Questa identificazione può suonare di primo acchito sorprendente; e tuttavia è del tutto conforme al sistema: se il marchio registrato continui anche dopo la sua scadenza a possedere notorietà generale, in ragione dell’uso pregresso e a maggior ragione del protrarsi dell’uso dopo la scadenza, non vi è ragione per negare che esso sia dotato di quei requisiti la cui presenza è necessaria e sufficiente per il riconoscimento del potere invalidante del marchio di fatto[65]; e la stessa soluzione pare attendibile anche nel caso del marchio registrato, ma decaduto, di cui si conservi il ricordo dopo la decadenza[66]. Alla stessa nozione di “contrassegno” va di regola ricondotto anche il titolo delle opere dell’ingegno che abbiano carattere seriale, come è nel caso del titolo di una rivista o di un giornale[67], come forse anche del titolo di una collana nell’ambito della quale vengano inseriti una pluralità di volumi (ad es. “Gli Struzzi” dell’Einaudi). Fra gli altri “contrassegni” va annoverata la ditta, che, nelle coordinate proprie del nostro diritto, può essere intesa sia nel senso tecnico di segno distintivo dell’impresa (o dell’imprenditore) operante sul mercato sia in quello di segno di individuazione dell’ente collettivo titolare dell’impresa e, quindi, come denominazione o ragione sociale[68]; e che in altri ambienti meno avvezzi a queste distinzioni sottili di piani viene complessivamente designata come trade name[69], trovando la protezione accordata dall’art. 8 CUP e rafforzata dall’incorporazione tramite riferimento operata dall’art. 2 dei TRIPs.[70]. Candidata a una salvaguardia corrispondente è l’insegna[71], nei limiti, si intende, in cui questa esorbiti dalla “portata meramente locale” cui questo segno distintivo dei locali in cui è esercitata l’impresa è peraltro normalmente predestinato quando esso sia impiegato in collegamento a iniziative imprenditoriali minori. Naturaliter globale e quindi sottratta a questa limitazione è per contro la portata del nome a dominio, che, tuttavia, può assumere rilievo come segno distintivo di impresa anteriore solo in quanto destinato a istituire un collegamento con un’attività non meramente civile ed extramercantile[72], ma commerciale. Il riferimento può forse estendersi anche ad altri segni distintivi di impresa, come la testata di un giornale o di una rivista[73]. Per quanto riguarda i modelli o disegni, prima di accordar loro efficacia invalidante ai sensi della previsione del par. 4 dell’art. 8 r.m.c., come pur è stato plausibilmente ipotizzato[74], sembra che si debba accertare che il pubblico di riferimento ritenga che nel caso di specie essi siano utilizzati sul mercato (anche) come segno distintivo d’impresa; e, se ciò avviene, però, l’entità viene in considerazione ai fini di questo conflitto non qua modello o disegno ma come marchio non registrato[75]. Non può in linea di principio escludersi che anche un termine generico come “basmati” possa ricevere protezione, se, alla luce del diritto nazionale applicabile, a esso sia ricollegabile la tutela che deriva dall’acquisto di una notorietà sul mercato[76]; e certo fra i contrassegni di cui all’art. 8, par. 4, vanno ricomprese le indicazioni geografiche e denominazioni di origine, si intende nei limiti nei quali esse non trovino una propria disciplina speciale relativa anche al conflitto con i marchi successivi[77]. Resta infine il dubbio se trovino collocazione fra le maglie capaci della previsione comunitaria anche quei segni che nel diritto nazionale trovano protezione come segni distintivi atipici (si pensi allo slogan; ma anche alla sigla o all’emblema usati da un gruppo di imprese) oppure attraverso le norme della concorrenza sleale[78]. Ci si può anche domandare se il costitutore di una varietà vegetale abbia diritto di opporsi o di far valere la nullità della registrazione ad opera di terzi di un marchio eguale o simile a una denominazione varietale[79]. Già questa sommaria ricognizione dimostra che non è dunque del tutto esatto pensare che la previsione di cui al par. 4 dell’art. 8 r.m.c. si riferisca solo a segni distintivi di fatto o non registrati. Certo, essa concerne segni distintivi diversi dai marchi registrati; ma questo non significa che prenda in considerazione solo segni distintivi non registrati o di fatto, ché, anzi, il riferimento va, come si è visto, a ogni “altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale”. Anzi, alcuni di questi segni, come la ditta, il titolo, la stessa testata del giornale e le denominazioni varietali, debbono essere registrati in forza della normativa generalcivilistica o di settore, anche se la loro tutela sul piano concorrenziale può prescindere dalla registrazione[80]; in altri casi, come è quello di alcune fra le denominazioni geografiche, la stessa tutela come segno distintivo può presupporre la registrazione[81]. Neppur va trascurato che la previsione dell’art. 8, par. 4, r.m.c. è stata modificata nel 2004 per attribuire efficacia preclusiva della successiva registrazione di un marchio comunitario anche a segni che trovano tutela “conformemente a una normativa comunitaria”. Questo allargamento è sicuramente inteso ad attribuire il ruolo di impedimento relativo e motivo di nullità alle indicazioni geografiche protette ai sensi del diritto comunitario[82]; e potrebbe svolgere lo stesso ruolo rispetto ai disegni comunitari, registrati e non[83], se per l’appunto anche a essi si attribuisse una curvatura distintiva tale da consentire di ipotizzare un’interferenza con la registrazione di un marchio successivo.

Per determinare se il diritto nazionale (o comunitario) anteriore attribuisca lo ius excludendi presupposto dalla norma, l’Ufficio di Alicante deve quindi provvedere alla qualificazione dell’entità fatta valere contro la registrazione successiva alla luce del diritto nazionale (o comunitario). Secondo un’impostazione sarebbe addirittura compito dello UAMI ricercare d’ufficio le regole che risultino applicabili nel caso di specie[84]; anche se risulta assai più convincente l’opinione secondo la quale il diritto nazionale verrebbe qui in gioco come fatto, della cui prova sarebbe gravata la parte sulla quale incombe l’onere corrispondente[85]. Già si tratta di compito non agevole; che può risultare ulteriormente complicato da più di una circostanza. Intanto, il diritto nazionale applicabile può ricollegare lo ius excludendi alla circostanza che il segno anteriore sia impiegato specificamente in funzione distintiva di beni. Non si tratta di quesito solamente teorico: può infatti accadere che il segno anteriore, ad es. impiegato come ditta, sia usato al solo fine di identificare il soggetto imprenditore e la sua attività sul mercato, in assenza di un collegamento qualificato del segno in questione con i beni immessi sul mercato – ad es. muniti di altri segni distintivi – dal titolare della ditta; e allora si tratta di verificare se in questa costellazione di circostanze alla ditta sia attribuito il diritto di vietare l’uso di un marchio identico o simile per i beni corrispondenti a quelli che rientrano nel campo di attività del titolare della ditta[86]. Va poi considerato che alcuni ordinamenti nazionali, fra cui quello italiano, disciplinano espressamente il conflitto fra segni distintivi di impresa non registrati anteriori e registrazione successiva di un marchio nazionale[87]; e, nel ciò fare, possono delineare i presupposti e i limiti del potere invalidante del segno anteriore sulla base di parametri che non necessariamente coincidono con quelli impiegati per determinare lo ius excludendi del segno corrispondente nei confronti di segni confliggenti. Quando ciò avvenga[88], occorrerebbe chiedersi se, per misurare il potere invalidante che il segno distintivo anteriore ha nei confronti di un marchio comunitario, occorra far capo al parametro individuato dalla previsione del par. 4 dell’art. 8 r.m.c. e ragguagliato a “il diritto di vietare l’uso del marchio successivo” od, in alternativa, sia preferibile far capo ai parametri prescelti dal diritto interno con specifico riferimento all’invalidazione di un marchio registrato successivo ad opera di un segno distintivo di impresa non registrato anteriore[89]. Questa seconda soluzione appare preferibile, ad evitare che lo stesso segno distintivo nazionale abbia un potere invalidante diverso nei confronti di un successivo marchio registrato a seconda che quest’ultimo sia nazionale o comunitario. Si tratterebbe di una disparità scarsamente giustificabile fra le due situazioni, tanto più che entrambe sono sottoposte al diritto nazionale applicabile[90].

(iv) L’applicazione dell’impedimento o motivo di nullità relativa di cui al par. 4 dell’art. 8 presuppone inoltre che siano “stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario” contro cui il contrassegno stesso sia stato fatto valere[91]. La previsione impone dunque di porre a confronto due termini: quello di acquisto del diritto sul segno distintivo e quello di deposito della domanda di marchio comunitario. Non sussistono difficoltà, almeno in linea teorica, a stabilire “la data di presentazione della domanda di marchio comunitario o ... la data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario” ai sensi della lett. a) del par. 4 dell’art. 8 r.m.c.: al riguardo valgono le regole ordinarie[92]. Più complessa può essere l’individuazione dell’altro termine di riferimento temporale, che dipende da una pluralità di variabili tutt’altro che di facile accertamento ed, anzi, spesso assai controvertibili: la qualificazione del segno distintivo anteriore e la determinazione della sua fattispecie costitutiva, alla stregua del diritto nazionale applicabile all’una e all’altra. La data di riferimento può quindi variare ampiamente a seconda che l’ordinamento in questione ricolleghi l’acquisto del diritto alla data iniziale dell’uso, alla data in cui questo raggiunga un determinato livello di riconoscimento sul mercato, al compimento di formalità (come ad es. la registrazione della ditta o della testata di un giornale in qualche registro) o a una combinazione di questi fattori[93].

Anche la verifica del compimento della fattispecie acquisitiva del diritto sul segno anteriore presuppone quindi una misurazione dell’intensità e dell’estensione dell’uso e della notorietà che a esso consegua; e, se il diritto nazionale applicabile lo richieda, anche della circostanza che l’uso sia avvenuto in funzione specificamente distintiva.

Ci si può domandare se l’Ufficio, così chiamato ad accertare il compimento della fattispecie costitutiva del diritto su segno distintivo anteriore prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario successivo, possa anche conoscere delle questioni relative al permanere a tale medesima data del diritto in questione, che possano essere sollevate in via di eccezione dal titolare della registrazione attaccata. Si tratta di un interrogativo importante. A suo tempo si sono constatati gli inconvenienti gravi che derivano nel disegno dell’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario dalla circostanza che «la validità della registrazione di un segno come marchio nazionale non può essere messa in discussione nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell’ambito di un procedimento di annullamento avviato nello Stato membro interessato»[94]. Si ha ragione di temere che gli stessi inconvenienti si riproporrebbero qui se l’Ufficio non potesse conoscere dei fatti giuridici estintivi del diritto sul segno anteriore fatto valere. Di primo acchito, una risposta insoddisfacente sembrerebbe provenire dalla giurisprudenza comunitaria[95], che in effetti ha negato che possa essere messo in questione il permanere della tutelabilità alla stregua del diritto nazionale di un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’Accordo di Lisbona in un Paese che è parte dell’accordo in questione. Il precedente non va sopravvalutato: infatti nel caso di specie si trattava di un diritto su segno distintivo la cui tutela presuppone la registrazione e, più precisamente, di una denominazione di origine tutelata sulla base della regola peculiare dell’Accordo di Lisbona, in base alla quale una registrazione ai sensi dell’Accordo non cessa di produrre i suoi effetti finché non ci sia una sentenza passata in giudicato che la invalida in uno dei Paesi aderenti[96]. Nei casi in cui la protezione del diritto anteriore non si basi su di una registrazione costitutiva e non viga una regola particolare come quella ricordata, dovrebbe però valere il principio opposto. In queste ipotesi, infatti, l’Ufficio potrebbe, se del caso, negare tutela (e quindi potere invalidante) al diritto su segno distintivo anteriore senza la necessità di interferire con la determinazione di altra autorità competente attributiva della protezione mediante la registrazione. Più precisamente, nello svolgere il compito demandatogli dalla previsione del par. 4 dell’art. 8, l’Ufficio si limiterebbe ad accertare se ricorra uno ius excludendi ancor attuale in capo al titolare del segno fatto valere; e nel compiere la determinazione corrispondente, esso avrebbe facoltà di compiere non solo la verifica del completamento della fattispecie costitutiva del diritto, che sicuramente gli compete, ma anche dell’assenza, sempre alla stregua della legge nazionale applicabile, di fatti estintivi della protezione medesima, che costituisce il necessario completamento di quell’indagine quando si tratti di accertare, per l’appunto, la presenza attuale di uno ius excludendi in capo al titolare del diritto anteriore invocato al momento in cui la tutela è fatta valere[97]. Ciò non esclude che sia ipotizzabile il permanere di un potere invalidante anche dopo che sia venuto meno lo ius excludendi (come nel caso del marchio di fatto estinto di cui però permanga il ricordo)[98], configurando così una peculiare ipotesi nella quale si profila un’eccedenza, sotto il profilo cronologico e temporale, del potere invalidante del segno rispetto allo ius excludendi che a esso spetti[99]. Vero è, peraltro, che l’accertamento del permanere del potere invalidante verte non sulla presenza o meno di un uso serio ai sensi dell’art. 43, par. 3, r.m.c., come avviene quando il segno anteriore fatto valere sia un marchio registrato[100], ma sul permanere della sua notorietà, anche in quella forma attenuata che è costituita dal permanere del ricordo fra il pubblico, come è logico visto la questione concerne il diritto su segno distintivo anteriore non registrato, disciplinato dal diritto nazionale e non dal diritto comunitario, come, per l’appunto si è visto[101].

77. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel diritto italiano: A) I marchi non registrati anteriori[102] |Torna al sommario|

Su questa base, fornita dal diritto comunitario, è venuto il momento di esaminare il potere invalidante dei segni distintivi anteriori sul versante interno. Il legislatore italiano, procedendo in conformità con la previsione della direttiva cui la norma interna dà attuazione[103], ricollega alla presenza di altri segni distintivi di impresa anteriori due distinte ipotesi di nullità relativa della registrazione di un marchio successivo confliggente. La prima è riferita al conflitto con marchi non registrati anteriori di terzi (lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i.), la seconda al conflitto con “un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri” (lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i.). Le due ipotesi sono delineate specificamente in funzione dell’invalidazione del marchio nazionale; ma, grazie al rinvio contenuto nell’art. 8, par. 4 r.m.c. alla legislazione degli Stati membri, operano anche nei confronti della registrazione di un marchio comunitario. Esse verranno esaminate in successione in questo paragrafo e in quello successivo.

77.1. Il conflitto con un marchio non registrato anteriore. La direttiva facoltizza gli Stati membri a prevedere “che un marchio di impresa ... se registrato, possa essere dichiarato nullo, se e nella misura in cui” un marchio non registrato anteriore “dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo”[104]. La lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. dà attuazione a questa previsione comunitaria; ma provvede al compito non già costruendo il potere invalidante del marchio non registrato anteriore mediante un rinvio ai presupposti dello ius excludendi che a questo compete, che – del resto – già erano incerti all’epoca in cui è stata adottata la Novella e sono casomai divenuti ancor più dubbi con l’adozione del Codice della proprietà industriale[105], bensì delineando direttamente i presupposti del potere invalidante. Secondo il diritto interno, non sempre la presenza di un marchio non registrato anteriore invalida la registrazione di un marchio successivo simile o identico; perché tale effetto si produca occorre non solo che “a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i segni” ma, innanzitutto, che il marchio non registrato sia “già noto” sul mercato[106].

Il ricorso alla tecnica legislativa così prescelta offre una grande l’opportunità: quella di correggere finalmente la stortura che per più di un secolo aveva caratterizzato il sistema italiano della tutela dei marchi non registrati, sia sul piano che qui interessa dell’invalidità delle registrazioni successive di marchi confliggenti, sia su quello più generale del fondamento e della misura della protezione di questi segni distintivi di impresa.

77.2. La nozione di “notorietà qualificata” del marchio non registrato anteriore. Con la lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. si incontra una terza accezione nella quale la legislazione sui marchi impiega il termine “noto” e quello di “notorietà”. Si fa in questo contesto riferimento alla nozione di “notorietà qualificata”[107], così caratterizzandola anche per tenerla distinta dalle due altre nozioni cui già si è fatto ricorso: quella che si potrebbe qualificare come “rafforzata” del marchio “che gode di notorietà” (o, per il nostro diritto, “di rinomanza”), la quale, come si è visto, affonda le proprie radici nella categoria dei marchi c.d. celebri[108] e quella che si potrebbe chiamare “transnazionale” del marchio “notoriamente conosciuto” di cui all’art. 6bis CUP[109]. (Non ci si deve illudere che questo elenco di termini identici che si riferiscono a nozioni giuridiche diverse sia finito qui: fra poche righe ci si imbatterà nuovamente nella “notorietà puramente locale”[110] e più oltre si rincontreranno i segni “notori” di cui all’u.c. dell’art. 8 c.p.i.)[111].

Anche nei principali Stati membri della Comunità, come in Italia, la tutela del marchio di fatto richiede che il segno sia notorio. In questi Paesi tuttavia la notorietà non è concepita come un semplice riflesso automatico dell’uso ma qualche cosa di qualitativamente diverso. È richiesto a tal fine anche un certo tasso di affermazione sul mercato del marchio di fatto: una vera e propria reputation (in Gran Bretagna)[112] o una Verkehrsgeltung (in Germania)[113]. In questi sistemi, perché si possa parlare di notorietà, devono essere soddisfatti certi requisiti minimi dal punto di vista della dimensione sia quantitativa, sia territoriale, sia temporale, dell’uso. Vi è una ragione molto forte per la quale, in questi ordinamenti, si insiste su di una nozione piuttosto esigente di notorietà: diversamente si tradirebbero le opzioni di vertice che tendono a favorire i marchi registrati rispetto a quelli di fatto e si finirebbe per equiparare questi ultimi ai precedenti, disinnescando così un potente incentivo alla registrazione.

Nel nostro Paese fino a tempi recenti veniva invece accolta una nozione di notorietà assai riduttiva, che si accontentava della presenza di qualsiasi forma di uso pubblico senza avere riguardo alcuno all’entità dell’uso medesimo[114]. Questa lettura è contraria al dato testuale, secondo il quale si può dare “uso che non importa notorietà”[115] e dunque la notorietà medesima non può costituire un riflesso automatico e ineluttabile dell’uso. Essa trascura anche il dato sistematico, decisivo, che la limitazione della tutela alle situazioni caratterizzate dalla “notorietà” “ha la sua giustificazione ... nell’interesse dei terzi concorrenti a essere in grado di prendere conoscenza dell’uso del marchio” e quindi postula un uso di entità tale da essere effettivamente conoscibile dalle altre imprese[116]. L’opzione interpretativa che ha condotto alla sottovalutazione di questi profili è forse spiegabile con l’intento di venire incontro alle esigenze delle imprese minori, che, in effetti, molto spesso non hanno le risorse necessarie per curare la registrazione e il mantenimento di tutti i segni che esse impieghino come marchi. Anche il nostro ordinamento, tuttavia, accoglie un sistema imperniato sul favor registrationis del marchio. In questo quadro, confermato dalle indicazioni che ci provengono dal diritto comunitario, sia le impostazioni che facevano capo alla disciplina della concorrenza sleale confusoria sia quelle, forse meno diffuse, fondate sulla riconduzione della disciplina di questo segno a quella del marchio registrato hanno finito per rivelarsi davvero troppo generose nei confronti della verifica della notorietà del marchio non registrato. Questa generosità è particolarmente evidente in quelle impostazioni che riconducono la tutela del marchio di fatto a quella del marchio registrato: l’affermazione secondo cui “l’uso di fatto di un marchio è costitutivo di un vero e proprio diritto assoluto, del tutto paragonabile a quello del marchio registrato con la conseguenza della applicabilità degli istituti di tutela giudiziaria propri del marchio registrato”[117], pare fatta apposta per occultare quale profonda differenza vi sia tra posizioni giuridiche che nascono rispettivamente dalla registrazione e dall’uso, visto che il marchio registrato esplica tutti i suoi effetti anche se non sia né noto né usato. Non si può però neppur dire che l’opposto orientamento, che faceva capo alla disciplina della concorrenza sleale per dar fondamento alla tutela del marchio di fatto, si sia rivelato più rigoroso sotto il profilo dell’accertamento del requisito della notorietà, visto che questa di regola veniva vista come una conseguenza naturale e automatica della prova di un qualsivoglia uso anteriore[118].

Forse, dopo la Novella del 1992, i tempi sono finalmente diventati maturi perché anche da noi si accolga una nozione più esigente di notorietà, capace di contrastare l’equiparazione, esplicita o strisciante che essa fosse, del marchio non registrato a quello registrato che in passato aveva caratterizzato il nostro sistema. Si tratta di una svolta coerente con le scelte di fondo del diritto comunitario, anche se, a rigore, non necessitata, visti gli ampi margini di libertà che il diritto comunitario assegna ai legislatori nazionali nella disciplina del conflitto fra i segni distintivi anteriori di fatto e la successiva registrazione di un marchio nazionale[119]. Intanto, quali siano le caratteristiche della notorietà del marchio di fatto perché esso configuri un impedimento alla valida registrazione di un marchio successivo si desume ora direttamente da una norma espressa, e, più precisamente, dalla disposizione specializzata contenuta nella prima parte della lett. a) dell’art. 12.1 c.p.i.[120]. È divenuto quindi possibile spezzare il nesso con entrambe le troppo generose impostazioni che si erano venute consolidando in passato.

Oggi in effetti, da un punto di vista strettamente normativo, diviene possibile affermare che in assenza di una effettiva e consistente presenza di mercato del segno di fatto anteriore, tale da istituire un collegamento stabile nella percezione del pubblico fra quel segno e una certa fonte di origine dei beni da esso contraddistinti, non può verificarsi «un rischio di confusione per il pubblico, che può anche consistere in un rischio di associazione» in ragione «dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti ed i servizi» (art. 12.1, lett. a), c.p.i.). Infatti, perché si produca un collegamento stabile nella mente del pubblico e perché a fronte di una notorietà così intesa la registrazione di un marchio successivo possa effettivamente comportare una “concreta possibilità di confusione quanto all’origine”[121], occorre un uso del marchio anteriore che superi una soglia di intensità piuttosto elevata. La durata dell’impiego non può essere istantanea e neppur sporadica ma deve prolungarsi nel tempo; il volume dei prodotti su cui il marchio è stato apposto deve essere consistente. Dal punto di vista geografico, anche se in questo caso – diversamente da quello preso in considerazione a proposito dell’impedimento e del motivo di nullità di un marchio comunitario – il mercato di riferimento è quello nazionale e non europeo, la notorietà prodotta dall’uso deve abbracciarne una parte sostanziale.

A quest’ultimo proposito, va rilevato come, se in passato la giurisprudenza si era risolta a concedere potere invalidante a marchi di fatto usati anche in una sola regione[122], nelle nuove coordinate normative, appare davvero difficile accontentarsi di così poco per ravvisare una notorietà generale del marchio di fatto anteriore[123]. Nella nuove coordinate normative l’incongruità della prassi giurisprudenziale precedente diventa visibile a occhio nudo[124].

Vi sono poi ragioni di peso per sostenere che, nel nuovo assetto, sia richiesta una notorietà che, oltre a essere caratterizzata dal punto di vista dell’intensità, della quantità e della dimensione geografica, sia altresì “qualificata” anche dal punto di vista qualitativo, produttiva cioè della consapevolezza del pubblico interessato che il segno anteriore in questione è impiegato come marchio, vale a dire come segno che distingue i prodotti provenienti da un determinato imprenditore da quelli di provenienza altrui. Se non fosse così, infatti, non si potrebbe parlare di un rischio di confusione quanto all’origine dei beni contraddistinti dai marchi confliggenti[125].

77.3. La rilevanza delle nozione di “notorietà qualificata” anche dal punto di vista dello ius excludendi del marchio di fatto. Ci si potrebbe chiedere se il legislatore interno, adottando la previsione di cui alla lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i., abbia rispettato il precetto corrispondente della direttiva[126]. Il dubbio è legittimo e deriva dalla circostanza, sopra segnalata, che il potere invalidante del marchio di fatto anteriore è delineato dalla norma italiana direttamente e nel modo appena segnalato, e non invece mediante il richiamo al “diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo”, postulato dalla previsione comunitaria. Qualsiasi disallineamento fra la norma interna e quella comunitaria scompare, tuttavia, accogliendo il suggerimento[127] di vedere nel rischio di confusione quanto all’origine come delineato dalla norma italiana il presupposto esplicito del potere invalidante del marchio di fatto anteriore e al contempo il presupposto implicito del suo ius excludendi. È ben vero che il Codice mai indica espressamente quando possa ritenersi presente una violazione del marchio non registrato e neppure si occupa di indicarne in modo esplicito la fattispecie acquisitiva[128]. Vi sono peraltro molteplici ragioni per ritenere che entrambi questi profili possano essere ricavati, in maniera indiretta ma univoca, a partire dalla previsione interna che disciplina il potere invalidante di un marchio di fatto anteriore. Una ragione è di coerenza sistematica: la soluzione conferma la – sia pur solo tendenziale – correlazione fra potere invalidante e ius excludendi del marchio anteriore che già si è potuta verificare in sede di analisi del conflitto fra marchi entrambi registrati[129]. L’altra è di conformità al diritto comunitario sovraordinato: la soluzione proposta elimina in radice qualsiasi disallineamento fra diritto interno e diritto comunitario[130]. Va osservato tuttavia che la norma comunitaria non esclude affatto la possibilità di una (limitata) divaricazione fra il potere invalidante e lo ius excludendi del marchio di fatto. Essa infatti richiede che il marchio di impresa non registrato “dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo”, non un diritto di vietare l’uso del marchio successivo in qualunque porzione del territorio nel quale il marchio posteriore sarebbe protetto grazie alla registrazione; e quindi ammette una certa eccedenza, sotto il profilo geografico e territoriale, del potere invalidante del marchio di fatto anteriore rispetto allo ius excludendi che gli sia attribuito nei confronti dei segni successivi[131].

77.4. L’estensione del potere invalidante del marchio di fatto anteriore. Come si desume dalla proposizione normativa poc’anzi trascritta, la legge italiana contempla solamente quello che in precedenza si è indicato come il secondo tipo di conflitto fra un marchio di fatto anteriore e la registrazione successiva[132]. Non è quindi prevista alcuna regola speciale a favore di un marchio «che goda di rinomanza» che non sia registrato (terzo tipo di conflitto): la norma che delinea l’invalidità si riferisce al rischio di confusione e non all’indebito vantaggio o al pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore. Non si tratta di un’omissione causale: secondo il diritto comunitario sovraordinato, la disciplina extra ordinem non trova applicazione se non quando il titolare del marchio anteriore abbia assolto l’onere di tipo formale della registrazione prima di invocare la protezione[133]. Non sembra d’altro canto che si possa revocare in dubbio questo risultato argomentando che non vi sarebbe oggi ragione di limitare la nozione di rischio di confusione alla confusione sull’origine perché il fondamento del potere invalidante – e della tutela – non andrebbe oggi più reperito nell’art. 2598 c.c. e giungerebbe fino al limite del rischio di associazione, testualmente evocato (oggi) dalla previsione della lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i.[134]. Si è infatti visto a suo tempo come una delle acquisizioni più sicure del diritto dei marchi comunitariamente armonizzato stia nel principio secondo cui il rischio di associazione costituisce un sottoinsieme del rischio di confusione e questo a sua volta è da intendersi come rischio di confusione quanto all’origine[135].

Può anche darsi che il marchio successivo sia identico al precedente e che ne sia programmato l’uso per beni identici a quelli per i quali è usato il marchio anteriore; si ripropone qui un caso di doppia identità in larga misura corrispondente a quello considerato nel primo tipo di conflitto tra marchi registrati[136]. Ora, anche questa ipotesi non trova un’espressa disciplina particolare in relazione al conflitto fra un marchio di fatto anteriore e una registrazione successiva. Se si ricordi tuttavia che nella valutazione dei motivi di nullità relativa occorre verificare se ricorra il conflitto “con il marchio anteriore in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato”[137], si comprende come in una situazione così caratterizzata sia ben difficile escludere la presenza di un rischio di confusione[138]. E tuttavia anche in questo caso l’invalidità par discendere per l’appunto dall’accertamento del rischio di confusione; non dalla doppia identità[139].

Come si accerta allora la presenza o meno di un rischio di confusione fra un marchio di fatto anteriore e una registrazione successiva?

La dimensione geografica, subnazionale ma non meramente locale, del confronto è peculiare a questa fattispecie; e nell’assetto normativo attuale va considerata con nuovo rigore, per le ragioni appena indicate[140]. Essa andrà calibrata in modo leggermente diverso, a seconda che il marchio successivo sia nazionale o comunitario, dovendosi ricavare per differentiam, nel primo caso, rispetto alla nozione di uso locale delineata dalle previsioni nazionali; nel secondo caso, rispetto alla – corrispondente ma non coincidente – nozione comunitaria già esaminata[141].

Sul piano dell’estensione merceologica del potere invalidante non possono non registrarsi differenze significative rispetto al regime del conflitto fra due marchi registrati. Siccome qui manca, quanto al marchio anteriore, una registrazione, l’individuazione del perimetro dei beni affini andrà fatta solo a partire dalle tipologie di beni per i quali il marchio anteriore sia stato effettivamente usato[142]. È da ritenersi che anche qui la notorietà del marchio anteriore possa assumere rilievo ai fini del confronto, che tuttavia resta necessariamente limitato a una valutazione del rischio di confusione quanto all’origine, essendo l’eventuale approfittamento del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore circostanza che rileva solo in relazione a marchi anteriori registrati[143].

Vi sono parametri che in qualche misura possono essere ricavati per analogia o per differenza rispetto al regime del conflitto fra due marchi registrati. Proviamo a inventariare qualche punto di contatto o di distacco. Vediamo intanto il confronto fra i segni, dove occorre subito visualizzare che, mancando per definizione una registrazione del marchio anteriore, il primo termine di confronto sarà sempre limitato al modo in cui il segno anteriore sia stato in concreto usato[144]; d’altro canto, non essendo possibile fare riferimento a una registrazione, diventa impraticabile il riferimento alle ulteriori e ipotetiche modalità di impiego del marchio anteriore che siano compatibili con il tenore del certificato, che invece è ricorrente – e perfettamente legittimo – nel caso dei marchi registrati[145]. Rimanendo al piano del confronto fra i segni, non dovrebbero esserci differenze di rilievo per quel che concerne l’individuazione del pubblico interessato, i tre livelli (visivo, fonetico e concettuale) del confronto, la disciplina specifica dei marchi c.d. complessi, il rilievo della capacità distintiva, anche acquisita, del marchio anteriore per il confronto e per l’accertamento del rischio di confusione[146].

Il rischio di confusione visualizzato dalla norma può valutarsi rispetto a marchi di fatto vivi e vitali, non a simulacri di marchi. Il segno esplica il proprio potere invalidante nei confronti di una registrazione successiva finché esso resti dotato di notorietà generale sul mercato. Questa notorietà generale ben può permanere per un certo periodo di tempo anche dopo la cessazione dell’uso, e precisamente fintantoché il pubblico possa continuare a ritenere che quel segno valga a ricondurre a una certa origine imprenditoriale beni da esso contraddistinti. Quindi, l’estinzione del potere invalidante del marchio di fatto dipende dalla rilevazione del venir meno della sua notorietà generale e non dal decorso di un periodo prefissato di non uso, quale quello stabilito per i marchi registrati dalle previsioni in materia di decadenza[147], anche se è naturalmente plausibile e legittima l’inferenza che la cessazione dell’uso per un periodo di tempo prolungato (rispetto alla durata e alle dimensioni dell’uso precedente) non possa che far venire meno la notorietà di cui il segno fosse stato dotato in passato[148]. È da ritenersi quindi che all’azione di nullità di un marchio nazionale sia di ostacolo la circostanza che al momento dell’azione il marchio di fatto anteriore non possegga più notorietà attuale, anche se l’avesse posseduta al momento del deposito del marchio successivo[149], e che anzi ne sia cessato il ricordo fra il pubblico[150]. Se invece il marchio ancora possiede notorietà attuale, a nulla rileva che esso fosse in origine registrato e che il titolare abbia omesso di rinnovare la registrazione. La notorietà generale è, infatti, necessaria ma anche sufficiente, a prescindere dalla circostanza che essa sia il risultato dell’uso nel periodo anteriore o successivo alla scadenza della registrazione; e la conclusione vale a fortiori nel caso in cui il titolare abbia continuato nell’uso in data successiva alla scadenza medesima[151].

77.5. Altri profili applicativi. Come si è detto, la presenza di un marchio di fatto anteriore confliggente con una registrazione successiva assume rilievo in momenti diversi nei confronti della registrazione di un marchio nazionale e di un marchio comunitario[152].

Vi sono altre asimmetrie a seconda che la registrazione successiva concerna un marchio nazionale o comunitario. Per un verso è vero che, come la notorietà generale di un marchio di fatto su tutto il territorio nazionale toglie novità a una successiva registrazione nazionale, così la presenza di un marchio non registrato (sempre nazionale) che non abbia «portata puramente locale» e conferisca un diritto esclusivo nell’ordinamento di uno Stato membro è di ostacolo alla successiva registrazione di un marchio comunitario[153]. Fra le due situazioni vi è per altro verso una prima differenza, già segnalata – le due nozioni di portata locale non coincidono alla perfezione –[154], cui si aggiunge una seconda e ulteriore differenza[155]: a livello nazionale l’imprenditore preutente può, dopo avere provocato la nullità del marchio successivo, ottenere la registrazione a proprio nome. Non è però affatto detto che possa fare altrettanto a livello comunitario, ove possono esservi altri preusi nazionali confliggenti, a loro volta opponibili.

Ci si domanda se il successivo registrante di un marchio nazionale possa fare a sua volta valere l’assenza dei requisiti richiesti per la protezione del marchio di fatto anteriore invocato per invalidare la registrazione. Si può fin d’ora rilevare[156] che non vi è dubbio che l’eccezione (o la riconvenzionale) possa essere sollevata anche dal registrante per quanto concerne il difetto dei requisiti corrispondenti agli impedimenti assoluti; anche se non è detto che l’eventualità sia particolarmente frequente o probabile, visto che, se davvero i segni sono simili, lo stesso impedimento spesso potrebbe vulnerare anche la registrazione successiva. Quanto all’assenza dei requisiti corrispondenti ai motivi di nullità relativa, che possano viziare il marchio di fatto anteriore, si è sostenuto che essi potrebbero essere fatti valere solo dal terzo che sia titolare del diritto (a sua volta) anteriore e confliggente[157]; e ciò per ragioni di coerenza sistematica[158]. A questa tesi si è obiettato che la limitazione della legittimazione costituirebbe sempre per sua natura norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica[159]. Questa seconda impostazione appare preferibile, fra l’altro perché coerente al regime di favor registrationis che caratterizza il nostro diritto[160].

La situazione si presenta più complessa quando il marchio registrato cui si riferisce l’opposizione o l’azione di nullità sia comunitario: in questo caso occorre ancor una volta fare i conti con la regola secondo la quale nel procedimento comunitario non si può discutere della validità del segno distintivo anteriore nazionale fatto valere, la cui valutazione va operata alla stregua della legge nazionale ed è riservata al giudice nazionale[161].

Il marchio nazionale registrato successivo non manca di novità quando l’uso anteriore di un marchio di fatto che venga a esso opposto sia a sua volta anticipato dall’uso del medesimo segno da parte del registrante[162]. Se il marchio successivamente registrato sia però comunitario, non muta il principio né la legge applicabile (nazionale) che ne è fondamento; ma la sua applicazione nel procedimento comunitario di opposizione o di nullità può trovare ancora una volta (provvisorio) ostacolo nella regola menzionata al termine del precedente capoverso.

78. (Segue). B) Il marchio preusato localmente[163] |Torna al sommario|

Una disciplina assai diversa si applica invece quando il marchio di fatto anteriore rispetto a un marchio nazionale successivamente registrato non superi una certa soglia territoriale ed “importi notorietà puramente locale”, secondo la dizione della terza proposizione della lett. a) dell’art. 12.1 c.p.i. In questo caso l’uso precedente del marchio di fatto – il c.d. “preuso locale” – non costituisce impedimento alla registrazione successiva. Si tratta di una regola simmetrica a quella che vale nei confronti della registrazione successiva di un marchio comunitario, quando il marchio nazionale anteriore sia “di portata locale” (artt. 8, par. 4 e 111 r.m.c.)[164]; salvo che il parametro cui ragguagliare la portata locale o meno del diritto anteriore è nell’un caso nazionale, nell’altro comunitario. Quale sia l’esatta relazione fra i due parametri è questione che si presta a discussione, anche se può assumersi che la portata locale di diritto comunitario debba necessariamente essere maggiore, piuttosto che inferiore a quella locale; e può ipotizzarsi che fra i due parametri possa istituirsi una correlazione non dissimile a quella che si è venuta delineando nell’individuare il rapporto fra le coordinate geografiche della nozione di notorietà ai fini del terzo conflitto nel diritto comunitario e, rispettivamente, nazionale. È comunque facile comprendere come il perimetro della notorietà puramente locale costituisca l’altra faccia della medaglia della notorietà generale che produce l’invalidità della registrazione[165]; e come esistano ragioni giuspolitiche importanti – anche al fine di accorciare le distanze fra la disciplina del marchio nazionale e quello comunitario –[166] per argomentare che oggi debbano ascriversi alla dimensione puramente locale anche situazioni che in passato erano state concepite come di rilievo nazionale.

In questa prospettiva, è verosimile che trovino un posto fra i marchi a notorietà locale soprattutto alcune tipologie di marchi: quelli che designino produzioni tipiche, come anche servizi con un raggio di attività limitato, magari in ragione di limitazioni imposte da normative amministrative[167]. La prova del preuso anteriore non è limitata alla produzione e vendita dei beni contraddistinti dal segno preusato, ma anche al conseguimento di una notorietà, sia pur limitata al bacino locale di utenza ma comunque tale da far nascere un’associazione nel pubblico fra quel segno e l’impresa preutente[168].

A quali regole debbono attenersi nei loro reciproci rapporti il titolare del marchio preusato localmente e quello del marchio successivamente registrato?

Non vi è dubbio che il marchio preusato localmente non possa espandersi ulteriormente rispetto alla zona in cui era “noto” al momento del deposito successivo: tanto dispongono espressamente l’art. 12.1, lett. a), c.p.i. e la disposizione codicistica parallela contenuta nell’art. 2571 c.c.[169]. Sicuro è anche che il marchio stesso possa negli stessi limiti fatto valere contro terzi inautorizzati[170].

Ci si chiede però se entro quella zona il diritto del preutente sia esclusivo e opponibile anche al successivo registrante del marchio nazionale; oppure se quest’ultimo possa ivi coesistere con quello preusato. Come si è visto, il diritto comunitario scorge in questo caso un’interferenza fra marchio registrato comunitario successivo e segni distintivi anteriori radicati nel diritto nazionale; e preferisce rimettere la soluzione del conflitto ai diritti nazionali di volta in volta interessati[171]. Anche con riguardo al corrispondente conflitto fra il marchio nazionale registrato successivo e il diritto anteriore di portata locale, il legislatore comunitario, all’art. 6, par. 2, direttiva, attribuisce ampia libertà di scelta ai legislatori nazionali.

Dal canto suo, la nostra giurisprudenza tendeva a escludere che il titolare del marchio registrato potesse usare il segno nella zona di preuso locale. Alla base di questa soluzione stava la convinzione che l’uso simultaneo dello stesso segno o di segni simili per gli stessi generi di prodotti possa ingenerare confusione nei consumatori e che questo pericolo vada in radice evitato impedendo sovrapposizioni[172].

Si tratta di un’impostazione molto tradizionale[173]. Si sono però nel frattempo moltiplicate le ipotesi di uso simultaneo dello stesso segno ad opera di operatori economici indipendenti da considerarsi legittime per previsione normativa espressa o implicita[174]. La legge prevede del resto adeguati correttivi quando l’uso del segno rischi di divenire ingannevole[175], che possono arrivare alla decadenza del marchio[176]. La prima soluzione imporrebbe un sacrificio del titolare del marchio registrato che appare oggi inesigibile: astenersi da tutte le modalità di impiego del segno – fra cui la pubblicità televisiva o su giornali a circolazione nazionale; e oggi anche la pubblicità online – che possano avere riflessi sulla zona di preuso locale. Per questo appare oggi preferibile[177] la regola opposta, secondo cui il registrante può impiegare il segno anche nella zona di preuso, mentre il preutente non può agire al di fuori di essa. Questa regola, che sancisce quello che si potrebbe designare come un “duopolio asimmetrico”, del resto, appare assai più in sintonia con la tendenza in atto a rivalutare il momento della registrazione come fatto costitutivo del diritto[178]. Questa è dunque la soluzione da seguire in caso di successiva registrazione di un marchio nazionale; e anche, grazie al rinvio operato dal diritto comunitario al diritto nazionale[179], in caso di successiva registrazione di marchio comunitario.

79. (Segue). C) Il conflitto con una ditta, insegna o nome a dominio anteriori |Torna al sommario|

Abbiamo visto come la presenza di “altri contrassegni” anteriori “ed utilizzati nella normale prassi commerciale” sia considerata unitariamente – insieme con la presenza di marchi di fatto precedenti – dal diritto comunitario, in relazione naturalmente alla registrazione di un marchio comunitario successivo (art. 8, par. 4, r.m.c.). Dal canto suo, il legislatore interno fa oggetto di una disposizione specifica questa eventualità: esso delinea come motivo di nullità della registrazione di un marchio nazionale la circostanza che al momento del deposito il segno sia identico o simile “ad un segno già noto come ditta, denominazione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo adottato da altri” (art. 12.1, lett. b), c.p.i.) a condizione che ricorra il rischio di confusione (definito nei termini, ormai consueti, del conflitto di secondo tipo).

In queste disposizioni normative, apparentemente così semplici e lineari, è racchiusa una serie di nodi interpretativi non facili da sciogliere. Alcuni sono simmetrici a quelli appena incontrati a proposito del conflitto con i marchi non registrati anteriori e attengono alla determinazione del potere invalidante del segno distintivo di fatto anteriore – qui: la ditta, l’insegna, il nome a dominio e gli altri segni distintivi anteriori[180] – come anche della fattispecie costitutiva corrispondente. Le questioni aperte nell’esegesi delle norme non si fermano però qui. Ai fini della loro corretta applicazione ci si deve infatti altresì domandare se il potere invalidante dei segni distintivi anteriori nei confronti di una registrazione successiva di marchio (nazionale, ma anche comunitario) confliggente presupponga un qualche collegamento qualificato fra il segno anteriore e i beni e servizi offerti sul mercato dal suo titolare; se la previsione nazionale, anche letta in congiunzione con l’art. 22 c.p.i., effettivamente sancisca il principio della c.d. unitarietà dei segni distintivi e quali siano gli “altri segni distintivi” che, pur essendo menzionati dalla norma, non sono da essa esplicitamente indicati.

Affrontiamo questi diversi profili nell’ordine ora enunciato, focalizzando in un primo momento l’analisi sulla ditta per poi estenderla agli altri segni distintivi considerati dalla norma.

79.1. Il potere invalidante della ditta nei confronti di un marchio registrato successivo confliggente. Ragioni di coerenza sistematica consigliano di seguire anche qui il suggerimento[181] di reperire nel “rischio di confusione per il pubblico” determinatosi “a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dell’identità o affinità dell’attività di impresa”, esercitata dal titolare della ditta “ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato” di cui all’art. 12.1, lett. b), c.p.i., il presupposto esplicito del potere invalidante della ditta anteriore nei confronti di un marchio registrato successivo e al contempo il presupposto implicito del suo ius excludendi, semprenei confronti di una registrazione di marchio (nazionale e, grazie al rinvio operato dal par. 4 dell’art. 8 r.m.c., anche comunitario). È vero che questa soluzione porta a una frammentazione dei presupposti della tutela della ditta, che, in questa prospettiva, verrebbero distribuiti su tre distinte previsioni: quella dell’art. 2564 c.c. nei confronti di una ditta successiva, quella di cui all’art. 12.1, lett. b), c.p.i. nei confronti di un marchio registrato e infine dell’art. 2598, n. 1, c.c. nei confronti dei segni distintivi diversi dalla ditta e dal marchio registrato. Si tratta peraltro di un costo, tutto sommato, modesto sul piano operativo[182], a fronte del quale stanno molteplici benefici, fra cui va annoverata, insieme con la coerenza sistematica che suggerisce la scelta, l’eliminazione del disallineamento che altrimenti si produrrebbe fra il diritto interno e quello comunitario, che, come si è ripetutamente constatato, delinea il potere invalidante di tutti i segni di fatto e quindi della ditta non meno che del marchio di fatto attraverso il richiamo al “diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo”[183].

79.2. La “notorietà qualificata” della ditta come fattispecie costitutiva del suo potere invalidante. In passato si segnalava come la principale differenza fra il regime della ditta e quello del marchio di fatto preusato stesse nelle regole rispettivamente applicabili a questi due segni distintivi sotto il profilo del modo di acquisto del diritto[184]. Essi erano entrambi basati sull’uso o, più precisamente, sulla notorietà conseguente all’uso[185]; e tuttavia il regime applicabile al marchio non registrato finiva con l’accordare a questo una tutela più ampia di quella disponibile alla ditta[186]. Questa non era mai protetta se non nell’ambito territoriale in cui essa fosse usata e/o conosciuta, sia pure tenendo conto degli sviluppi potenziali dell’attività dell’impresa; mentre, una volta accertato che il marchio di fatto fosse usato oltre a un ambito locale, all’epoca inteso per di più in modo assai generoso a favore del preutente[187], al suo titolare competeva la facoltà sia di provocare la nullità di un marchio registrato successivo sia di vietarne l’uso[188].

La situazione pare essere oggi cambiata radicalmente.

Il diritto comunitario, nel disciplinare il potere invalidante dei segni di fatto nei confronti di una registrazione di marchio successiva[189], non pone ai legislatori nazionali alcun vincolo, se non quello relativo al necessario parallelismo fra il potere invalidante e la sfera di protezione[190]. In questa prospettiva, la scelta del legislatore italiano di disciplinare con disposizioni sostanzialmente sovrapponibili il potere invalidante dei marchi non registrati e degli altri segni distintivi di fatto e di ricollegare il potere in questione alla circostanza che i segni distintivi anteriori possano considerarsi, con espressione identica nelle due proposizioni normative, “noti”, sembra stare a indicare una volontà legislativa di individuare la nozione di notorietà cui è ricollegato il potere invalidante (ed escludente) degli uni e degli altri segni di fatto in una prospettiva unificante.

Dunque, oggi vi sono assai buone ragioni per lasciarsi alle spalle la divergenza di regimi che fino alla Novella del 1992 avevamo ereditato dal passato e per ripercorrere anche con riferimento alla ditta le tappe attraverso le quali si è individuata la nozione di “notorietà qualificata”: in primo luogo il suo ancoramento alla nozione di rischio di confusione per il pubblico[191]; in secondo luogo le dimensioni economiche, territoriali e il perimetro merceologico desunto a partire dal rischio di confusione[192]; in terzo luogo, la limitazione del conflitto ai casi di rischio di confusione[193].

In termini operativi ciò comporta che, anche per la ditta, si abbia una tendenziale coincidenza della sfera del potere invalidante con quella dello ius excludendi; il che non esclude però, neppur in questo caso, che possa manifestarsi ancora una volta una qualche eccedenza del potere invalidante della ditta, ogni qualvolta essa sia usata e conosciuta su di una larga porzione del territorio nazionale, o, in altri termini, abbia una “portata” non meramente “locale”[194]; nel qual caso essa potrà invalidare un marchio successivo confliggente, anche se resta fermo che essa non sarà dotata di ius excludendi nei confronti di segni distintivi pur confliggenti nelle porzioni di territorio in cui essa non sia nota (esattamente come avviene nel caso del marchio di fatto)[195].

79.3. In particolare: sulla questione della necessità dell’uso della ditta (anche) in funzione distintiva di beni. Un profilo richiede una considerazione più circostanziata. A proposito del concetto di “notorietà qualificata”, si è sottolineato come – in relazione ai marchi di fatto – questa nozione presupponga la consapevolezza del pubblico interessato che il segno anteriore in questione è impiegato come marchio, vale a dire come segno che distingue i prodotti provenienti da un determinato imprenditore da quelli di provenienza diversa[196]. Ora, se questa caratterizzazione ha buone ragioni dalla sua con riferimento a un marchio di fatto anteriore, essa non si presta per contro a essere trasposta meccanicamente alla “notorietà qualificata” della ditta, posto che, qualunque sia la ricostruzione di questo segno distintivo che si preferisca accogliere[197], è da escludersi che essa vada ricollegata alla funzione distintiva dell’origine di prodotti e servizi.

Si ripresenta dunque qui un quesito già incontrato nel corso dell’analisi della disciplina degli impedimenti relativi specificamente riferiti al marchio comunitario successivo[198]: qualora la ditta sia adottata e usata al solo fine di identificare il soggetto imprenditore e la sua attività sul mercato, in assenza di un collegamento qualificato del segno in questione con i beni immessi sul mercato dal suo titolare – perché ad es. essi siano muniti di altro marchio –, si tratta di verificare se al titolare della ditta in questione sia purtuttavia attribuito il diritto di vietare l’uso di un marchio identico o simile per i beni corrispondenti a quelli che rientrano nel suo campo di attività. Per la verità, fino ad oggi si è formata giurisprudenza comunitaria solo sul quesito inverso, se il diritto anteriore sul marchio consenta di vietare l’uso di una ditta identica o simile in un settore di attività non distante[199]; e pare difficile riferire i risultati, del resto non sicurissimi[200], conseguiti a questo specifico riguardo per dare soluzione alla questione se il titolare di una ditta possa vietare l’uso di un marchio successivo solo in quanto sia riscontrabile un collegamento qualificato del segno anteriore con beni immessi sul mercato dal suo titolare. A questo proposito va peraltro considerato che la questione relativa ai presupposti del conflitto fra ditta anteriore e successiva registrazione di marchio (nazionale o comunitario), diversamente dal quesito inverso, è materia interamente rimessa al diritto interno[201]. Da questo punto di vista, la stessa dizione letterale della previsione di cui alla lett. b) dell’art. 12.1 c.p.i., isolatamente considerata ed, a maggior ragione, se confrontata con la lett. a) della stessa norma, sembra essere basata sull’assunto che rischio di confusione possa darsi anche nei rapporti fra la ditta anteriore e il marchio successivo. Invero, la lett. b) dell’art. 12.1 c.p.i. ipotizza che uno dei due fattori dal cui congiunto operare può derivare il rischio di confusione sia “l’identità o l’affinità fra l’attività di impresa da questi (scil.:il titolare della ditta anteriormente adottata) esercitata e i prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato”[202], parificando così questa situazione all’“identità o affinità fra i prodotti o servizi” di cui alla la lett. a) della stessa previsione. Va al riguardo peraltro sottolineato come il rischio del ricorrere di un conflitto effettivo presupponga l’“adozione” della ditta e quindi un comportamento che va al di là dell’uso episodico e occasionale e che richiede una presenza stabile del segno sul mercato[203]. Se il congiunto operare dell’identità o dell’affinità fra attività di impresa esercitata dal titolare della ditta anteriormente adottata e i beni per cui il marchio successivo da un lato e l’identità o somiglianza dei segni possano produrre un rischio di confusione, è accertamento che deve essere effettuato in concreto, sulla base delle circostanze del singolo caso, come, del resto, si è visto essere la regola nel caso di un conflitto fra un segno anteriore di fatto e una registrazione successiva[204].

Ora, provandosi a ricostruire una improvvisata tipologia di situazioni ricorrenti, è abbastanza verosimile che l’adozione e l’uso di una ditta anteriore cui si accompagni l’impiego di un marchio completamente diverso dalla ditta medesima sui prodotti immessi sul mercato dal primo imprenditore difficilmente sia produttivo del rischio di confusione ad opera di un marchio successivo identico o simile alla sola ditta anteriormente adottata, quando quest’ultima resti in ipotesi non visibile agli occhi del pubblico al momento dell’acquisto del bene. Per contro, è altrettanto verosimile che la ditta adottata da un’impresa che opera nel campo dei servizi e quindi impiegata sui documenti (stampati, polizze, moduli contrattuali) in cui si esplica l’attività possa subire una confusione ad opera di un marchio di servizio nello stesso settore o in settori contigui a quello di attività del titolare della ditta anteriore. In questo caso, infatti, i servizi del nuovo venuto ben possono essere ascritti all’attività del titolare della ditta anteriore. D’altro canto, la giurisprudenza ha chiarito che la ditta può trovarsi in una relazione qualificata con i beni “anche in assenza di apposizione” del segno corrispondente alla prima sui secondi, quando il segno medesimo venga impiegato “in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta” la ditta “e i prodotti commercializzati”, come è nel caso di un negozio che consegni alla clientela tutti i beni anche di produzione altrui riponendoli in una busta, contenitore, shopper o sacchetto che rechi in caratteri ben visibili la propria ditta[205]. Cosicché ancor una volta il criterio decisivo appare dover essere reperito nella percezione del pubblico: il rischio di confusione fra ditta anteriore e marchio registrato successivo va precisato come rischio che il pubblico ascriva anche i beni contraddistinti con il marchio successivo all’attività dell’impresa titolare del diritto anteriore.

79.4. Il c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi. Ad avvalorare questa conclusione si potrebbe richiamare l’opinione largamente diffusa secondo la quale la previsione di cui alla lett. b) dell’art. 12.1, insieme con l’art. 22 c.p.i., consacrerebbero definitivamente l’emersione del principio dell’unitarietà dei segni distintivi, già da lungo tempo accolto dalla dottrina[206]. Secondo questa prospettiva[207], il rischio di confusione non si produrrebbe solo nel caso di interferenza fra segni distintivi di tipo omogeneo (ad es. fra marchi registrati; o fra marchio di fatto e marchio registrato) ma anche in quello di interferenza fra segni distintivi di tipi diversi, come, nelle situazioni fin qui considerate, la ditta e il marchio. Il principio dell’unitarietà dei segni distintivi andrebbe però oltre all’interferenza fra ditta e marchio; infatti, fra i segni suscettibili di reciproco conflitto andrebbero annoverati secondo le due disposizioni appena richiamate anche segni distintivi che si collocano su di un piano leggermente sfalsato rispetto alla ditta, come la ragione o denominazione sociale, cui fin dai tempi della Novella va aggiunta l’insegna. Con il Codice ha trovato emersione per la prima volta anche il nome a dominio; anche questo segno, che contraddistingue un sito web e può assumere rilievo come segno distintivo d’impresa quando attraverso il sito venga svolta attività economica, è immediatamente stato arruolato fra i segni distintivi suscettibili di conflitto con una registrazione successiva di marchio abbracciati dal principio di unitarietà. La stessa sorte hanno conosciuto, con il decreto correttivo, gli “altri segni distintivi” anteriormente adottati.

Una regola attributiva di rilevanza al conflitto fra tipi diversi di segni trova in effetti la propria ragione nella constatazione per cui i diversi tipi di segno distintivo tendono nella realtà del processo economico a convergere fra di loro sotto il profilo funzionale e nella percezione del pubblico, anche se permangono differenze concettuali che consentono di tenerli distinti sul piano teorico. Occorre infatti considerare che, anche se in teoria i diversi segni distintivi – marchio, ditta, insegna – si differenziano nettamente quanto al loro oggetto[208], nella pratica i confini fra di essi tendono a diventare sempre più labili. Quando sulla pubblicità di una vettura si incontri il segno «FIAT», non sempre è chiaro se si sia venuti in contatto con il marchio (generale) che contraddistingue le vetture pubblicizzate o con la denominazione sociale dell’impresa che le immette sul mercato. Ed è fuor di discussione che i diversi tipi di segni distintivi, se identificano oggetti che sono almeno concettualmente distinti (rispettivamente: i beni; l’attività; il soggetto titolare dell’impresa sociale; i locali; il sito web), ricollegano poi ciascuno di essi, in quanto momenti in cui si articola l’esercizio dell’impresa, a un unico centro unificatore, che è costituito da un imprenditore o da un’impresa determinati (a seconda che si accolga la prospettiva del soggetto o quella dell’attività). Cosicché l’eventualità stessa che più imprenditori possano utilizzare segni simili, ancorché in funzioni tipologicamente diverse, può certamente evocare, almeno in linea teorica, il pericolo di una confusione del pubblico.

L’interprete deve tuttavia domandarsi se, prendendo atto della possibile rilevanza del conflitto fra segni appartenenti a tipi diversi, questa debba – e possa – necessariamente tradursi nell’accoglimento di un principio di unitarietà dei segni distintivi inteso in modo rigido e inflessibile. Ciò avverrebbe se il principio venisse interpretato come assolutizzazione della regola prior in tempore, potior in iure e quindi sancisse sempre e comunque la prevalenza dell’imprenditore che completi la fattispecie acquisitiva del diritto su uno qualsiasi dei segni distintivi nei confronti nei confronti di qualunque segno distintivo identico o simile impiegato per settori di attività simili.

Alcune fra le ragioni di esitazione verso l’integrale accoglimento del principio di unitarietà dei segni distintivi, pur baldanzosamente enunciato dal legislatore nazionale nella rubrica dell’art. 22 c.p.i., stanno nel rapporto fra il diritto interno e quello comunitario. Sotto questo profilo, occorre tenere conto della circostanza che il diritto comunitario, che pur ammette la possibilità di conflitto fra segni tipologicamente diversi[209], non pare assumere affatto però che questa sia un’evenienza necessaria e tantomeno inevitabile[210].

Di fronte a questo possibilismo comunitario, viene da domandarsi per quale ragione il legislatore nazionale avrebbe voluto vincolare le mani all’interprete sancendo un principio impegnativo come quello dell’unitarietà dei segni distintivi inteso nella sua versione massimalistica. L’interrogativo si ripresenterà con riferimento alla questione, inversa, se il diritto su di un marchio anteriore sia violato dall’uso di un segno distintivo di impresa diverso dal marchio, che trova la propria disciplina nelle previsioni rispettivamente dell’art. 5, par. 5 della direttiva e dell’art. 22 c.p.i. Se a quest’ultimo riguardo occorrerà anche domandarsi quale interpretazione della previsione nazionale sia conforme al precetto comunitario[211], si può per l’intanto constatare come il legislatore nazionale disponga invece di completa libertà nel caso invero e quindi nel delineare i presupposti del potere invalidante di segni distintivi diversi dal marchio nei confronti di una registrazione successiva di marchio[212].

Vero è però che, anche nella prospettiva che qui interessa, già si sono incontrate valide ragioni per attenuare e smorzare in misura significativa la portata del principio dell’unitarietà. La soluzione alla questione se una ditta anteriore interferisca con una registrazione come marchio di un segno identico o simile per beni in tutto o in parte sovrapponibili dipende non solo dall’operare congiunto dei due fattori consueti nell’analisi del conflitto del secondo tipo (l’identità o somiglianza di segni e beni) ma anche dalla considerazione in concreto di circostanze ulteriori. Quali poi siano queste circostanze, è presto detto. Con riguardo alla ditta anteriore, si è visto che esse attengono a fattori come l’accertamento dell’adozione del segno, intesa come comportamento produttivo di una presenza stabile sul mercato dell’impresa contraddistinta, l’individuazione di un nesso qualificato fra il segno distintivo anteriore e i beni offerti sul mercato dall’imprenditore che ne sia titolare, l’apposizione o meno di marchi (diversi dal segno anteriore) sui prodotti, la qualificazione come prodotti o servizi dei beni offerti dall’imprenditore preutente[213].

È possibile ora generalizzare l’analisi, provandosi a fornire criteri che possano essere utilizzati anche a proposito di segni distintivi anteriori diversi dalla ditta, osservando che la questione se fra il segno distintivo anteriore e la registrazione successiva vi sia conflitto va valutata in concreto e non in astratto[214] e, quindi, attribuendo peso non solo alla qualificazione del segno anteriore ma alle modalità effettive con cui questo sia usato sul mercato; e tenendo presente come stella polare che la valutazione corrispondente è costituita dal ricorrere di un rischio di confusione nel pubblico e quindi va condotta avendo riguardo alla percezione del pubblico interessato. Insomma: per accertare se ricorra un conflitto rilevante ai sensi della lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. non ci si può arrestare a domandarsi se il segno anteriore vada qualificato come ditta, ragione o denominazione sociale, insegna o nome a dominio; ma occorre anche chiedersi se, misurata la notorietà di cui quel segno gode su quel mercato, ci si possa attendibilmente aspettare che il pubblico, vedendo lo stesso o simile segno usato come marchio da un imprenditore successivo, possa erroneamente ricondurre i beni così contraddistinti all’attività dell’impresa esercitata del titolare che è individuato dal segno anteriore.

Accogliendo uno schema di riferimento come questo, non viene negato il principio dell’unità dei segni distintivi, il cui accoglimento, del resto corrisponde a un’opzione legislativa espressa che, in assenza di contrasto con il diritto comunitario sovraordinato, non può essere disattesa. Se ne riconduce piuttosto l’operatività entro coordinate plausibili, col negare che il principio costituisca un automatismo e affermando che esso indica ipoteticamente una possibile interferenza anche fra segni di tipo diverso, il cui ricorrere nel caso concreto va comunque misurato sulla base della percezione del pubblico interessato.

Quanto all’individuazione della sede nella quale può essere fatta valere l’invalidità della successiva registrazione e alla relativa legittimazione, le regole sono identiche a quelle considerate nel precedente paragrafo[215]. A ciò si aggiunga che sul piano del diritto interno parrebbe doversi negare il permanere dell’efficacia invalidante che i segni distintivi ora considerati avessero al momento del deposito del marchio posteriore, qualora al momento della proposizione dell’azione di nullità essi non posseggano più notorietà attuale[216].

79.5. Il perimetro del principio di unitarietà dei segni distintivi. Come si è visto, il legislatore nazionale ipotizza che il motivo di nullità della registrazione successiva sia costituito dalla preesistenza di alcuni segni distintivi anteriori specificamente indicati: la ditta, la ragione e la denominazione sociale, l’insegna, il nome a dominio[217]. A questo elenco il decreto correttivo ha aggiunto il riferimento agli “altri segni distintivi” che possano interferire con la registrazione successiva di un segno identico o simile come marchio, senza indicare esplicitamente quali possano essere le entità ricomprese nella norma. I segni candidati a collocarsi in posizione confliggente non sono né pochi né di poca importanza: già la sommaria ricognizione operata in relazione alla disposizione parallela del regolamento, l’art. 8, par. 4, r.m.c., ha portato alla ribalta i titoli delle opere dell’ingegno, i titoli e le testate dei giornali, le indicazioni geografiche, i disegni o modelli, le denominazioni varietali come anche i segni distintivi atipici[218].

Si avrebbe ragione di dubitare dell’opportunità, come anche della legittimità comunitaria, dell’estensione del principio dell’unità dei segni distintivi anche a questi “altri” segni, diversi da quelli espressamente menzionati dalla lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i., se il principio fosse inteso inflessibilmente e fosse sufficiente che un’entità fosse riconducibile a una qualsivoglia fra le tipologie di segni ora inventariate per concludere che il segno corrispondente possegga sempre e comunque potere invalidante della registrazione successiva di marchio (nazionale o comunitario) identico o simile, in presenza di somiglianza di segni e affinità di settori. A diversa conclusione si può però pervenire quando il principio dell’unitarietà dei segni distintivi venga inteso non come automatismo ma come regola tendenziale e quindi alla stregua di una ipotesi normativa di valutazione del conflitto, da confermare sulla base delle circostanze concrete del caso, secondo quanto si è appena suggerito[219].

In questa prospettiva il conflitto fra questi “altri” segni ora menzionati dalla lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. e una registrazione successiva pare dovere seguire un percorso snodantesi in tre tappe. Prima di tutto, si tratta di verificare se il conflitto fra quell’entità e una registrazione successiva di marchio sia espressamente disciplinato da una previsione specifica del Codice o della normativa in tema di segni distintivi, come è nel caso delle denominazioni geografiche[220]; se così è, occorre aver riguardo alle regole di settore in ossequio al principio di specialità[221]. In secondo luogo, si tratta di verificare quale sia il contenuto della protezione che il diritto interno accorda a quell’entità e quale ne sia la fattispecie costitutiva: una volta assodati l’esistenza di uno ius excludendi e la presenza dei presupposti per il suo esercizio, la fattispecie può essere incanalata lungo i binari di valutazione offerti dalla previsione facoltizzante contenuta della direttiva[222] e dalla disposizione di identico contenuto del regolamento[223], che ricollegano il potere invalidante del segno anteriore al “diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo”. In terzo luogo, si tratta di verificare se in concreto e nella percezione del pubblico interessato l’interferenza fra il segno “altro” e il marchio registrato successivo possa ingenerare un rischio di confusione, inteso come ascrizione all’impresa esercitata dal titolare del diritto anteriore anche dei beni contraddistinti dalla registrazione successiva; dove alla risposta affermativa al quesito consegue l’applicazione delle previsioni che sanciscono l’impedimento e il motivo di nullità della registrazione successiva[224].

Val la pena di osservare, aprendo una parentesi, che questo approccio consente anche di impostare in maniera adeguata la questione se il principio di unitarietà dei segni distintivi valga solo “verticalmente”, nei rapporti fra un segno anteriore e un marchio successivo e fra un marchio anteriore e un segno successivo, oppure anche “orizzontalmente”, nei reciproci rapporti fra segni distintivi diversi (ad es. insegna nei confronti di ditta; oppure slogan rispetto a un nome a dominio). La seconda soluzione è preferibile. Si tratta infatti di conflitti che possono vantaggiosamente venire inquadrati a partire dal principio dell’unitarietà dei segni distintivi, a patto che questo venga inteso come regola tendenziale e non come automatismo.

79.6. I limiti al potere invalidante dei segni distintivi anteriori al marchio registrato. Il diritto sul segno distintivo anteriore nazionale, invocato per fare valere la nullità del marchio registrato successivo, non è sempre e necessariamente valido. Anche in questo caso[225], il successivo registrante di un marchio nazionale può a sua volta fare valere i motivi di nullità che vizino il segno anteriore invocato per invalidare la registrazione, paralizzando così l’azione corrispondente; il successivo registrante comunitario può d’altro canto incontrare l’ostacolo procedurale consueto[226].

Ci si potrebbe peraltro domandare che cosa avvenga quando due imprenditori impieghino simultaneamente il proprio patronimico come ditta: come è perfettamente compatibile dato il ridotto ambito di protezione territoriale di questo segno distintivo, che nei reciproci rapporti fra due ditte è desumibile dalla previsione dell’art. 2564 c.c.[227]. La situazione differisce da quella appena analizzata sotto un profilo importante: entrambi i diritti anteriori sono validi e si tratta quindi di vedere quale di essi prevalga, quando uno degli imprenditori in un momento successivo decida di registrare come marchio la ditta da lui in precedenza legittimamente usata. A chi compete dunque il diritto di usare lo stesso segno anche come marchio? In passato si era sostenuto[228], all’epoca fondatamente, che tale prerogativa spettasse a quello dei titolari della medesima ditta che per primo si risolvesse a impiegare il segno anche come marchio. È poi sembrato che questa regola di soluzione del conflitto dovesse essere abbandonata in conseguenza dell’accoglimento del principio dell’unità dei segni distintivi. In questa prospettiva si potrebbe pensare che la prima ditta, pur non rendendo necessariamente illegittima quella successiva coincidente, sarebbe comunque di impedimento alla registrazione di un segno confliggente come marchio, anche quando il successivo utilizzatore della ditta avesse per così dire “battuto sul tempo” il primo nella registrazione del marchio[229]. Quest’ultima impostazione non mi pare più del tutto convincente: visto che il principio dell’unitarietà dei segni distintivi non va inteso come inflessibile automatismo, occorrerà chiedersi se in concreto la prima fra le ditte anteriori, pur essendo convissuta serenamente con una ditta successiva coincidente, confligga davvero con il marchio successivo adottato dal titolare di quest’ultima; e la risposta al quesito, anche qui, pare dovere dipendere essenzialmente dalla dimensione geografica (locale o generale) del primo uso[230] e dalla percezione del pubblico interessato[231].

79.7. Il preuso locale della ditta, dell’insegna e degli altri segni distintivi anteriori. Quanto al preuso locale, le previsioni della lett. b) e della lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. manifestano un parziale parallelismo. “L’uso precedente del segno,” – recitano entrambe – “quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità”. La norma che qui interessa lett. b), assume, dunque, che l’uso di fatto dei segni presi in considerazione possa anche avere una dimensione locale. Assunto questo che sicuramente è confermato dall’esperienza per quello che concerne la ditta, la ragione, la denominazione sociale e l’insegna; come è altrettanto sicuramente smentito dall’esperienza con riguardo ai nomi a dominio, visto che la rete è presente dappertutto e in nessun posto in particolare e quindi un uso di portata locale del nome a dominio è più difficilmente immaginabile.

Non sembrano esserci particolari controindicazioni a pensare che anche gli “altri” segni distintivi, non nominati espressamente dalla previsione di cui all’art. 12, 1° comma, lett. b), c.p.i., come la testata del giornale piuttosto che lo slogan, possano essere noti nell’ambito di una dimensione puramente locale. Si tratta piuttosto di stabilire sulla base di quali criteri vada stabilito il carattere locale della notorietà prodotta dall’uso di questi segni. I punti di riferimento non mancano e vanno dalla “portata non meramente locale” di cui al par. 4 dell’art. 8 r.m.c., che, si ricorderà, è parametrata sul diritto comunitario, come è logico visto che la nozione esplica i suoi effetti sulla validità di un marchio comunitario[232]; al preuso locale del marchio di cui all’appena ricordata previsione di cui alla lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i.[233], che invece è chiamato a interagire con la validità della successiva registrazione di un marchio nazionale.

Entro queste coordinate normative, va ricordato che sono nel frattempo venute meno le ragioni che in passato avevano sorretto la divergenza fra i requisiti territoriali e quantitativi al cui accertamento era subordinato il riconoscimento della notorietà qualificata del marchio di fatto e della ditta rispettivamente[234]. Poiché d’altro canto si è visto che il perimetro della notorietà puramente locale costituisce l’altra faccia della medaglia della notorietà generale che produce l’invalidità della registrazione[235], viene spontaneo concludere che oggi il carattere locale della notorietà della ditta vada ricostruito sulla base degli stessi parametri che valgono per il marchio, almeno in linea di principio e salvo tenere conto della specificità delle tipologie di segni distintivi di volta in volta considerati. Così, la conoscenza nel ceto dei fornitori e delle banche finanziatrici potrà essere elemento significativo per l’accertamento della notorietà della ditta, pur essendo sicuramente privo di rilievo per un marchio. Piuttosto, è da ricordare la divaricazione nella misurazione del carattere “locale” della portata del segno anteriore, a seconda che la registrazione successiva sia di un marchio comunitario o nazionale[236].

Lo stesso modo di procedere pare attendibile anche con riferimento agli altri segni distintivi menzionati direttamente o indirettamente dalla previsione ora considerata. In questi casi la misurazione della notorietà pare ammettere e anzi richiedere una qualche misura di geometria variabile. Così, con riferimento alla denominazione e alla ragione sociale, qualche rilievo potrà essere assunto dalla circostanza che l’ambito territoriale possa essere enunciato nel programma di attività contenuto nella clausola dello statuto che individua l’oggetto sociale: una società di gestione di impianti sciistici il cui raggio di operatività fosse limitato alla valle di Gressoney difficilmente potrebbe vantare per la sua ragione sociale “Nube d’Argento” un potere invalidante nei confronti di un marchio registrato pur identico o simile. Del resto, che con riferimento a questi segni distintivi “altri” si debba procedere con qualche misura di geometria variabile pare confermato dal caso del nome a dominio, che non può avere uso solamente locale; anche se poi non è detto che l’accessibilità da qualunque parte del mondo stia a indicare automaticamente e necessariamente anche una notorietà eccedente la dimensione locale. Invero, è assai facile misurare il numero di accessi ai siti web; e se risultasse che un sito web ha avuto pochissimi accessi, diverrebbe difficile argomentarne il potere invalidante nei confronti di una registrazione successiva di marchio[237].

Le previsioni della lett. b) e della lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. divergono però sotto un profilo importante: l’inciso secondo cui “il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso” compare nella lett. a) ma non nella lett. b). Si potrebbe pensare che questa divergenza nel tenore letterale delle due norme stia a indicare che non si dà diritto alla continuazione del preuso locale per la ditta e per i segni distintivi diversi dal marchio di fatto. Forse non è questa la spiegazione giusta della differenza testuale.

Se siano in concreto ipotizzabili un uso locale e una notorietà locale, dipende dalla natura di questi segni. L’eventualità è del tutto attendibile ad es. rispetto a una testata giornalistica locale (“L’eco del Chisone”) o a un’insegna (“Locanda da Geppone”); molto più dubbia, come si è visto, per un nome a dominio. A ragione quindi i redattori della norma hanno voluto evitare di introdurre una disposizione al riguardo, visto che questa difficilmente avrebbe potuto svolgere una funzione utile in relazione ad alcuni fra i segni ipotizzati. Può dunque essere parso preferibile omettere qualsiasi previsione espressa in materia, affidando così la disciplina della situazione al principio consolidato secondo il quale i profili non previsti dalla legge con riguardo ai segni “minori” o atipici devono essere disciplinati innanzitutto attraverso l’applicazione analogica delle norme dettate per il segno più compiutamente regolato, cioè per il marchio[238]. Dall’accoglimento di questa impostazione, deriva una duplice conseguenza: che è ipotizzabile un diritto alla continuazione del preuso locale anche a vantaggio della ditta e degli altri segni distintivi[239] e che la loro coesistenza con i marchi è disciplinata dalle stesse regole che valgono nei rapporti fra marchio preusato localmente e marchio registrato.

80. Il conflitto con ritratti, nomi e altri diritti esclusivi anteriori nel diritto comunitario e italiano |Torna al sommario|

Gli impedimenti relativi e i motivi di nullità relativa non costituiscono un numerus clausus. L’elencazione contenuta nelle previsioni di riferimento[240] è infatti suscettibile di integrazione attraverso la più classica delle clausole generali, costituita dal richiamo alla nozione di malafede contenuto nella previsione di cui all’art. 19.2 c.p.i.[241]. In ogni caso, l’elenco degli impedimenti e motivi di nullità relativa “tipici” si conclude con un ultimo gruppo di ipotesi di diritti anteriori confliggenti. Qui non si tratta più, come in tutti i restanti casi fin qui considerati, di segni distintivi d’impresa anteriori ovvero di entità il cui titolo di protezione stia nell’uso di un segno distintivo sul mercato, a secondo dai casi programmato od attuato, bensì di entità che trovano il fondamento della propria tutela in settori del diritto civile diversi dal diritto dei segni distintivi e più precisamente nelle previsioni poste a tutela dei diritti al ritratto e al nome, come anche di diritti della proprietà intellettuale, quali il diritto d’autore, che svolgono una funzione diversa dall’identificazione dell’iniziativa economica.

La collocazione di questi “altri” diritti anteriori merita qualche attenzione. Nel regolamento sul marchio comunitario questi diritti anteriori confliggenti sono presi in considerazione non come impedimenti suscettibili di opposizione ma come motivo di nullità relativa. Essi possono quindi essere fatti valere soltanto con un’azione di nullità della registrazione successiva di fronte all’Ufficio di Alicante o su domanda riconvenzionale di fronte a un Tribunale dei marchi comunitari nell’ambito di un’azione di contraffazione del marchio comunitario cui il conflitto si riferisce[242]. Nel diritto nazionale, i medesimi diritti anteriori confliggenti possono sì essere fatti valere dai loro titolari con l’azione giurisdizionale di nullità di fronte al giudice ordinario[243]; tuttavia, nel caso del diritto al ritratto e al nome, i soggetti legittimati possono fare valere il proprio diritto già nella fase amministrativa della registrazione[244].

In quest’ultimo caso, dunque, la tutela sul piano nazionale si presenta come anticipata rispetto a quanto avviene nel diritto comunitario. La soluzione è del tutto conforme alla direttiva di armonizzazione[245]; esibisce comunque un’inversione degna di nota rispetto all’assetto del conflitto della registrazione di marchio con altri segni distintivi di impresa anteriori, ove è il diritto del marchio comunitario che presenta un’anticipazione della tutela rispetto al diritto nazionale[246]. L’asimmetria risulta accentuata se si consideri che l’impedimento rappresentato dalla presenza di un diritto anteriore sul ritratto o sul nome è, nel diritto italiano, addirittura oggetto di esame d’ufficio[247].

Sotto altro profilo, il diritto comunitario lascia per intero il compito dell’individuazione dei presupposti di questi impedimenti e motivi di nullità al diritto nazionale[248], accontentandosi di fornire un’indicazione assai generale (e non esaustiva)[249] relativa alla tipologia di diritti anteriori che possono da questo essere presi in considerazione (“un diritto al nome”, “un diritto all’immagine”; “un diritto d’autore”; “un diritto di proprietà industriale”)[250] e di subordinare l’efficacia preclusiva dei diritti così evocati alla condizione che il diritto nazionale che li prevede conferisca al titolare il diritto di “vietare l’uso di un marchio di impresa successivo”[251].

Si tratta di un approccio molto diverso da quello adottato con riguardo al conflitto fra un marchio comunitario successivo e gli altri diritti su segni distintivi anteriori nazionali, nella cui disciplina convergono profili tratti dal diritto comunitario e dai diritti nazionali[252]. È per questa ragione che la trattazione che qui segue è in massima parte dedicata al diritto nazionale: anche se l’impedimento o motivo di nullità relativo può, a seconda dei casi, riferirsi a un successivo marchio nazionale o comunitario, in entrambe le situazioni i contorni, la portata e i presupposti della tutela sono infatti affidati al diritto nazionale applicabile al diritto anteriore confliggente di volta in volta fatto valere.

81. Il conflitto con altri diritti anteriori di terzi: A) Il ritratto[253] |Torna al sommario|

Il ritratto di una persona non può essere registrato come marchio senza il consenso dell’interessato o, dopo la sua morte, dei congiunti indicati dalla legge (art. 8.1 c.p.i.)[254]. L’impiego di un ritratto o dell’immagine di una persona fisica come marchio costituisce per la verità una rarità; esso è riscontrabile solo in settori determinati, come è nel caso di alcune confezioni di sigari. Sarà pur vero che un tempo accadeva che fossero usate come marchi “le immagini dei fondatori delle case produttrici o degli inventori della formula di un dato prodotto”[255]; ma, se così è, si tratta di esempi desueti[256]. Nel nostro ordinamento il ritratto è concepito come diritto della personalità; si tratta di una tutela incondizionata, che non presuppone l’accertamento della lesione dell’onore, della reputazione o del decoro dell’interessato od alcun tasso di notorietà o di fama della persona in questione. Dunque, l’inclusione del ritratto altrui è sempre illecita, se la persona in questione sia riconoscibile, salvo che l’avente diritto abbia prestato il suo consenso alla registrazione[257].

In giurisprudenza, i quesiti più interessanti al riguardo si sono proposti non in materia di inclusione dell’entità in un marchio ma di pubblicità commerciale. Si può tuttavia ritenere che il principio secondo il quale l’illiceità non è esclusa quando il ritratto concerna non l’avente diritto ma un suo sosia[258] e la regola secondo la quale, nel caso di un personaggio di popolarità eccezionale, al ritratto possano essere equiparati la citazione di tratti caratterizzanti, quali lo zuccotto e gli occhialetti a binocolo[259], siano trasponibili senza difficoltà alla materia dell’inclusione in un marchio.

Fino a tempi recenti la giurisprudenza non aveva ancor compiuto il passo successivo: per ritratto si intendeva solo la rappresentazione delle fattezze della persona fisica, sia pur nella maniera ellittica che si è ricordata, ma non le diverse effigie attraverso cui può essere riconoscibile un ente organizzato. Di conseguenza, si era ritenuto che il milanese Teatro alla Scala non potesse reagire sulla base di questa norma all’inclusione della rappresentazione della facciata del tempio della lirica nell’etichetta di un bitter analcolico, visto che la persona giuridica non avrebbe un sembiante suscettibile di essere ritrattato[260]. Questo approccio è stato di recente capovolto: il proprietario e l’utilizzatore di un’imbarcazione velica che ha partecipato a regate e come tale è riconoscibile da una parte significativa del pubblico, avrebbero un diritto all’immagine sulla raffigurazione di questa imbarcazione e quindi potrebbero opporsi al suo uso commerciale non autorizzato[261]. La pronuncia non si riferisce espressamente all’inclusione della raffigurazione di cosa altrui in una registrazione di marchio; e tuttavia è formulata in termini abbastanza ampi da ricomprendere anche questa ipotesi[262]. Ora, se si pensa a quanto di frequente accada che un edificio, un monumento, un castello compaiono nella comunicazione commerciale e anche siano inclusi in qualche porzione di una registrazione di marchio, ci si rende conto come quella che era una norma di importanza marginale possa tutto di un colpo assumere estrema attualità.

82. (Segue). B) Il nome[263] |Torna al sommario|

82.1. La tutela del nome fra diritto dei marchi e Codice civile. La registrazione del nome anagrafico (cognome e nome di battesimo) di una persona si colloca al crocevia fra il diritto civile (art. 7 ss. c.c.) e quello dei marchi (2° e 3° comma dell’art. 8 c.p.i.). Normalmente un nome anagrafico può essere registrato come marchio senza che il suo portatore abbia ragione di lamentarsi.È ben vero, infatti, che secondo l’interpretazione costantemente seguita da quasi mezzo secolo dalla nostra giurisprudenza di legittimità, la tutela civilistica generale del nome dà all’interessato il diritto di impedire non solo gli usi del nome che abbiano come conseguenza lo scambio o la confusione di persone, ma anche quelli che si traducano in una non veritiera attribuzione a un soggetto di iniziative, attività, atti o dei relativi risultati[264]. Però è anche vero che la protezione corrispondente scatta solo quando l’impiego del nome comporti la riferibilità od attribuibilità di tali comportamenti o risultati a un soggetto determinato: solo in questo caso è, invero, ravvisabile quel pregiudizio all’identità personale che la norma mira a evitare. Ora, è ben noto che, mentre il ritratto è di regola riferibile a una e a una sola persona, un nome anagrafico può essere riferito a più di un soggetto. Così, un ipotetico Carlo Leone non potrà lamentarsi se il suo patronimico venga impiegato – magari da un omonimo – per contraddistinguere occhiali, salvo che non esista una ragione specifica che faccia ritenere che l’impiego di quel nome istituisca un collegamento fra i beni così contrassegnati e quella particolare persona. Inoltre, va considerato che il cognome «Leone», se impiegato da solo, a maggior ragione non si deve intendere riferito, salvo particolari circostanze, a quel singolo ipotetico individuo, perché ben potrebbe anche stare a significare un richiamo in chiave fantastica all’animale così designato. Considerazioni non dissimili valgono con riferimento alle denominazioni dei gruppi organizzati, anch’esse presidiate in via analogica dalla tutela prevista dall’art. 7 c.c.[265].

Ma già da un punto di vista civilistico le cose cambiano quando una persona abbia legato il proprio nome a un certo genere di attività che renda possibile il collegamento fra il nome stesso e un certo genere di prodotti. Così, per restare in tema di «Leoni», Sergio Leone è nome noto nel campo dei western; e a lui potrebbero essere riferibili iniziative collegate a questo genere (per restare ai margini del paradosso: l’impiego di questo nome per contraddistinguere un kit di armi giocattolocomposto di cinturone pistola e speroni).

Il diritto dei marchi non si pone su di un piano diverso da quello su cui si collocano i precetti civilistici, che anzi specifica e integra. Esso stabilisce in primo luogo che in alcune ipotesi già l’Ufficio (nazionale) abbia il dovere di intervenire valendosi dei suoi poteri di ufficio senza attendere l’iniziativa del portatore del nome civile. Se l’uso del nome è tale da «ledere la fama, il credito e il decoro» di chi abbia il diritto a portare quel patronimico[266], esso ha il potere-dovere di rifiutare la registrazione. Così sarebbe nel caso venisse richiesta la registrazione di un marchio per armi da fuoco coincidente con il nome di un soggetto riconosciuto dal pubblico in ragione del suo impegno in campagne pacifiste. L’Ufficio ha inoltre la facoltà di subordinare la registrazione alla prestazione del consenso del portatore del nome anagrafico[267] (si intende: sempreché il suo impiego come marchio per quella categoria di beni renda il nome riferibile a quella specifica persona). E tale facoltà diviene un vero e proprio atto dovuto, nel caso[268] in cui il nome sia “notorio” ai sensi del comma successivo.

Per individuare le situazioni nelle quali ricorre un divieto di registrazione in quanto l’inclusione dell’altrui nome sarebbe lesiva della fama, del credito e del decoro del titolare di questo segno di identificazione personale occorre in primo luogo prendere atto che da lungo tempo si ritiene che non si via nulla di in sé disdicevole nell’impiego commerciale del proprio nome o nella prestazione del consenso del portatore del patronimico a che un terzo ne faccia uso nell’attività commerciale. Certo, fino a mezzo secolo fa il tema era dibattuto, forse più nelle discussioni accademiche[269] che nella percezione corrente nella vita sociale; ma oggi non vi è nessuno che ritenga lesiva del decoro della persona la stessa ‘degradazione’ del nome di una persona “dalla dignità di attributo della personalità alla modesta funzione di strumento di individuazione di prodotti”[270].

Di conseguenza, solo in casi particolari sarà ravvisabile la lesione considerata dalla norma. “Ad esempio si potrà ritenere” – come è stato autorevolmente sostenuto – “che l’altrui nome non possa essere registrato come marchio quando, come tale, serva a designare un prodotto di natura vile, volgare, poco decorosa od indecente. O quando, essendo il nome inserito nel contesto di un marchio complesso, questo contesto sia costituito da figurazioni frivole o antiestetiche, o da motti o frasi non confacenti alla personale dignità del titolare del nome”[271].

Si è anche sostenuto che il perdurante richiamo al termine “fama” – accanto ai riferimenti al “credito” e al “decoro” nel 2° comma dell’art. 8 c.p.i. –, in luogo della nozione di notorietà, sarebbe frutto di un difetto di coordinamento legislativo con il 3° comma della medesima disposizione, che detta una disciplina compiuta della registrazione dei segni “notori” ivi considerati[272]. Qualunque sia il significato dell’ennesima ipotesi di notorietà, considerata da quest’ultima norma[273], occorre prendere atto che essa non coincide con la nozione di fama, posto che quest’ultimo termine allude al bene che subisce il pregiudizio e non ai presupposti della tutela e comunque possiede un significato qualitativo e non solo quantitativo, dovendosi intendere come “buona fama” e “buon nome”, piuttosto che ampia e diffusa conoscenza presso il pubblico[274].

Vi è però anche un secondo profilo che occorre considerare: l’operare dell’impedimento o della causa di nullità qui esaminati non è limitato ai soli casi di lesione dei valori personalistici indicati dalla prima proposizione del 2° comma dell’art. 8 c.p.i. Invero, a questo riguardo, non appare per nulla condivisibile la posizione, pur ricorrente, secondo cui le previsioni del Codice civile non troverebbero applicazione con riferimento all’inclusione di un nome anagrafico all’interno di un marchio, perché la disciplina civilistica e quella di diritto dei marchi avrebbero diverso contenuto precettivo e diverso ambito di applicazione. In questa prospettiva l’art. 7 c.c. vieterebbe non qualsiasi uso del nome altrui, ma unicamente l’uso posto in essere a scopo di identificazione personale; l’art. 8 c.p.i. sancirebbe il principio di “libera appropriazione” e quindi la libertà dell’imprenditore di scegliere un segno coincidente con un nome anagrafico come marchio e prevederebbe come rigorosa eccezione a questa regola il solo caso un cui l’uso del marchio così formato sia lesivo di fama, decoro o credito del portatore del nome[275].

Si tratta infatti di un’opinione che, pur essendo largamente diffusa fra la magistratura specializzata e nella dottrina di settore, riesuma un relitto di un passato ormai lontano e si pone in netto contrasto con l’evoluzione che ha conosciuto l’ambito di protezione nel diritto civile generale. La tutela del nome oggi non è più limitata alle azioni di reclamo e di usurpazione e quindi all’“uso di nomi altrui che abbia come conseguenza lo scambio o la confusione di persone”[276] e si estende anche a fenomeni di uso indebito come l’attribuzione di atti, attività e opere non ascrivibili al portatore del nome[277]. In questo caso, il diritto “secondo” dei marchi stenta a tenere il passo con l’evoluzione del diritto “primo” e in particolare con le norme di diritto civile generale relative al nome e all’immagine, che oramai dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso hanno prima introdotto e poi articolato il diritto all’identità personale grazie all’incontro fra la previsione civilistica del diritto al nome e alla disposizione dell’art. 2 Cost.[278]. Si trascura così che l’impiego di un nome in funzione distintiva di un prodotto può, quando quel nome nel contesto sociale rilevante sia riferibile od attribuibile a un soggetto determinato, comportare una falsa rappresentazione della personalità del portatore del nome stesso, anche quando l’accostamento non sia per nulla degradante e tuttavia risulti altrimenti pregiudizievole in quanto distorsivo del patrimonio ideologico e esistenziale con il quale il soggetto è conosciuto nel suo ambiente di riferimento. È vero che poi il diritto “secondo” si è provato a recuperare il terreno perduto, accogliendo una disciplina speciale che tutela i segni “notori” e tra di essi i nomi di persona “notori”[279]; ma è anche vero che, se il titolare di un nome “notorio” disponesse della tutela rafforzata apprestata dal 2° e 3° comma dell’art. 8 c.p.i., mentre il titolare di un nome che non incorpora analogo capitale di notorietà non potesse reagire a impieghi del suo patronimico nel marchio altrui che pur gli fossero riferibili e attribuibili e ne distorcessero l’identità personale, la regola condurrebbe a risultati iniqui e non si sottrarrebbe a sospetti di incostituzionalità[280].

Vero è, piuttosto, che la funzione della previsione specializzata contenuta nell’art. 8 c.p.i. consiste nel segnare i confini dell’intervento della Pubblica Amministrazione e in particolare dell’esame di ufficio, che concerne la lesione dei valori personalistici (e la presenza del consenso quando il nome sia notorio)[281]. Invero, la disciplina della registrazione[282] prevede che l’esame dell’Ufficio sia rivolto ad accertare il rispetto dell’art. 8 c.p.i. e non dell’art. 7 c.c.; e quindi l’esame di ufficio dovrà vertere sull’idoneità del segno a ledere la fama, il credito e il decoro del portatore del nome[283]. E tuttavia non vi è ragione per ritenere che il titolare del nome anagrafico non possa fare valere, prima con l’opposizione e poi con l’azione giurisdizionale[284], anche un “pregiudizio” derivante dall’“uso indebito” che altri faccia del segno di identificazione personale, anche se l’uso indebito fatto valere non conduca alla lesione dei valori personalistici della fama, del decoro e del credito e tuttavia comporti una falsa rappresentazione dell’identità personale del portatore del nome[285].

82.2. Profili applicativi. Le considerazioni ora svolte con riguardo al nome sono estensibili de plano allo pseudonimo, sempre, si intende, che esso sia univocamente riferibile a un soggetto determinato[286].

Secondo un’opinione, i limiti alla registrazione come marchio di un patronimico varrebbero solamente nel caso di adozione come marchio di un nome diverso da quello di chi chiede la registrazione[287]. La tesi non è condivisibile. La norma non ammette che venga registrato come marchio per sigarette il nome “Veronesi”, visto che lo scienziato e ex ministro ha dedicato la sua vita alla battaglia contro il cancro, a prescindere dalla circostanza che il registrante si chiami anche lui Veronesi. La circostanza casuale dell’omonimia non elide la lesione del diritto alla personalità[288].

Una sentenza comunitaria ha di recente opinato che il diritto al nome potrebbe essere invocato contro una registrazione di marchio successivo confliggente solo dal titolare del patronimico stesso ad esclusione dei suoi eredi[289]. L’affermazione non persuade, perché il diritto comunitario si limita a individuare le tipologie di diritti anteriori che possono impedire la valida registrazione di un marchio senza prendere posizione sull’individuazione dei soggetti legittimati a farli valere. Il compito di individuare gli aventi diritto è rimesso al diritto nazionale[290]; e, nel caso del diritto italiano, il diritto spetta in linea generale ai congiunti e specificamente ai “parenti fino al quarto grado” in relazione alle fattispecie disciplinate dall’art. 8 c.p.i.

La previsione contenuta nel 1° e 3° comma dell’art. 8 c.p.i. è fondata sulla volontà di tutelare un diritto di natura strettamente personale, proprio del titolare o di altri membri superstiti della sua famiglia, e come tale insuscettibile di essere trasmesso oltre i limiti generazionali indicati nella medesima norma. La norma quindi attribuisce solo al titolare e, in sua mancanza, alla cerchia limitata di prossimi congiunti indicati dalla legge, la possibilità di prestare l’assenso alla registrazione del nome come marchio da parte di terzi, dovendosi presumere che oltre i parenti di quarto grado sia definitivamente venuto meno l’interesse a difendere il nome notorio in ragione del decorso di un lasso di tempo apprezzabile dalla morte dell’originario titolare del nome[291].

Si potrebbe ipotizzare che gli enti esponenziali cui facciano capo gli stemmi, emblemi, bandiere e altri simboli e segni di interesse generale, la cui presenza costituisce impedimento assoluto alla registrazione di un marchio che li riproduca od includa[292], possano invocare (anche) la disposizione qui considerata per fare valere l’impedimento. Questa lettura pare autorizzata dalla previsione in tema di impedimenti assoluti alla registrazione[293], almeno nei limiti in cui questi stemmi, emblemi e bandiere abbiamo valenza identificatrice dell’ente. Essa è sicuramente avvalorata dalla disposizione introdotta dal decreto correttivo, in forza della quale possono essere registrati come marchio “elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio” dalle “amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni”, atteso che la medesima norma (art. 19.3 c.p.i.) autorizza la “concessione di licenze e ... attività di merchandising”.

82.3. Il conflitto fra marchio anteriore e nome civile. È comune l’osservazione per cui, una volta che un nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, la sua disciplina viene per così dire attratta da quella dei segni distintivi. Il suo conflitto con un marchio posteriore viene oggi considerato né più né meno che alla stregua del conflitto fra due marchi non patronimici[294] e a nulla rileva che il soggetto che vorrebbe effettuare il successivo deposito sia effettivamente soggetto portatore di quel nome civile[295]. La regola può apparire eccessivamente rigorosa, perché può sacrificare la persona che voglia impiegare il proprio patronimico come marchio a favore di chi invece non sia portatore di quel nome anagrafico, solo perché questi ha provveduto alla registrazione in tempi anteriori; e può assumere talora il sapore di un’ingiustizia, quando impedisca a un componente di una famiglia di imprenditori di successo di fregiarsi del suo proprio nome, solo perché non abbia titolo proprietario sull’impresa familiare e sui segni distintivi che a essa fanno capo. Una situazione del genere è stata ampiamente documentata dalle vicende giudiziarie che sono insorte intorno all’impiego del nome dei Gucci dopo la scomparsa del fondatore della «celebre» casa. Occorre peraltro tenere presente che in queste fattispecie si contende primariamente dell’uso del nome nella sua proiezione commerciale.

Per la verità, il tema è del tutto estraneo all’argomento qui trattato degli impedimenti relativi e dei motivi di nullità relativa; esso è frequentemente menzionato nelle trattazioni relative alla registrazione come marchio del nome altrui perché lo stesso 2° comma dell’art. 8 c.p.i., dopo aver enunciato le regole ora esaminate, aggiunge: “In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta”. Si tratta del primo dei due temperamenti introdotti dalla legge al rigore della regola; il secondo è rappresentato dalla libera utilizzazione di cui all’art. 21.1, lett. a), c.p.i. Sull’argomento si dovrà tornare più avanti, quando si tratterà della tutela del diritto di marchio[296]. Per l’intanto ci si potrà limitare a due osservazioni. In primo luogo, la previsione appena trascritta consente l’uso del proprio nome nella ditta e non come ditta; quindi la liceità dell’impiego è condizionata alla circostanza che il nucleo ideologico della ditta sia diverso dal nome stesso[297]. In secondo luogo, la libera utilizzazione intanto è ammessa, in quanto sussistano “i presupposti di cui all’art. 21, 1° comma” e quindi l’impiego del proprio patronimico avvenga con la “adozione di caratteri di piccole dimensioni e che non siano evidenziati in alcun modo (né per il colore, né per il tipo di carattere utilizzato) rispetto alle altre indicazioni contenute nelle etichette e nelle confezioni, in posizione decentrata, accanto all’indirizzo o alla sede dell’azienda preceduto dalla parola ‘ditta’ o simili e con l’adozione di altro segno distintivo che svolga la funzione di marchio”[298].

83. (Segue). C) I nomi, segni ed emblemi “civili” notori (della cultura, dello spettacolo, della politica, dello sport)[299] |Torna al sommario|

83.1. Il fondamento della tutela. La Novella del 1992 ha introdotto un’innovativa disciplina della registrazione come marchio di alcune categorie di segni, ora confermata dall’art. 8.3 c.p.i. Essa è applicabile in quanto tali segni al momento della registrazione siano da considerarsi «notori» in seguito a un’utilizzazione c.d. «primaria», che li abbia portati alla ribalta del grande pubblico. Si tratta de «i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi».

Si assiste qui a un nuovo caso – per la precisione il quinto – in cui è impiegato il termine «notorio», in un’accezione ancora diversa da quelle precedentemente esaminate. Essa fa riferimento alla notorietà, simpatia o accreditamento che consegua a un’utilizzazione «primaria» molto spesso di carattere non imprenditoriale e comunque diversa dall’impiego in funzione distintiva di beni e servizi[300]. La disciplina della registrazione di questi segni è però del tutto conforme alle linee portanti della riforma. Anche qui si è preso atto della circostanza che, nella società della comunicazione globale, ben pochi sono i segni davvero capaci di catturare l’attenzione del pubblico e porsi al di sopra del «rumore» prodotto dalla onnipresenza e pervasività dei messaggi pubblicitari; e che questa risorsa strategica, per essere valorizzata a pieno, deve essere posta al riparo di iniziative parassitarie di terzi che con tali segni non abbiano nulla a che fare e pur vogliano appropriarsene[301]. Pertanto la legge dispone che, quando i segni sopra elencati abbiano conseguito la “notorietà” in seguito a una loro utilizzazione primaria, nei settori indicati dalla norma, la loro registrazione è di volta in volta riservata agli artefici del loro originario successo «extramercantile», ovvero, secondo l’espressione legislativa, ai rispettivi «aventi diritto»[302] e ai loro aventi causa («con il consenso di questi»)[303]. In questo caso il requisito della “notorietà” non allude genericamente alla misura della conoscenza del nome e del segno presso il pubblico, ma specificamente al tasso di affermazione che il segno in questione abbia conseguito nella sua utilizzazione primaria[304]. Si ritiene che l’elenco dei segni oggetto della riserva sia esemplificativo e non tassativo[305].

Questa riserva ha per oggetto specificamente il valore pubblicitario incorporato nei segni indicati dalla norma, che li rende appetibili per operazioni di merchandising. In forza del contratto così denominato nella prassi[306], infatti, l’«avente diritto» può concedere a una o più imprese il diritto di impiegare tali segni per contraddistinguere i beni e servizi offerti dal terzo autorizzato e per promuoverne così le vendite, mettendo in tal modo a frutto il capitale di popolarità, di simpatia e talora di affidabilità acquisito nel corso della loro utilizzazione primaria. La racchetta «firmata» dal virtuoso del tennis; i gadget muniti del logo di un’edizione dei Mondiali di calcio posseggono agli occhi del pubblico un plusvalore, che però attiene esclusivamente al significato pubblicitario incorporato nel segno e non a un suo precedente impiego distintivo di un’origine commerciale od imprenditoriale. In questi casi mancano infatti per definizione precedenti esperienze di acquisto dei consumatori, posto che la notorietà è, come si è visto, di origine extramercantile e assai spesso conseguita nel corso di un’attività neppur organizzata in forma d’impresa. E lo stesso vale anche quando a essere adoperato sia un nome che ha acquisito notorietà nel campo commerciale, come è nel caso del designer Philip Stark o dell’amministratore delegato della FIAT Marchionne[307] e forse anche quando il segno già sia noto come marchio[308]. È infatti dato di immaginare che, quando ad es. il nome «Ferrari» (ed il rosso del suo celebre racing team) venga abbinato a una linea di telefoni cellulari, ciò che rileva non è un messaggio derivante dalle caratteristiche delle vetture di Maranello ma il glamour accumulato nei successi di gara dell’omonima scuderia.

Correlativamente, la riserva a favore degli aventi causa non è – e di regola non può neppur teoricamente essere – commisurata a una funzione distintiva da essi svolta sul mercato, la quale o manca del tutto o si riferisce a «mercati», come quello politico, dell’entertainment, dello sport-spettacolo, ben diversi da quelli per cui è programmata l’utilizzazione ulteriore («secondaria») di questi segni.

In questo caso, ai segni di identificazione considerati dalla norma viene accordata una protezione che va ben al di là dell’applicazione della norma civilistica generale corrispondente[309]. La «riserva» scatta infatti non solo in presenza di un «pregiudizio» all’identità personale dell’avente diritto, sia esso persona fisica o giuridica, ma nei confronti di qualsiasi interferenza con l’aspettativa di sfruttare in campo commerciale la notorietà conseguita attraverso l’utilizzazione primaria del segno. Essa può avere ad oggetto anche entità che non potevano essere protette alla stregua della normativa anteriore: si pensi al fortunato titolo del jingle «Cacao Meravigliao», che difficilmente poteva beneficiare della protezione accordata alle opere dell’ingegno e che sicuramente sarebbe oggi da considerarsi riservato ai sensi della previsione dell’ultimo comma dell’art. 8 c.p.i.

83.2. L’estensione della tutela. Non perciò la prerogativa attribuita dalla norma può considerarsi «assoluta» e illimitata[310]. La riserva infatti si esplica solo nei confronti delle iniziative – di registrazione come marchio – che abbiano carattere parassitario e istituiscano un’associazione (anche solo inconscia) fra il segno adottato come marchio e l’avente diritto e che consentano un agganciamento al capitale di popolarità da esso incorporato. Così, un calciatore ben difficilmente potrebbe lamentarsi della circostanza che il suo nome venga registrato per contraddistinguere lampadine: mentre avrebbe azione per impedire l’appropriazione del segno rivolta a contrassegnare una linea di abbigliamento sportivo e, verosimilmente, anche degli occhiali o delle agende.

Non va neppur trascurato che la norma è primariamente volta a istituire una tutela rafforzata sul piano del diritto al nome e all’identificazione e non su quello della protezione alla stregua del diritto dei marchi. Certamente, la modifica operata al 3° comma dell’art. 8 c.p.i. con il decreto correttivo attribuisce al titolare del marchio la facoltà di opporsi non solo alla registrazione ma anche all’uso del segno “notorio”; e tuttavia questa regola dà applicazione alla tutela generalcivilista del nome e non attribuisce automaticamente al segno di identificazione la protezione alla stregua del diritto dei marchi. Nessun dubbio che questa seconda salvaguardia possa raccordarsi alla precedente. Ma perché ciò avvenga è pur sempre richiesto che l’avente diritto si valga della riserva accordatagli dall’art. 8, ultimo comma, c.p.i. e completi la fattispecie acquisitiva del diritto di marchio, procedendo alla registrazione (o all’uso) direttamente od attraverso terzi da lui autorizzati. Il diritto così acquistato è sottoposto a tutte le regole proprie del diritto dei marchi nel suo complesso, ivi comprese quelle che determinano i presupposti, il contenuto e le condizioni della tutela di questo segno distintivo[311].

È vero che i segni «notori» di questa categoria si presentano come i candidati naturali a beneficiare della tutela, anch’essa allargata, propria dei marchi «che godono di rinomanza», perché è del tutto verosimile che la popolarità acquisita sul piano civile si possa comunicare a quello commerciale. Se la cantante «Madonna» si risolvesse a impiegare il suo nome a contraddistinguere una linea di occhiali, avrebbe verosimilmente maggiori possibilità di largo successo del nostro ipotetico Carlo Leone del paragrafo precedente. Ciò non toglie però che questa tutela rafforzata – e, occorre aggiungere, di qualsiasi tutela proveniente dal diritto dei marchi – resta ancorata ai presupposti definiti dal diritto dei marchi. Essa non ricorre, in particolare, quando il segno, pur «notorio», sia usato in funzione esclusivamente ornamentale o promozionale e non distintiva. Si è a questo proposito avuta notizia giornalistica del fatto che i ritratti di due protagonisti di un celebre film sono stati apposti sull’etichetta di una marca di vino: non perciò essi possono automaticamente cumulare alla protezione del diritto all’immagine quella, più intensa e dotata di caratteri speciali, che loro proverrebbe dal diritto dei marchi.

Si è discusso se il mancato uso – o l’uso in funzione non distintiva – di un marchio legittimamente tratto da un segno notorio ne provochi la decadenza. La risposta diviene agevole quando si distinguano i due piani in cui si colloca il diritto al segno: la riserva non viene meno, finché duri la notorietà derivante dall’utilizzazione primaria[312]. Ma, se il segno non è usato come marchio, decorso il quinquennio di cui all’art. 24 c.p.i., cessa la tutela specifica conferita dalla legge marchi[313].

83.3. Le regole relative all’appartenenza del diritto sul segno. Nel caso in cui l’utilizzazione primaria dia luogo, oltre che a un segno “notorio” ai sensi dell’art. 8 c.p.i., anche a entità tutelabili attraverso il diritto d’autore, ad es. il titolo di una trasmissione di successo[314] od anche il suo format, nei limiti in cui si ammetta la protezione di quest’entità[315], viene spontaneo domandarsi a chi appartenga il diritto sul segno[316]. In linea di principio si dovrebbe pensare che titolare dei diritti sul segno sia il soggetto che lo ha portato alla sua affermazione attraverso un’utilizzazione primaria; e che, se nel corso dell’utilizzazione primaria, venissero a esistenza altri diritti esclusivi spettanti ad altro soggetto e in particolare all’impresa che coopera alla realizzazione dell’iniziativa, allora la valida registrazione del marchio che comportasse l’impiego anche dei segni oggetto di questi ulteriori diritti esclusivi richieda anche il consenso di questo altro soggetto. Non è facile tradurre in pratica quest’enunciazione di principio. Intanto, se vi è collaborazione con l’impresa, è probabilmente difficile individuare un solo soggetto cui vada attribuito in via esclusiva il merito del successo dell’utilizzazione primaria; e difficilmente la questione non avrà trovato una definizione contrattuale ex ante[317].

Anche in questo caso il diritto spetta, oltre che al suo titolare originario, ai suoi congiunti[318].

83.4. Profili procedurali. Nella prospettiva del diritto nazionale, l’impedimento è rilevabile sia d’ufficio[319] sia su opposizione dell’avente diritto. Nel primo caso, l’impedimento è superabile se consti il consenso del titolare di cui al 3° comma dell’art. 8 c.p.i. L’assenza del consenso costituisce altresì motivo di nullità relativa, azionabile di fronte all’autorità giudiziaria. Anche nel regolamento sul marchio comunitario, la presenza di un diritto anteriore confliggente su di un marchio o segno notorio assume rilievo; in questo contesto però viene in considerazione solo come causa di nullità[320].

84. (Segue). D) Il diritto d’autore, i diritti di proprietà industriale e gli altri diritti esclusivi |Torna al sommario|

84.1. Generalità. Alla valida registrazione di un segno come marchio, comunitario o nazionale, può infine opporsi la circostanza che “la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa comunitaria o al diritto interno che ne disciplina la protezione”, art. 53, par. 2, r.m.c. e in particolare in virtù “del diritto d’autore” (lett. c) di questa previsione) o “del diritto di proprietà industriale” (lett. d). Secondo il diritto nazionale il motivo di nullità relativa si produrrebbe quando l’uso del marchio “costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi” (art. 14.1, lett. c), c.p.i.). La norma italiana poco opportunamente raggruppa questa fattispecie con gli impedimenti assoluti che attengono alla contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e alla decettività[321], unificando gli impedimenti correlativi sotto una rubrica che originariamente faceva riferimento al concetto di liceità. La classificazione appare poco felice, perché apparenta impedimenti assoluti, che possono essere rilevati d’ufficio e fatti valere da chiunque, con un impedimento tipicamente relativo, che può essere fatto valere solo dal titolare del diritto anteriore confliggente, come conferma la previsione dell’art. 122.2 c.p.i. Sotto questo profilo, il decreto correttivo ha opportunamente modificato la rubrica della norma, aggiungendo alla parola “liceità” la locuzione “e diritti di terzi”, verosimilmente per chiarire che la violazione di questi ultimi in sede di registrazione è profilo che attiene al piano non della liceità ma della validità.

84.2. Il conflitto con diritti d’autore anteriori. La disposizione si riferisce in primo luogo al caso in cui il segno oggetto di registrazione come marchio ricada nell’ambito dell’esclusiva conferita dal diritto d’autore. Ed in effetti ben si comprende che, posto che l’autore (ed i suoi aventi causa) hanno il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l’opera dell’ingegno, essa non possa essere validamente registrata come marchio senza il consenso del titolare.

Per questi, potere invocare un diritto d’autore presenta un indubbio vantaggio. Non solo i requisiti di accesso alla tutela sono piuttosto larghi[322], ma la protezione è automatica e universale, nel senso che si applica, senza formalità alcuna, ovunque sia avvenuta l’estrinsecazione dell’opera[323]. Si comprende quindi per quale ragione la tutela corrispondente venga invocata con qualche frequenza anche in relazione al titolo dell’opera dell’ingegno, quando poi questo venga registrato per essere impiegato in funzione distintiva di beni; od alla testata di un giornale o di una rivista[324]. Per la verità la giurisprudenza nazionale è piuttosto decisa nel negare che una testata di giornale sia proteggibile come opera dell’ingegno, preferendo qualificarla a seconda dei casi come segno distintivo disciplinato dall’art. 102 l.d.a. e tutelato alla stregua delle norme sulla concorrenza sleale[325] od anche come marchio di fatto[326]. Si tratta di una presa di posizione comprensibile, che non conduce a negare il potere invalidante del segno anteriore ma a collocarlo in una categoria diversa di anteriorità, quelle costituite dai segni distintivi di impresa anteriori[327]; anche se poi, a ben vedere, non è affatto escluso che una testata, un emblema, un fregio posseggano anche una loro caratterizzazione grafica tale da giungere al livello della tutela d’autore[328].

Sull’opera dell’ingegno possono anche insistere diritti connessi: si pensi al diritto del produttore di fonogrammi e degli artisti e interpreti e esecutori, in relazione a un jingle di cui si chieda la registrazione come marchio. Anche qui la violazione del diritto anteriore potrà costituire motivo di nullità della registrazione, a condizione che il diritto in questione comporti uno ius excludendi e non un mero diritto al compenso[329].

84.3. Il conflitto con diritti di proprietà industriale e altri diritti esclusivi anteriori. L’interferenza con anteriori diritti su disegno o modello profila questioni delicate. Il conflitto fra un disegno anteriore e una registrazione successiva di marchio è tema che assume particolare rilievo ora che, come si è visto, si è superata la posizione secondo la quale le due tutele sarebbero mutuamente esclusive[330]; cosicché diventa plausibile domandarsi se la registrazione di un marchio – scil.: di forma bidimensionale o tridimensionale – sia preclusa da diritti che un terzo detenga su di una forma identica o simile tutelata come disegno o modello. Il conflitto può in effetti profilarsi; e, se ciò avviene, va visualizzato nell’ottica delle previsioni qui considerate[331]; salvo che, se poi, come ben è possibile, il disegno anteriore a sua volta svolga sul mercato una concorrente funzione distintiva, allora il conflitto potrebbe essere preso in considerazione anche alla luce della disposizione di cui all’art. 8, par. 4, r.m.c. e all’art. 12.1, lett. b), c.p.i., con il vantaggio di poter essere fatto già valere, sotto questo profilo e limitatamente al diritto comunitario, come causa di opposizione[332].

Se vi siano norme che attribuiscono diritti anteriori suscettibili di confliggere con una registrazione successiva e che non siano riconducibili alle fitte maglie tracciate dalle previsioni che si sono commentate nel paragrafi precedenti, non è facile dire. Certo è che la previsione che riserva a “le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni” le “registrazioni di marchio, anche aventi a oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio”[333] rappresenta un’ennesima norma attributiva di posizioni di riserva. È possibile che sia questa la via d’ingresso attraverso la quale potranno farsi valere pretese proprietarie inedite, come quelle degli enti locali e delle associazioni operanti sul territorio sui segni ad essi collegati, come anche, forse, dei privati sulla raffigurazione delle loro vigne, come, del resto, si sta da qualche tempo proponendo[334]. Che poi l’evoluzione sia opportuna e auspicabile in una fase storica nella quale le ragioni delle condivisioni stanno reclamando la loro superiorità rispetto a quelle dell’appropriazione proprietaria, è dato di dubitare.

84.4. Profili procedurali. I diritti anteriori qui esaminati possono essere fatti valere solo come motivo di nullità nelle sedi deputate e dai soggetti a ciò legittimati[335]. Che dire se l’Ufficio dovesse avvedersi che il richiedente sta cercando di registrare un marchio che riproduce il famoso quadro di Picasso, “Guernica”, senza documentare il consenso degli eredi del famoso pittore catalano? Come è stato rilevato[336], in questo caso la violazione del diritto d’autore risulta ex actis; e tuttavia, né l’Ufficio né gli eredi potrebbero porre rimedio all’illecito se non con l’azione di nullità della registrazione rinviata alla sede giurisdizionale, salvo che non si voglia ammettere una interpretazione analogica delle disposizioni che prevedono l’esame di ufficio anche in relazione a un impedimento relativo[337].

85. La convalida dei marchi registrati nel diritto nazionale e nel diritto comunitario[338] |Torna al sommario|

85.1. Il tempo e i marchi: prescrizione, usucapione e convalida. Come opera il decorso del tempo sul conflitto fra un segno distintivo o diritto anteriore e una registrazione successiva? Il fattore tempo, come può assumere rilievo sul piano della valutazione degli impedimenti assoluti in corrispondenza dei fenomeni del secondary meaning e della volgarizzazione[339], così influisce in vario modo sul piano degli impedimenti e motivi di nullità relativi e quindi in rapporto al conflitto fra il marchio registrato e altri segni distintivi o diritti anteriori.

A questo proposito, si è già visto che la registrazione del marchio non può essere dichiarata invalida se il marchio distintivo anteriore sia scaduto da più di due anni o decaduto al momento dell’azione di nullità (c.d. sanatoria o consolidamento)[340].

Passiamo ora a considerare con la dovuta attenzione un’altra ipotesi ancora: quella in cui il segno distintivo di impresa od altro diritto anteriore e confliggente continui a essere usato e quindi non decada, e tuttavia per lungo tempo esso non venga invocato dal suo titolare per fare dichiarare l’invalidità della registrazione del segno successivo. In queste circostanze il segno successivo è invalido a partire del momento della sua registrazione ma precariamente sopravvive, in quanto non attaccato dal titolare del diritto anteriore confliggente: quindi la situazione di fatto non corrisponde a quella di diritto.

Nel diritto civile generale, lo stato di incertezza giuridica prodotta da una situazione di questo tipo verrebbe a lungo andare eliminata dall’operare delle regole relative od alla prescrizione del diritto anteriore od all’usucapione dello stesso a beneficio dell’utilizzatore successivo. Tuttavia, quando si tratti di risolvere il conflitto fra una registrazione successiva di marchio e i diritti anteriori presi in considerazione dal diritto dei marchi[341], queste norme generali non operano. Infatti, i diritti anteriori idonei a invalidare una registrazione non sono soggetti a prescrizione, perché, si dice con qualche approssimazione, si tratta di diritti assoluti e non relativi[342]; e vi è d’altro canto vasto consenso sull’inapplicabilità dell’istituto dell’usucapione ai diritti anteriori qui considerati, visto che nessuno di essi ha natura di bene corporale e cioè fisico e materiale ed è quindi suscettibile di quel possesso esclusivo che, nel nostro sistema, è presupposto indefettibile dell’operare dell’usucapione[343].

È questa la ragione per la quale il protrarsi nel tempo del conflitto fra diritti anteriori e una registrazione di marchio successiva ha da lungo tempo trovato una disciplina espressa nelle diverse leggi speciali che si sono succedute nel tempo[344]. È così nato l’istituto della convalida, talora indicata anche come consolidazione, inoppugnabilità, incontestabilità o preclusione per tolleranza. Esso, inizialmente delineato in termini piuttosto restrittivi dal diritto nazionale, ha poi conosciuto un’evoluzione in senso grandemente espansivo per effetto dell’ingresso del diritto comunitario, che ha impresso alla disciplina previgente una curvatura nuova e coerente con la finalità di rimuovere quanto più possibile gli ostacoli alla libera circolazione dei beni “di marca” nel mercato unico[345]. Infatti, questa istanza era stata fatta valere dalle rappresentanze tedesche e, in misura minore, francesi, già nei primi lavori rivolti all’unificazione del diritto dei marchi europeo intrapresi alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, prima ancora dello Schema di convenzione del 1964; e ha trovato poi conferma nelle norme comunitarie sui marchi successivamente adottate. All’esito di questo percorso le ipotesi nelle quali il decorso del tempo può incidere sul diritto esclusivo risultano individuate dal perimetro impresso dal diritto comunitario[346].

L’assetto attuale si colloca dunque al punto di incontro fra la disciplina originaria e la svolta ad esso impressa dal diritto comunitario; e deve quindi essere colto in una prospettiva accentuatamente evolutiva.

85.2. Dal diritto nazionale al diritto comunitario (e comunitariamente armonizzato). Il diritto italiano anteriore alla Novella del 1992 considerava l’eventualità della convalida in una prospettiva assai circoscritta, perché visualizzava il solo conflitto fra una registrazione successiva e un marchio anteriore e, nel sancire i presupposti entro i quali la validità del marchio registrato successivo non poteva più essere “impugnata”, estendeva la disciplina corrispondente al solo conflitto con “un nome o ritratto di persona”[347]. La giurisprudenza maggioritaria suggeriva una lettura ulteriormente restrittiva della norma: per essa, il “marchio anteriore” cui si riferiva la disciplina era solamente il marchio di fatto o non registrato; al marchio registrato anteriore la disciplina non si applicava[348].

Con la Novella del 1992 il raggio di applicazione dell’istituto si è esteso considerevolmente. Peraltro, stando al tenore letterale dell’art. 9 della direttiva, la misura dell’espansione imposta dalla norma comunitaria avrebbe potuto rimanere limitata, obbligatoria essendo ai sensi del par. 1 di questa disposizione l’applicazione dell’istituto – designato dal diritto comunitario come “preclusione per tolleranza” anziché convalida – [349] ai soli marchi anteriori registrati[350] e restando invece facoltativa, ai sensi del par. 2 dello stesso art. 9 della direttiva, l’applicazione agli altri segni distintivi di impresa e diritti anteriori confliggenti[351].

Il legislatore nazionale si è valso a larghe mani dell’opzione accordatagli,[352] prevedendo che la convalida operasse nei confronti, oltre che dei marchi registrati anteriori, di tutti i “titolari di diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale”[353]. Appare del tutto condivisibile l’opinione[354] che la scelta, sicuramente saggia[355], fosse a ben vedere anche obbligata (oltre che conforme alla nostra tradizione giurisprudenziale, almeno per i marchi di fatto). Invero, nel momento stesso in cui il legislatore interno aveva esercitato appieno l’opzione, offerta dall’art. 4, par. 4, della direttiva, di considerare alla stregua di impedimento relativo e motivo di nullità relativa la presenza di tutti i segni distintivi di impresa e diritti anteriori di terzi ivi menzionati alle lett. b) e c), sarebbe risultato irragionevole esentare alcuno fra questi diritti dal regime della convalida.

Sotto questo profilo, l’espansione del raggio di applicazione della convalida ad includere sia i marchi registrati anteriori sia agli altri segni distintivi di impresa e diritti anteriori deve essere visto come corollario ultimo e estremo, ma conseguente, della scelta comunitaria a favore della coesistenza fra la disciplina dei marchi comunitari e quella dei diritti nazionali anteriori. La catena di passaggi che legano questo effetto alla sua premessa merita di essere ripercorsa nelle sue tappe fondamentali in vista di una corretta ricostruzione dei profili funzionali della convalida.

Il regolamento, lo si è detto[356], ammette la coesistenza del marchio comunitario con i diritti nazionali anteriori, al contempo relativizzando gli impedimenti e i motivi di nullità corrispondenti. Sul piano comunitario, tuttavia, solo il diritto anteriore che sia dotato di ius excludendi sulla base del diritto nazionale entra in conflitto con il marchio comunitario successivo[357]; e quindi per trovare emersione sul piano comunitario la regola attributiva dello ius excludendi deve essere affermata già sul quello interno[358]. Il legislatore nazionale ha prestato un’adesione entusiastica – forse: fin troppo entusiastica – a questa indicazione, sancendo il principio dell’unitarietà dei segni distintivi[359]. L’eventualità del conflitto fra registrazione successiva e diritti anteriori risulta, alla fine di questo percorso, generalizzata. Questa generalizzazione della possibilità di conflitto postula peraltro un correttivo, quando la coesistenza dei segni confliggenti si protragga nel tempo: per l’appunto la “preclusione per tolleranza” che, sancita dal par. 2 dell’art. 54 r.m.c. a beneficio del marchio comunitario successivo nei confronti di qualsiasi tipo di segno o diritto anteriore, sul piano nazionale è accolta anche a beneficio del suo omologo, il marchio registrato italiano dall’art. 28 c.p.i. Né potrebbe essere diversamente: la registrazione nazionale non potrebbe essere sottoposta a incertezze maggiori di quelle cui è esposta la registrazione comunitaria, ancora una volta per l’operare del principio della competizione regolatoria fra ordinamenti[360].

Questa è dunque la connotazione funzionale attuale dell’istituto. Essa è ancor più nitidamente visibile quando venga osservata a partire dalla prospettiva del diritto comunitario. Per l’ordinamento dell’Unione europea la scelta di vertice che governa a cascata i diversi momenti della disciplina consiste nell’obiettivo di massimizzare la libertà di circolazione dei beni (e di prestazione dei servizi) “di marca”. In tanto la disciplina del marchio comunitario può accettare la coesistenza fra questo segno distintivo e i diritti nazionali anteriori, in quanto il momento in cui il marchio comunitario raggiungerà lo statuto ottimale di segno incontestabile sia predeterminato in termini rigorosi e preventivabili ex ante senza margini di incertezza e quello statuto comporti la circolazione libera dei beni contraddistinti dal marchio comunitario almeno sul territorio dove questo ha compiuto l’uso che gli ha guadagnato l’incontestabilità, anche se non su tutto lo scacchiere comunitario[361]. Che poi accanto al marchio comunitario, inteso come segno distintivo di elezione delle iniziative economiche di scala continentale, possano sopravvivere diritti nazionali anteriori, non importa eccessivamente: si tratta infatti di fenomeno che l’impresa maggiore è in grado di governare senza troppe difficoltà, visto che dopo tutto questa dispone di tutte le leve della comunicazione aziendale[362]. Fondamentale è piuttosto che non sia messa a repentaglio la prerogativa più preziosa che deve accompagnarsi alla titolarità del marchio comunitario: un diritto di uso proiettato su scala europea e non più attaccabile a decorrere da una data certa.

85.3. Il fondamento razionale dell’istituto. Prima della Novella del 1992, la funzione dell’istituto della convalida era abbastanza trasparente. Se al conflitto fra i diritti anteriori contemplati all’epoca dalla norma si fossero applicati i principi in materia di nullità, ci si sarebbe dovuti attenere al principio per cui il secondo segno, il marchio registrato, sarebbe restato esposto all’azione di nullità senza limiti di tempo[363]. Ma una soluzione come questa provocherebbe molti inconvenienti, non rimediabili, per le ragioni che si sono appena viste[364], con il ricorso agli istituti generalcivilistici della prescrizione e dell’usucapione. Il titolare del segno anteriore potrebbe quindi maliziosamente astenersi dall’agire fin quando il segno successivo non si fosse accreditato sul mercato, per poi eliminarlo al momento buono e acquisirne la clientela[365]. Gli stessi consumatori potrebbero esserne pregiudicati: essi ben possono avere imparato a differenziare fra i due segni, che sono considerati confliggenti dal punto di vista normativo anche se siano solo simili e vengano usati in settori distinti (diversi ma affini). E resterebbero disorientati se il secondo marchio scomparisse dal suo settore di attività per essere ivi rimpiazzato dal primo[366].

La comunitarizzazione dell’istituto or ora delineata ne ha però spostato il baricentro: se ancor prima della Novella esso andava reperito nello scopo di evitare che il titolare del diritto anteriore restasse a lungo inerte con l’intento di appropriarsi al momento buono dell’avviamento conseguito dal successivo registrante, oggi la finalità è quella di fornire un lasciapassare quanto più sicuro (e forse ampio)[367] possibile al titolare della registrazione successiva. Insomma: dall’idea regolativa del divieto di abuso a carico del primo utilizzatore si passa a quella della garanzia dell’incontestabilità piena, estesa a vaste porzioni dello scacchiere comunitario, a favore dell’utilizzatore successivo[368]. Certo, non si tratta di un rovesciamento di prospettiva ma di un mutamento di accento: epperò dal polo della sanzione nei confronti dell’acquiescence si passa al favore nei confronti dell’incontestability o Unanfechtbarkeit[369].

85.4. La geometria delle norme. Oggi la disciplina della materia è distribuita fra gli artt. 54 e 110 r.m.c. da un lato e l’art. 28 c.p.i. dall’altro.

Il regolamento si occupa della sorte dei marchi comunitari: e quindi sancisce quando un marchio comunitario posteriore benefici della convalida, con riferimento tanto ai casi nei quali l’anteriorità contro cui opera la convalida sia un altro marchio comunitario[370], quanto ai casi nei quali l’anteriorità sia rappresentata da un segno distintivo o diritto anteriore diverso da un marchio comunitario e quindi tendenzialmente nazionale[371]. In entrambe le sue articolazioni, la norma concerne l’individuazione dei presupposti della preclusione “per tolleranza” con riferimento specifico all’azione di nullità; essa è peraltro completata dalla previsione che chiarisce che sulla base degli stessi presupposti è preclusa anche l’azione di contraffazione[372].

L’art. 28 c.p.i. conferma il dono della sintesi del legislatore italiano: in una sola disposizione sono sancite le sorti dell’azione sia di nullità sia di contraffazione. Realizzatisi i presupposti della norma, i titolari dei diritti in essa indicati non possono né “domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso”.

Con riguardo ai marchi registrati successivamente che beneficiano della convalida, la norma interna si occupa della sorte dei marchi italiani, enunciando quali siano i presupposti al cui ricorrere è subordinato l’effetto ad essi favorevole della convalida. Chiaro è che la convalidazione opera anche contro i marchi anteriori registrati, come ormai prevede la Novella.

Dal punto di vista letterale meno chiaro è se i marchi registrati anteriori contro cui opera la convalidazione siano solo quelli nazionali, come farebbe pensare il riferimento al “titolare di un marchio di impresa anteriore ai sensi dell’art. 12”, visto che nella disposizione richiamata il legislatore italiano si occupa della questione solo con riguardo ai marchi per i quali ha diretta potestà normativa, che sono per l’appunto i marchi italiani. A chiarire il dubbio soccorre però il diritto comunitario sovraordinato, che nella disposizione obbligatoria della direttiva prescrive che la “preclusione” disciplinata dal diritto nazionale avvenga anche a carico dei marchi comunitari anteriori[373]. Dunque, i marchi registrati anteriori contro cui opera la convalidazione sono tutti quelli di cui all’art. 4, par. 2, della medesima direttiva, che possono essere nazionali, comunitari od anche “assimilati” a essi[374].

Sempre dal punto di vista puramente lessicale, e con riferimento all’individuazione dei diritti anteriori rilevanti, ci si potrebbe anche chiedere chi sia, ai fini dello stesso art. 28 c.p.i., “il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale”. Per la lettura di questa norma soccorre la previsione dell’art. 9, par. 2, della direttiva[375]. Tutti i segni distintivi e diritti anteriori confliggenti che potrebbero invalidare una registrazione successiva sono soggetti alla convalida; quindi, l’espressione corrispondente designa i titolari dei segni distintivi anteriori indicati all’art. 12.1, lett. b) e c), c.p.i., essendo il precetto a sua volta completato dal separato riferimento agli altri diritti anteriori confliggenti di cui agli artt. 8 e 14.1, lett. c), operato dal 2° comma dell’art. 28 c.p.i. Risultano quindi soggetti alla convalida anche i marchi non registrati anteriori, la ditta, l’insegna, il nome a dominio e gli altri segni distintivi, tipici e atipici, ricompresi nel perimetro tracciato dal principio dell’unitarietà dei segni distintivi; i ritratti, i nomi e gli altri diritti esclusivi[376].

Insomma, e riassuntivamente: prima della Novella del 1992 si riteneva che la convalida fosse affare che riguardava solo il rapporto fra un marchio registrato successivo e un marchio di fatto anteriore, con la modesta propaggine rappresentata da ritratti nomi e diritti esclusivi. Oggi il raggio di azione della convalida ha conosciuto un’estensione notevole, operando anche a carico dei marchi registrati anteriori come anche di tutti gli altri segni distintivi e diritti anteriori, nessuno escluso, che possano venire in considerazione come impedimenti relativi o motivi di nullità relativa.

È logico domandarsi se l’espansione così realizzata abbia raggiunto i suoi estremi confini. Ciò significa chiedersi se la convalida oggi non possa e debba operare a tutto campo e più precisamente se sia possibile sottoporre a essa per via interpretativa anche quelle ipotesi di conflitto che ancor oggi non trovano disciplina espressa nel dettato delle previsioni di riferimento. L’interrogativo ha in particolare ragion d’essere in due situazioni: opera la convalida anche a beneficio di un marchio successivo che registrato non sia? E opera nel rapporto fra due segni distintivi nessuno dei quali sia un marchio?

La riflessione giuridica fornisce nei due casi indicazioni divergenti.

Quanto al primo quesito, dovrebbe escludersi che i marchi non registrati successivi beneficino della convalida per via di interpretazione analogica, perché questo risultato si porrebbe in contrasto con la scelta legislativa a favore della registrazione del marchio che è sottesa alla disciplina complessiva della materia[377].

Quando invece, venendo al secondo quesito, ci si imbatta in un conflitto “orizzontale” fra due segni distintivi, ad es. ditta contro ditta – ma lo stesso potrebbe valere per il conflitto fra una ditta anteriore e un nome a dominio usato nell’attività economica successivo e così via –, la tentazione di procedere a un’applicazione analogica si fa forte; e pare avere dalla sua anche buone ragioni di ordine generale. Dopo tutto, in questa situazione trova emersione puntuale l’esigenza generale di evitare il protrarsi di una situazione di incertezza giuridica, nella quale il segno successivo, pur soggetto in qualsiasi momento all’invalidazione, continua a svolgere la sua funzione sul mercato. Poiché quest’esigenza non può trovare, per le ragioni appena viste, risposta nelle norme generalcivilistiche, viene naturale provvedere alla bisogna con un’applicazione analogica dell’istituto della convalida. La giurisprudenza non mostra quindi particolare affanno nel ritenere che una ditta successiva possa beneficiare della convalida nei confronti di una ditta anteriore[378].

Se poi impostazioni così divergenti possano essere ricondotte a una reciproca compatibilità, è altra questione. Il compito non pare impossibile: parrebbe coerente negare la registrazione per i segni registrabili ma non registrati; e concederla per quelli per i quali la registrazione non sia legislativamente prevista. Va infatti considerato che l’espansione della disciplina della convalida trova la propria ragione ultima nel contemperamento fra l’esigenza di ammettere la coesistenza fra marchi comunitari successivi, per definizione registrati, e diritti anteriori, e garantire l’incontestabilità dei primi dopo il decorso del tempo necessario; l’esigenza di questo contemperamento può riproporsi per i marchi nazionali registrati, non per quelli di fatto.

86. I presupposti della convalida |Torna al sommario|

La convalida opera in tanto in quanto vi sia un conflitto fra il diritto anteriore e la registrazione successiva. Le norme comunitarie in tema di preclusione non dicono quali siano gli antecedenti del verificarsi di questo conflitto con specifico riferimento a ciascun segno e diritto: come è del tutto logico, visto che l’istituto della convalida serve a dare una soluzione ai problemi che derivano dal protrarsi di un conflitto latente, e non a identificare quando ricorra quest’ultimo. All’identificazione degli antecedenti del conflitto provvedono del resto con la necessaria precisione le specifiche disposizioni che di volta in volta identificano i motivi di nullità relativa suscettibili di convalida[379].

L’effetto della convalida si produce quando si verifichino tre presupposti, uno oggettivo e due soggettivi[380]. Più precisamente occorre, sotto il profilo oggettivo, che (i) il marchio registrato successivo sia stato usato per un quinquennio ininterrotto; sotto il profilo soggettivo, che (ii) l’uso medesimo risulti conosciuto e tollerato per un periodo non inferiore dal titolare del diritto anteriore; ed, inoltre, che (iii) il deposito della domanda di registrazione posteriore non sia stato effettuato “in malafede”.

Soffermiamoci a esaminare separatamente questi tre presupposti.

(i) Ritorna qui un altro riferimento alla nozione di uso. Trattandosi di un uso cui è addirittura ricollegato un effetto estintivo di una parte delle prerogative facenti capo al titolare del segno o diritto anteriore[381], si avrebbe la tentazione di pensare che sia richiesto un uso del marchio registrato successivo dotato di caratteristiche sufficientemente intense e ampie da produrre l’effetto che in precedenza si è designato come “notorietà qualificata”[382]. Si potrebbe avvalorare tale suggerimento osservando che questo è un caso nel quale assume rilievo la percezione dei consumatori e il suo consolidamento rispetto alla rispettiva collocazione sul mercato dei due segni teoricamente confliggenti. Forse non è però proprio così; anzi, questo sembra essere un caso nel quale la valutazione ha primariamente per oggetto la posizione concorrenziale rispettiva delle due imprese titolari dei marchi coesistenti. Dopo tutto, il titolare del marchio posteriore della cui convalidazione si tratta già dispone nei confronti dei terzi del titolo che gli deriva dalla registrazione; e i terzi non possono mettere in questione la validità del titolo sulla base del diritto anteriore altrui. In questa prospettiva, si potrebbe argomentare che l’effetto della convalida è limitato ai rapporti fra i titolari dei due segni confliggenti e che quindi ai fini della convalida stessa non può e non deve essere richiesta la prova di un uso che vada al di là di quello che è richiesto dalle regole – che anch’esso attengono ai reciproci rapporti fra richiedente e titolare dei diritti anteriori – sulla prova dell’uso anteriore nell’azione di opposizione e di invalidità e dalle norme sulla decadenza[383]. In ogni caso anche qui è da ritenersi produttivo dell’effetto utile della convalida non qualsiasi uso, ma solo quello che avvenga in funzione distintiva dell’origine commerciale dei beni, non essendo, a tal fine, sufficiente un uso in funzione descrittiva di caratteristiche dei beni in questione[384]. Secondo i principi, l’uso del licenziatario è ascrivibile al titolare[385]. Peraltro il contesto proprio della convalida fa emergere due particolarità.

La prima si colloca sul piano cronologico o temporale: qui l’uso del marchio registrato posteriore deve essere almeno quinquennale; e ininterrotto. Le norme non lo dicono espressamente; ma è da ritenersi che ai fini del computo assuma rilievo solo l’uso successivo alla registrazione del marchio posteriore, posto che l’istituto opera – per le ragioni appena viste – solo a vantaggio dei marchi registrati e non di quelli di fatto[386]. Che in questo caso sia richiesta una misura fissa ratione temporis, non sorprende: poiché la convalida è, come si è visto, preordinata a conferire certezza a beneficio dell’utilizzatore successivo, l’orizzonte temporale richiesto per il prodursi della convalida deve essere determinato con la massima precisione possibile, almeno nel suo parametro oggettivo (ché quanto al parametro soggettivo, della conoscenza dell’uso da parte del titolare del segno distintivo o diritto anteriore e della corrispondente tolleranza, non possono che residuare le incertezze che si vedranno fra breve). Se la convalida si produce rispetto a un marchio anteriore, l’uso dovrà riferirsi a beni identici o simili; e per determinare quando questo avvenga, dovrà farsi capo ai criteri ordinari impiegati ai fini dell’accertamento dell’impedimento nel secondo conflitto[387]; e anche il segno dovrà essere identico o simile[388]; ché, del resto, se non ricorressero questi due fattori non sarebbe neppur configurabile il motivo di nullità suscettibile di convalida[389].

Quanto alla dimensione geografica o territoriale, la disciplina esibisce una divergenza parziale, ma significativa a seconda che il marchio registrato posteriore sia nazionale o comunitario. Sul piano interno, la convalida del marchio registrato successivo nazionale non si produce se l’impiego del marchio successivo non avvenga su scala nazionale[390]; e lo stesso vale per la convalida di una registrazione comunitaria successiva confliggente con un marchio o con un diritto anteriore nazionale: anche qui è richiesto “l’uso di un marchio nazionale posteriore nello Stato membro” in questione[391]. È dunque richiesto che l’uso del segno successivo avvenga nello stesso ambito geografico in cui il diritto anteriore è protetto.

Le norme comunitarie relative al conflitto con un marchio anteriore comunitario si riferiscono invece alla tolleranza per cinque anni consecutivi dell’“uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità”[392]. Peraltro, per la registrazione di un marchio comunitario, diversamente da quanto avviene per la registrazione di un marchio federale anziché statuale nel diritto degli Stati Uniti, non è richiesta la prova di un intento di usare in più di uno Stato membro[393]; e, come si vedrà, anche l’uso in un solo Stato membro è allo stato ritenuto sufficiente per evitare la decadenza[394]. Può quindi avvenire che la preclusione operi anche se il marchio comunitario successivo non sia stato affatto utilizzato nello Stato membro in cui il marchio comunitario anteriore è usato? Parrebbe di sì; e il risultato non dovrebbe oltremodo sorprendere, vista la curvatura funzionale dell’istituto, che è apparso preordinato a sgombrare il campo all’emersione e all’operatività su scala comunitaria di marchi a vocazione sovranazionale.

La soluzione pare però lasciare una sensazione di iniquità, una volta che consentisse che l’uso in una zona remota dell’Unione producesse la convalida anche a carico di un titolare di un marchio comunitario anteriore che operasse su tutt’altro mercato, quando invece la sovrapposizione di mercati è richiesta per la convalida dei marchi confliggenti con diritti nazionali anteriori. La soluzione, tuttavia, pare inscritta nelle scelte di vertice su cui ci si è precedentemente soffermati; e il rischio di una sua iniquità può forse essere attenuato, se non del tutto corretto, dall’operare degli altri due requisiti postulati perché si produca l’effetto della convalida, la conoscenza e la tolleranza, da un lato, e l’assenza di mala fede, dall’altro su cui ci si dovrà quindi ora soffermare.

(ii) Il prodursi dell’effetto della convalida è subordinato anche alla presenza di un duplice presupposto soggettivo. In passato nel nostro diritto il presupposto soggettivo era riferito al successivo registrante: occorreva che il marchio successivo fosse stato “pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni”[395] . A taluni era parso che un presupposto soggettivo così strutturato e basato sulla buona fede fosse di pressoché impossibile realizzazione: ci si domandava quando mai la presenza di un marchio di fatto anteriore dotato di notorietà generale avrebbe potuto essere ignorato proprio dal successivo registrante, che, per definizione avrebbe dovuto essere un operatore professionale attivo nel settore di riferimento[396]. All’interrogativo potevano per la verità essere fornite risposte convincenti. All’epoca, la convalida poteva spesso assistere il registrante successivo nei confronti di anteriorità che, pur avendo da lungo cessato di essere vitali, fossero state riesumate dal contraffattore per paralizzare un’azione di contraffazione; e allora il titolare del marchio azionato poteva davvero non aver mai incontrato per la sua strada quello che a tutti gli effetti era soltanto un “fantasma di marchio”. Se poi anche il marchio anteriore fosse usato sul mercato, il segno avrebbe potuto essere sufficientemente diverso e i beni sufficientemente lontani da persuadere il successivo registrante, che pur ne fosse al corrente, di non stare invadendo il perimetro dell’altrui esclusiva[397].

Oggi, il primo – e principale – presupposto soggettivo si riferisce al titolare del diritto anteriore e alla conoscenza e tolleranza da parte di questi del marchio successivo. Perché si produca la convalida, occorre infatti che il titolare del diritto anteriore abbia conosciuto e tollerato l’uso protratto per più di cinque anni del successivo registrante[398]; il dies a quo del quinquennio si commisura non all’inizio dell’uso né alla data della (pur necessaria) registrazione, ma al momento iniziale della conoscenza dell’uso[399]. Il presupposto soggettivo è inteso non senza rigore: sul registrante successivo che invochi la convalida incombe l’onere della prova non solo dell’uso ultraquinquennale[400], ma anche della sua conoscenza e tolleranza da parte del titolare del diritto anteriore[401].

La circostanza che il marchio successivo sia registrato non può di per sé essere decisiva a questo riguardo[402]. Anzi, a rigore questa circostanza non pare potere neppure istituire una presunzione semplice di conoscenza da parte del titolare del diritto anteriore[403], ché, altrimenti, visto che il marchio candidato alla convalida per definizione è registrato, la presunzione sarebbe sempre operante. D’altro canto il tenore letterale della norma sembrerebbe postulare la conoscenza dell’uso, non della registrazione; e quindi la conoscenza – e a maggior ragione la conoscibilità attraverso il sistema pubblicitario in atto – della registrazione o della domanda di registrazione dovrebbe al più essere un fattore da prendere in considerazione fra gli altri[404]. È verosimile che la prova della conoscenza possa venire più facilmente raggiunta mediante la dimostrazione della diffusione del marchio successivo, della sua notorietà pubblicitaria, della partecipazione a fiere e iniziative di settore, di cui il titolare del diritto anteriore sia attendibilmente consapevole[405].

Quanto alla tolleranza, si possono porre due questioni, l’una sostanziale, l’altra procedimentale. Che dire, innanzitutto, del caso nel quale il marchio successivo in concreto non interferisca con il diritto anteriore, come avviene, ad es., se il marchio comunitario successivo sia usato solo sul mercato polacco e il titolare italiano non corra quindi neppure il rischio di perdere una sola vendita visto che egli opera solo sul mercato nazionale? Si potrebbe argomentare che qui, mancando un’interferenza dal punto di vista economico, non si avrebbe alcuna tolleranza del titolare del diritto anteriore. La questione è espressamente risolta nel caso del conflitto fra un marchio o diritto anteriore nazionale e un marchio comunitario registrato successivamente: la norma richiede la tolleranza – e quindi la conoscenza – de “l’uso di un marchio comunitario posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l’altro contrassegno anteriore è tutelato”[406]. Quindi la tolleranza concerne solo l’uso nello Stato membri che dà protezione al diritto anteriore. Un dubbio si può profilare se il conflitto concerna due marchi entrambi comunitari. Si potrebbe anche in questo caso, già esaminato al punto precedente in relazione al requisito dell’uso del marchio successivo, subordinare la convalida alla prova della conoscenza da parte del titolare del marchio comunitario anteriore dell’uso del marchio comunitario successivo nello stesso Stato membro ove il primo operi: in difetto, si potrebbe dire, non vi è un conflitto economico reale. E tuttavia si potrebbe obiettare che, per tutto il periodo previsto dal par. 1 dell’art. 54 r.m.c., il titolare del marchio comunitario anteriore ha pur sempre la facoltà di chiedere l’annullamento della registrazione comunitaria successiva e che se, per un quinquennio, egli si astiene dal farlo, pur essendo a conoscenza dell’uso altrui, sarebbe riscontrabile quella tolleranza al cui verificarsi l’ordinamento ricollega una stabilizzazione del diritto successivo. Dopo tutto, chi chiede un marchio comunitario ha l’onere di vigilare sulla effettività della sua protezione sull’intero mercato dell’Unione. Questa seconda soluzione non è imposta dal tenore letterale della norma; ma sembra più coerente con il profilo funzionale della convalida che si è affermato nel diritto comunitario dei marchi.

Sotto il profilo procedimentale, ci si domanda se a evitare la tolleranza il titolare del diritto anteriore debba assumere una vera e propria iniziativa giudiziaria; oppure se sia sufficiente un atto stragiudiziale, come una diffida. La giurisprudenza formatasi con riferimento al regime anteriore alla Novella non esitava a ritenere sufficiente la diffida[407]; in quel contesto però la soluzione poteva agevolmente basarsi sul fatto che, dopo aver ricevuto una diffida (si intende: circostanziata), il successivo registrante non poteva più ritenersi in “buona fede”. Ma il sistema attuale fa riferimento non alla presenza e al permanere della “buona fede” del postadottante ma alla “tolleranza” del titolare del diritto anteriore. È questo il contesto nel quale più di recente la Cassazione ha assunto la posizione opposta: la convalida può essere impedita solo con la notifica di un atto giudiziario[408]. La soluzione appare coerente con la sopra segnalata svolta nella curvatura funzionale dell’istituto: la norma mira non a sanzionare l’inerzia del titolare del diritto anteriore ma a garantire un quadro di certezze a beneficio del marchio successivamente registrato[409].

Che dire del caso in cui la tolleranza del titolare del marchio anteriore nei confronti del marchio successivo risultasse in una situazione di decettività, nella quale i consumatori possono incorrere in equivoco? L’ipotesi è tutt’altro che irrealistica. Può essere che i due marchi possano convivere gomito a gomito senza troppe interferenze e che il pubblico impari con il passare del tempo a distinguere fra le produzioni da essi rispettivamente contrassegnate; ma è anche possibile all’opposto che il titolare del marchio anteriore sia ben consapevole dell’errore in cui incorre il pubblico, che ascrive all’una linea di produzione le caratteristiche dell’altra e che valuti conveniente il protrarsi della situazione o comunque preferisca non porvi rimedio. Per escludere che questo comportamento del titolare del marchio anteriore possa condurre non alla convalida del marchio successivo ma alla decadenza di quello anteriore, si è osservato che il consenso del titolare del marchio anteriore non potrebbe produrre l’ipotizzata conseguenza avversa perché esso comporterebbe semplice tolleranza e non attribuirebbe all’utilizzatore successivo alcuna prerogativa sul segno od autorizzazione al suo uso; un “consenso” siffatto non potrebbero mettere a repentaglio la sopravvivenza del marchio anteriore[410].

La tesi non convince. Il marchio anteriore può diventare decettivo, lo si vedrà a suo tempo[411], già per il solo fatto di non essere azionato a tempo debito contro un marchio identico o simile usato per beni identici o simili; e ciò a prescindere da qualsiasi tolleranza o consenso del titolare del marchio anteriore. Il protrarsi dell’uso di due marchi identici o simili per beni identici o simili può infatti sortire due esiti opposti e simmetrici: il decorso del tempo può condurre a un superamento del rischio di confusione, quando il pubblico impari a distinguere le due linee di produzione; o può condurre a un inganno del pubblico medesimo produttivo della decadenza, quando questa linea di demarcazione non emerga e l’inganno del pubblico verta su caratteristiche dei beni essenziali per l’apprezzamento del pubblico medesimo. Non si vede quindi per quale motivo si debba assumere che il “consenso” all’uso del marchio idoneo a trarre in inganno il pubblico circa la qualità dei prodotti[412] sia necessario per il prodorsi dell’effetto e debba necessariamente comportare – come pure si è detto – un’investitura a beneficio del successivo utilizzatore.

Vero è piuttosto che, se il diritto comunitario e interno dei marchi hanno moltiplicato le ipotesi di coesistenza dei marchi[413], ciò è potuto avvenire sull’assunto che esse, pur ammissibili in linea di principio, siano soggette alla sanzione della decadenza se la compresenza dei segni sul mercato conduca a un inganno del pubblico. Lo stesso principio vale per il caso che qui interessa.

(iii) Infine, il deposito della domanda di registrazione successiva non deve essere stato operato in mala fede. Ritorna qui una clausola generale tutt’altro che inconsueta nel diritto dei marchi[414]; e che di volta in volta assume il significato particolare che le viene attribuito dal contesto. La circostanza che il marchio anteriore possa essere registrato e quindi oggetto di pubblicazione ufficiale non pare qui decisivo; i marchi e i settori di appartenenza possono essere sufficientemente vicini da essere ritenuti interferenti all’occhio esperto del magistrato, ma non è detto che il registrante sia immediatamente in grado di compiere la valutazione corrispondente[415]. Così, è stato ritenuto che non ricorra malafede soltanto perché il registrante abbia omesso di accertarsi dell’esistenza di un marchio simile; e si è quindi concluso che la convalida potesse operare a beneficio del successivo marchio registrato “Pian delle Vigne” contro il precedente “Pier delle Vigne” per beni affini ma non identici[416].

Certo è che nel diritto dei segni distintivi la nozione di “deposito in mala fede” è caratterizzata da una potenzialità espansiva non indifferente, come si conviene del resto alle clausole generali. È possibile quindi tornare al caso, più volte sfiorato, nel quale il marchio comunitario successivo sia stato utilizzato per il periodo richiesto solo in un singolo Stato membro, diverso da quello nel quale è protetto il marchio (comunitario) anteriore contro il quale è richiesta la convalida. Ora, anche se il marchio successivo possa ritenersi conosciuto e tollerato dal titolare del marchio anteriore, vi è da chiedersi se, quando consti che il marchio successivo sia stato depositato con l’intenzione di farne un uso “confinato” a un solo Stato membro fino a quando non operi la convalida, per poi “allargarsi”, non ricorra un’ipotesi di deposito in mala fede[417].

Si è detto che si avrebbe sempre malafede nel deposito del ritratto di persona famosa[418]. Può essere che in questo caso la mala fede sia più probabile, ma certo essa non è inevitabile. Una fondazione titolare di impresa può ben depositare come marchio, ad es. per le proprie pubblicazioni, il ritratto di un filosofo famoso, sul presupposto di un consenso dei congiunti che siedano nel consiglio di amministrazione; trascorsi i cinque anni dall’uso questi non possono più cambiare idea, neppur sostenendo che il deposito fosse avvenuto in mala fede.

Il requisito della malafede va accertato con riferimento al momento del deposito: mala fides superveniens non nocet[419].

***

Fin qui si è detto della disciplina legislativa espressa dei presupposti della convalida. Essa deve, naturalmente, essere integrata dai principi. Così, la lesione ai valori personalistici della fama, del credito e del decoro non è suscettibile di convalida. Qualsiasi tolleranza manifestata al riguardo non produce effetto in materia di diritti indisponibili.

87. Le conseguenze della convalida |Torna al sommario|

Quale è la sorte del segno o diritto anteriore dopo che la convalida abbia avuto effetto? Dopo la riforma del 1992 non si hanno dubbi che il diritto del titolare del segno anteriore non si estingua[420]. Esso può essere azionato contro terzi che non siano autorizzati esattamente come prima, ovvero come se la convalida non fosse intervenuta; esso però non conferisce (più) la facoltà di opporsi all’uso del marchio successivo convalidato; e altrettanto dispone, rispetto al segno o diritto anteriore che abbia subito la convalida ad opera di un marchio comunitario convalidato, il par. 3 dell’art. 54 r.m.c. [421]. Ci troviamo qui di fronte a un’altra ipotesi di coesistenza sul mercato di segni confliggenti[422]. Nel caso che qui interessa, la convivenza dei due segni si è per definizione stabilizzata nel tempo e il rischio di confusione dei consumatori può essere divenuto relativamente basso.

Questa constatazione sarebbe tanto più vera se si tenesse fermo il principio in forza del quale anche la convalida opererebbe una sorta di cristallizzazione dello status quo, in quanto essa sarebbe limitata ai beni per i quali sia avvenuto l’uso ultraquinquennale. La norma, si dice, rende legittimo l’uso “con riferimento ai prodotti e servizi per i quali esso (scil.: il marchio successivo) è stato utilizzato”; non l’impiego per beni diversi, anche se questi fossero affini e anche se per questi fosse stata ottenuta la registrazione, ma a questa non si fosse accompagnato l’uso ultraquinquennale[423]. L’assunto sembra convincente; anche se è difficile immaginare che il titolare del marchio comunitario che ha ottenuto il salvacondotto rappresentato dalla convalida si accontenti davvero di vedere il suo marchio congelato al solo settore di iniziale impiego.

La norma non precisa se la convalida retroagisca al momento del deposito del marchio convalidato oppure decorra solo dal compimento del periodo quinquennale. La questione può avere qualche implicazione operativa di rilievo. Così, ci si potrebbe domandare se il titolare del marchio anteriore, che pur subisce la convalida, possa avere diritto al risarcimento del pregiudizio che il suo anteriore marchio abbia subito ad opera del marchio successivo, sia pur limitatamente al periodo anteriore alla convalida; e l’interrogativo potrebbe risultare meno bizzarro di quanto esso non appaia a prima vista, se si accolga la conclusione per la quale ad evitare la convalida occorra la proposizione di un’azione giudiziaria, non essendo allo scopo sufficiente una diffida[424].

In una prospettiva completamente diversa, ci si potrebbe domandare se il titolare del marchio che beneficia della convalida abbia titolo a ottenere il risarcimento del danno cagionato da un marchio confliggente di un terzo anche per il periodo anteriore alla convalida; dove la risposta positiva parrebbe attendibile, posto che, in regime di legittimazione relativa all’azione di nullità, il vizio di cui originariamente fosse affetto il marchio poi convalidato avrebbe potuto comunque essere fatto valere soltanto dal titolare del marchio anteriore e non dai terzi.

Si tratta di quesito delicato, che verosimilmente non può essere affrontato e risolto isolatamente nella prospettiva della convalida, ché di marchi inizialmente invalidi e che poi col passare del tempo – e con il proseguire dell’attività contraddistinta dal segno – acquistano o recuperano la validità mancante o perduta è costellato il diritto dei marchi nuovo. Si pensi all’acquisto del c.d. secondary meaning, alla c.d. sanatoria o consolidamento, alla riabilitazione del marchio decaduto che si colloca sul versante opposto e parallelo alla sanatoria e al consolidamento, oltre che agli effetti della convalida nella loro biforcazione fra marchio anteriore e successivo[425]. Dove per un verso è chiaro che la soluzione per queste ipotesi non può essere ricercata e reperita isolatamente, caso per caso, e tuttavia allo stesso tempo e per altro verso si può dubitare sulla praticabilità di una soluzione all’ingrosso, che trascuri l’assetto di interessi – del titolare del marchio anteriore, di quello del marchio posteriore e dei terzi – che di volta in volta vengono in gioco. Si tratta in realtà di un tema eccellente per una monografia ancora da scrivere, che però esorbita i limiti di una considerazione trattatistica per quanto estesa come quella qui proposta. Per l’intanto, si può osservare come il secondary meaning produca il superamento di un impedimento assoluto, mentre gli altri fenomeni di sopravvenienza concernono solamente impedimenti relativi; questa differenza pare giustificare la circostanza che la pretesa contro terzi del titolare del marchio che beneficia della sopravvenienza conosca nel primo caso limitazioni temporali che mancano negli altri.

In ultimo va ricordato che quello fra i titolari dei due marchi coesistenti che ne facesse uso in modo confusorio o decettivo si esporrebbe al rischio di essere ritenuto responsabile di una pratica commerciale ingannevole o di atti di concorrenza sleale[426] e di perdere il proprio diritto al marchio per decettività sopravvenuta[427].

88. Le tecniche di soluzione del conflitto fra i diritti anteriori e la registrazione: impedimenti alla registrazione, motivi di nullità e azione di rivendicazione |Torna al sommario|

88.1. Generalità. Nelle pagine che precedono ci si è soffermati a individuare quali siano i diritti anteriori spettanti a soggetti diversi dal registrante che possono confliggere con la successiva registrazione di un marchio. Si è anche visto quali siano le tecniche di soluzione dei conflitti corrispondenti e come esse possano, a seconda della qualificazione dei diritti anteriori di volta in volta considerati, assumere la forma dell’esame d’ufficio, dell’opposizione alla registrazione, dell’azione amministrativa o giurisdizionale di nullità o di una qualche combinazione fra questi strumenti, variabile, per di più, a seconda che si prenda in considerazione il diritto nazionale oppure quello comunitario[428].

Occorre ora aggiungere che in alcune situazioni i titolari dei diritti anteriori dispongono di un rimedio ulteriore, rispetto ai mezzi “ordinari” di reazione all’altrui registrazione del marchio cui si è appena accennato: l’azione di rivendicazione. Tramite questo istituto, il titolare del diritto anteriore si vede attribuita un’altra freccia al proprio arco: gli è consentito infatti di provocare l’intestazione a sé della registrazione richiesta da altri, anziché di provocarne l’eliminazione attraverso il diniego di registrazione o l’invalidazione; o, in altri termini, di valersi di un rimedio restitutorio anziché demolitorio.

88.2. La rivendicazione fra diritto interno, internazionale e comunitario. Il legislatore ha introdotto l’istituto della rivendicazione del marchio solo con la Novella del 1992[429]. All’epoca si poteva ben dire che i tempi fossero maturi per un innesto dell’istituto nel tessuto della legge marchi; e ciò per almeno due ragioni.

La prima è collegata all’emersione della funzione pubblicitaria od attrattiva del marchio, sancita dalla stessa Novella. Nel momento stesso in cui l’investimento pubblicitario riversato sul segno assumeva un proprio autonomo rilievo giuridico, ci si era infatti avveduti che il titolo per l’acquisto del diritto sul segno avrebbe potuto essere costituito anche da fatti giuridici diversi da quelli tradizionalmente conosciuti[430] della registrazione del segno e dal suo impiego sul mercato; e ci si è pertanto preoccupati di codificare una tecnica giuridica, quale è per l’appunto la rivendicazione, che consenta di recuperare l’entità al patrimonio del soggetto che su di essa avesse investito anche a prescindere da registrazione e uso.

La seconda ragione dell’innesto stava nell’esempio fornito dalla disciplina contigua dei brevetti per invenzione, nella quale l’azione di rivendicazione era nel frattempo stata introdotta con qualche successo[431] e che quindi suggeriva l’estensione dell’istituto al settore finitimo del diritto dei marchi.

Nelle nuove coordinate normative, si poteva dunque immaginare che esistesse un diritto al marchio distinto e anteriore rispetto al diritto di marchio, come pacificamente si riconosce nel campo delle invenzioni, dove da sempre è comunemente accettata la distinzione fra il diritto di brevetto e il diritto al brevetto[432]; e che il rimedio appropriato alla registrazione del non avente diritto possa consistere, oltre e accanto ai meccanismi che tolgono di mezzo il titolo richiesto od ottenuto non iure dal terzo, nella previsione di un’azione di rivendicazione a favore dell’avente diritto.

Entrambe le motivazioni ora delineate sono effettivamente presenti nella ricostruzione della vicenda che è stata fornita dal legislatore storico[433]. Si tratta, senza dubbio, di motivazioni convincenti; che non devono peraltro far dimenticare che l’istituto della rivendicazione, pur introdotto solo nel 1992 dall’espressa previsione della Novella, già aveva alle proprie spalle una vicenda normativa anteriore assai lunga, ancorché rimasta visibile solo sotto traccia. Questo vale con riferimento già al diritto nazionale, a proposito del quale già verso la fine dell’Ottocento Vivante aveva avuto occasione di ricordare, a proposito della registrazione come marchio de “i segni caratteristici di un’altra persona, sia fisica sia giuridica, e principalmente il suo nome, il suo titolo, le sue onorificenze”, che la “tutela del nome e degli altri segni caratteristici di una persona si troverebbe già nel diritto comune se non fosse consacrata esplicitamente nella legge speciale”[434]. Dove già nel riferimento al diritto comune e alle regole di appartenenza da questo apprestate per rimediare al fenomeno della registrazione del non avente diritto può attendibilmente scorgersi un richiamo all’istituto generalcivilistico della rivendicazione[435].

Inoltre, che si possa configurare un diritto alla registrazione delmarchio prima del diritto di marchio era a ben vedere presupposto già dal testo dell’art. 34 l.m. adottato nel 1942. La norma controbilanciava la presunzione di validità della registrazione statuendo che «la registrazione non pregiudica l’esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l’appartenenza del marchio»; e nel ciò fare sanciva che della registrazione del marchio possa verificarsi giudiziariamente non solo la validità ma anche, per l’appunto, l’appartenenza[436]. Con la conseguenza, piuttosto trasparente, che se la registrazione fosse avvenuta a nome del non avente diritto, l’avente diritto avrebbe potuto rivendicarla a sé[437].

La rivendicazione del marchio si è affacciata da lungo tempo anche sul piano del diritto internazionale. Già nella revisione di Lisbona la figura dell’Agentenmarke era stata oggetto di una disciplina che prevede la possibilità del ricorso al rimedio della rivendicazione. Secondo la norma convenzionale[438], l’avente diritto può infatti domandare non solo la nullità della registrazione del distributore ma anche, “se la legge del Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione”[439] .

Il permanere della competenza normativa dei singoli ordinamenti nazionali non è stata rimessa in questione neppure dal diritto comunitario: l’appartenenza del marchio, lo si è visto, non è materia comunitariamente armonizzata[440]. E tuttavia il diritto comunitario non può esentarsi dall’affrontare il tema dell’appartenenza del marchio almeno sotto un profilo: quello dell’appartenenza del marchio comunitario. Nel regolamento il tema trova tuttavia emersione una sola volta, proprio a proposito della registrazione comunitaria dell’Agentenmarke[441]; ma non può escludersi che in un futuro più o meno lontano il tema possa affacciarsi anche in relazione ad altri profili[442].

Rilevato il carattere incompleto della disciplina convenzionale e quello ellittico della normazione comunitaria, è dunque venuto il momento di vedere più da vicino la regolamentazione interna della rivendicazione del marchio, che, nella nostra legge, è affidata all’art. 118 c.p.i.

89. L’azione di rivendicazione nel diritto italiano dei marchi[443] |Torna al sommario|

89.1. La disciplina della registrazione del non avente diritto e della rivendicazione della registrazione del marchio. Alcuni istituti trovano nel Codice una disciplina unitaria e trasversale ai diversi diritti di proprietà industriale. Così è anche per la rivendicazione (art. 118 c.p.i.). L’istituto è, come si appena visto, di chiaramente mutuato dalla corrispondente previsione della legge invenzioni[444], ove risponde a un’esigenza più palpabile e immediata. L’invenzione è entità che ha una sua chiara consistenza anche indipendentemente dalla sua registrazione e dal suo uso sul mercato: mentre non altrettanto si può dire rispetto al marchio.

Prima della Novella il riferimento all’appartenenza del marchio aveva necessariamente un significato ridotto[445]: finché si rimaneva nelle coordinate segnate dalla tutela della sola funzione distintiva, pareva infatti difficile scorgere nel marchio un’entità dotata di una propria autonomia, proteggibile in linea generale contro l’appropriazione mediante registrazione ad opera di terzi non aventi diritto in assenza di precedente registrazione e prima e indipendentemente dalla sua presenza e affermazione del mercato[446]. La situazione è oggi, come si è appena ricordato, cambiata radicalmente. Nella società della comunicazione globale i segni non hanno più bisogno di attendere il battesimo della presenza sul mercato o della registrazione per vedere riconosciuto il proprio rilievo socio-economico (e consacrato il proprio selling power). Per fare un esempio che ormai risale alla fine degli anni ’80, il ritornello di «Cacao Meravigliao» era già divenuto «celebre» dopo le prime fortunate trasmissioni televisive dirette da Renzo Arbore. Burlescamente presentato come jingle di un immaginario sponsor, esso indusse non pochi consumatori suggestionabili a ricercare sul mercato il prodotto da esso contrassegnato, che in realtà non esisteva. Ci si trova in questo caso come in situazioni consimili al cospetto di un’entità che possiede un valore cospicuo anche se non è mai effettivamente stata usata sul mercato; e si comprende come a tutela della sua appartenenza contro la registrazione non autorizzata ad opera di un terzo[447] sia stata introdotta un’apposita disciplina rivendicatoria, come quella sancita dalla previsione dell’art. 118 c.p.i.

D’altro canto, proprio la riforma del 1992 ha moltiplicato il rischio che la domanda di registrazione venga presentata da terzi che hanno solo il merito di avvedersi per primi del potenziale promozionale insito in un segno, e che procedono alla sua registrazione come marchio senza avere titolo a esso. Si è infatti visto che il testo dell’art. 19.1 c.p.i. innova sul passato introducendo il principio della legittimazione «aperta» alla registrazione del marchio, che può oggi essere richiesta da «chiunque»[448]. Oggi, diversamente che in passato, può conseguire la registrazione anche chi non sia titolare di impresa; chi non si proponga neppure una propria utilizzazione diretta del segno sul mercato; chi intenda appropriarsi del suo valore di scambio e non d’uso. L’intento di queste nuove regole è quello di consentire l’appropriazione del marchio anche da parte di chi abbia investito risorse non nell’affermazione del segno sul mercato ma nella sua creazione e nel suo lancio pubblicitario; ma della loro elasticità può ben valersi anche chi non abbia qualsivoglia titolo sul marchio.

Il Codice tiene conto del rischio così istituito e quindi, nella complessiva disciplina relativa alla registrazione e alla brevettazione del non avente diritto, offre una specifica collocazione alla rivendicazione del marchio. Essa si riferisce ai casi in cui “chi abbia depositato la domanda” sia soggetto diverso da quello cui spetta il “diritto alla registrazione”[449].

La norma attribuisce al soggetto avente diritto alla registrazione la facoltà di fare accertare che il diritto alla registrazione spetta non al depositante ma a sé stesso. Sulla base della sentenza («passata in giudicato») che compia tale accertamento, il soggetto legittimato può nei tre mesi successivi assumere a proprio nome la domanda di registrazione, depositare una nuova domanda con decorrenza dalla data della prima od ottenere il rigetto di quest’ultima[450], sempreché la registrazione non sia stata ancora effettuata.

Quest’ipotesi non è però realistica, perché per ottenere una sentenza di accertamento «passata in giudicato» occorre ordinariamente molto più tempo di quanto occorra per la registrazione.

Il comma successivo prevede pertanto che l’avente diritto possa valersi di rimedi operanti anche se il non avente diritto già abbia ottenuto la registrazione. Egli può alternativamente «a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome ... dell’attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullità ... della registrazione concess[a] a nome di chi non ne aveva diritto»[451].

Come si vede, nell’un caso come nell’altro l’avente diritto che sia passato per le forche caudine di un giudicato che accerti l’appartenenza al medesimo del segno ha due opzioni: quella di distruggere il titolo del non avente diritto (impedendone la registrazione o provocandone la dichiarazione di invalidità) o di ottenere l’intestazione a sé della domanda o della registrazione. È in questa seconda opzione che sta la specificità del rimedio restitutorio anziché invalidatorio della rivendicazione.

89.2. I soggetti cui è riservata la legittimazione esclusiva alla registrazione del segno come marchio. Ci si deve domandare quali siano le fattispecie nelle quali la legittimazione alla domanda di registrazione può provenire non da “chiunque” ma solo dai soggetti individuati dalla legge (e dai loro aventi causa); e quindi quando sia esperibile l’azione di rivendicazione a vantaggio di questi ultimi e a carico del terzo che abbia proceduto alla registrazione senza avervi titolo.

Nella previsione dell’art. 118 c.p.i. non è dato trovare una risposta univoca al quesito.

Va rilevato che il tenore letterale dell’art. 122.2 c.p.i., nell’individuare i soggetti legittimati all’azione di nullità relativa, sembrerebbe almeno di primo acchito istituire una dicotomia, contrapponendo ai titolari di “diritti anteriori” (su segni distintivi di impresa)[452] e ai titolari di diritti d’autore, di proprietà industriale od altro diritto esclusivo, di diritti al ritratto e al nome confliggenti[453], da un lato, gli “aventi diritto”, legittimati a domandare la nullità “perché la registrazione del marchio è stata effettuata dal non avente diritto”[454], dall’altro lato. Da un punto di vista testuale è quindi sicuro che tutti i soggetti cui compete l’azione di rivendica posseggono altresì legittimazione all’azione di nullità relativa[455]. Sempre da un punto di vista testuale, non sembrerebbe però vera l’inferenza inversa, secondo la quale tutti i soggetti legittimati all’azione di nullità relativa possono anche agire in rivendica; anzi, se davvero vi fosse una contrapposizione fra i soggetti elencati nella prima e nella seconda parte della norma, si potrebbe ipotizzare che gli “aventi diritto” cui compete l’azione di rivendicazione siano soggetti diversi e ulteriori rispetto ai “titolari di diritti anteriori” cui fa riferimento il primo segmento della previsione sulla nullità. Questa conclusione – che, occorre avvertire fin d’ora, non regge a un’analisi approfondita – sembrerebbe almeno a prima vista trovare una conferma testuale nella norma sulla nullità, che considera come separata ipotesi i casi di registrazione del non avente diritto[456] per contrapporli a quelli nelle quali sono contemplati il conflitto con i diritti anteriori confliggenti su segni distintivi, e, rispettivamente, diritti d’autore, di proprietà industriale od altro diritto esclusivo, di diritti al ritratto e al nome[457].

Se si accettasse questa ricostruzione, l’area di applicazione dell’istituto della rivendica risulterebbe però piuttosto modesta. Per scovare ipotesi di registrazione del non avente diritto ulteriori e diverse rispetto a quelle basate sui diritti anteriori confliggenti su segni distintivi, diritti d’autore, di proprietà industriale od altro diritto esclusivo, di diritti al ritratto e al nome, ci si dovrebbe ingegnare. Fra di esse verrebbe abbastanza spontaneo includere il caso dell’Agentenmarke, visto che questa fattispecie non è richiamata né nella ipotesi menzionate nel primo versante della dicotomia istituita dal 2° comma dell’art. 122 c.p.i. né nelle lett. a), b) e c) del 1° comma dell’art. 25 c.p.i.[458]; e ci si potrebbe poi ingegnare di aggiungere a questa ipotesi le fattispecie nelle quali il soggetto che abbia registrato un marchio sulla base di un negozio fiduciario si rifiuti di ritrasferirlo al fiduciante[459] o il dipendente o l’ausiliario esterno infedele (ad es. il designer incaricato di elaborare il logo) violino il contratto che li lega al datore di lavoro o committente e, creato il segno, lo registrino a proprio nome[460]. A questa “picciol schiera” si potrebbe ancora aggiungere il caso della registrazione da parte di un soggetto diverso dal titolare straniero di un marchio registrato precedentemente all’estero, nel caso in cui il titolare straniero abbia “diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia”[461]. Ma poi ci si dovrebbe fermare, non essendo dato di immaginare ulteriori situazioni di registrazione del marchio ad opera di soggetto diverso dell’avente diritto che non siano ricomprese nel primo versante della dicotomia istituita dal 2° comma dell’art. 118 c.p.i.[462].

Il censimento delle ipotesi di registrazione ad opera di soggetto diverso dall’avente diritto soggette alla rivendicazione ad opera di questi produrrebbe quindi un risultato piuttosto ridotto, dal punto di vista del numero e della significatività delle ipotesi inventariate. Per la verità, un proposta interpretativa così restrittiva era già stata sostenuta con argomenti di peso all’indomani dell’introduzione ad opera della Novella del 1992 dell’istituto della rivendica[463]. La lettura minimalista così avanzata aveva, nel momento in cui essa era stata proposta, consistenti ragioni dalla sua parte. Entro l’assetto normativo in quel momento vigente, si era esattamente avvertito che ogni fattispecie ricondotta al regime della registrazione del non avente diritto e della rivendica avrebbe dovuto, per motivi di coerenza sistematica, venire ricondotta a un regime di nullità relativa e non assoluta: non aveva, e non ha, senso attribuire all’avente diritto la facoltà di ottenere a sé l’intestazione della registrazione, se qualunque terzo poteva rilevare il vizio della registrazione e provocare l’invalidazione della medesima registrazione, lasciando il rivendicante con un pugno di mosche al termine di un procedimento attendibilmente lungo e dispendioso[464]. All’epoca, tuttavia, ci si trovava dopo la Novella del 1992 ma prima della riforma del 1999, che sarebbe intervenuta a introdurre in maniera generalizzata la relativizzazione degli impedimenti e dei motivi di nullità[465]. In quel momento era quindi ancor del tutto plausibile cercare di circoscrivere le situazioni che, attraverso l’applicazione della rivendica, avrebbero comportato un’anticipazione del regime, ancor di là da venire, della nullità relativa[466]; anche se non poteva evitarsi di avvertire una certa delusione per una conclusione che escludeva dal regime della rivendica proprio quelle situazioni – di investimento pubblicitario non ancor accompagnato da un presenza sul mercato – il cui riconoscimento era parso costituire la vera ragion d’essere dell’introduzione dell’istituto[467].

Le ragioni di questa cautela ricostruttiva sono venute però meno a partire dalla riforma del 1999. Questa ha rovesciato il sistema precedente, introducendo il regime degli impedimenti relativi e dei motivi di nullità relativa. Una volta compiuta questa scelta di vertice[468], non vi erano più ragioni per caldeggiare una lettura restrittiva del perimetro delle situazioni suscettibili di essere ricondotte all’istituto della rivendica[469]. Anzi, nelle nuove coordinate normative si imponeva una lettura questa volta in senso espansivo delle ipotesi nelle quali il titolare del diritto anteriore confliggente, oramai divenuto arbitro esclusivo della facoltà di chiedere la nullità dell’altrui registrazione invalida, ad esclusione di qualsiasi prerogativa concorrente di terzi, avrebbe potuto optare per l’intestazione a sé della privativa.[470] Il primo candidato all’accesso a questa espansione per via ermeneutica del raggio di applicazione della previsione, rispetto al più ridotto perimetro rilevato ante ’99, era il titolare di un diritto nascente dall’investimento pubblicitario e promozionale riversato sul segno indipendentemente dal suo utilizzo in funzione distintiva sul mercato. La mente corre qui al caso dei segni notori extramercantili[471]: nel nuovo contesto non si vede più ragione alcuna per la quale chi abbia portato a un successo travolgente il segno “Cacao Meravigliao” debba accontentarsi di far invalidare la registrazione che un terzo non autorizzato abbia chiesto od ottenuto, senza potere provocare l’intestazione a sé del marchio richiesto od ottenuto non iure.

Una volta imboccata la strada qui propugnata, occorre soffermarsi sulle implicazioni che essa comporta. Questa impostazione suggerisce una rilettura dei dati normativi. Diviene necessario concludere che la circostanza per cui l’impedimento di cui all’art. 8 c.p.i. è collocato in una lettera separata dell’art. 25.1 c.p.i., la lett. a), rispetto alla lett. d) della stessa norma, la quale si riferisce alla “registrazione effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto”[472], non esclude che anche il conflitto con un segno notorio anteriore possa anch’esso venire visualizzata come caso di “registrazione effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto”, che dà ingresso all’azione di rivendicazione, come del resto è del tutto logico pensare salvo che si ritenga che le micro-scelte del legislatore relative a una norma eminentemente classificatoria quale è la norma generale sulla nullità prevalgano rispetto alle macro-scelte giuspolitiche espresse dal sistema[473]. Nell’ambito di questo medesimo ripensamento, occorre prendere atto della circostanza che a ben vedere la norma sulla nullità relativa, il 2° comma dell’art. 122 c.p.i., non intende in realtà contrapporre gli “aventi diritto”, legittimati a domandare la nullità “perché la registrazione del marchio è stata effettuata dal non avente diritto”, ai soggetti menzionati nella prima parte della norma[474], visto che può ben essere che i titolari di “diritti anteriori” siano al contempo “aventi diritto” che vedono registrato il proprio segno da altri. Lettura quest’ultima che può risultare perfettamente legittimata anche da un punto di vista testuale, solo che si abbia l’accortezza di leggere l’espressione “avente diritto” con cui si conclude il 2° comma dell’art. 122 c.p.i. come se significasse “altro avente diritto”.

Una volta sgombrato l’iter interpretativo da ostacoli testuali che possono apparire ingombranti solo quando si attribuisca al dato letterale un peso che esso in realtà non possiede[475], la riflessione viene indirizzata lungo un percorso che a me appare assai più fruttuoso. Nella prospettiva così guadagnata, due divengono le domande davvero rilevanti: esistono ragioni giuspolitiche che consigliano di attribuire all’avente diritto non solo la facoltà puntuale di provocare l’invalidazione del segno altrui, condannandolo a ripetere il processo anche nei confronti di altri terzi che si approprino del “suo” segno, ma anche quella di stabilizzare la propria posizione di vantaggio sul piano dei segni distintivi di impresa attraverso l’intestazione a sé della privativa? Esistono, per contro, ragioni sempre di tipo giuspolitico che sconsiglino l’intestazione a nome dell’avente, perché essa può manifestarsi attributiva di vantaggi indebiti a favore di questi o di svantaggi altrettanto ingiustificati a carico della collettività o dei terzi che possano desiderare accedere a quel segno?

Una risposta esauriente a quesiti come questi, che presuppongono un’attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco, potrà venire solo dall’accumulazione dell’esperienza giurisprudenziale. Certo è che esistono “casi facili”, o quantomeno casi più facili. Quando un terzo non autorizzato registri a proprio nome un segno notorio ai sensi del 3° comma dell’art. 8 c.p.i., sia esso il “Cacao Meravigliao” del passato o, per fare un altro esempio, il logo di una manifestazione sportiva di grande richiamo e risonanza, la circostanza che il soggetto che abbia portato il segno alla notorietà, grazie agli sforzi profusi nella sua utilizzazione primaria, possa non solo rintuzzare l’appropriazione inautorizzata, ma ottenerne l’intestazione a sé della registrazione indebitamente ottenuta attraverso una sentenza passata in giudicato, vale a instaurare chiarezza erga omnes quanto agli effetti sul piano dell’appartenenza, e quindi anche della registrazione di marchio, di un segno la cui immediata consistenza comunicazionale già si è imposta agli occhi di tutta la collettività.

Che dire però del caso in cui il diritto anteriore fatto valere con la rivendicazione consista in un marchio anteriore sì confliggente con quello successivo, ma a esso non identico? Qui la situazione è più delicata. Mentre l’invalidazione del segno successivo si limiterebbe a riportare il titolare del marchio anteriore nello status quo ante, dove il suo diritto poziore non subirebbe le interferenze provenienti da quello successivo, non altrettanto si potrebbe dire nel caso della rivendicazione, dove l’intestazione in capo al titolare del primo marchio provocherebbe invece un’espansione, più o meno accentuata a seconda del tasso di somiglianza dei due segni, del raggio di protezione che compete al rivendicante, che potrebbe addizionare alla sfera di protezione originaria quella ulteriore conferita dagli elementi ulteriori presenti nel marchio successivo. Quest’espansione potrebbe comportare un pregiudizio alla libertà concorrenziale dei terzi, che fossero interessati ad adottare – o che medio tempore avessero adottato – un segno interferente non con il primo ma con il secondo marchio; e occorre riflettere sul fatto che questo pregiudizio sarebbe invece evitato al concorrente se il secondo marchio venisse solo annullato anziché intestato al titolare del primo, con effetti sul piano della priorità cronologica che risalgono alla data del deposito del secondo marchio. Qui l’intestazione in capo al primo titolare sulla base di un giudicato formatosi inter partes risulterebbe produttivo di effetti erga omnes che potrebbero vulnerare gli interessi di controinteressati rimasti estranei al giudizio; e non si potrebbe escludere a priori che questi effetti possano avere riflessi negativi in prima battuta sulla posizione dei concorrenti del primo titolare e in seconda battuta sull’interesse collettivo all’apertura del mercato di riferimento[476].

Un analogo modo di procedere, tutto giocato sul terreno della valutazione degli interessi, si raccomanda anche nelle altre situazioni nelle quali il conflitto fra diritti anteriori e registrazione di marchio successiva non autorizzata sia pensabile in termini di appartenenza. Così, si può immaginare che una cautela particolare debba accompagnare la valutazione della pretesa del titolare di una ditta o a maggior ragione di un’insegna anteriore che pretenda l’intestazione a sé della registrazione di un marchio successivo asseritamente confliggente. Già si sono segnalati i rischi che si correrebbero se si intendesse come automatismo il principio dell’unitarietà dei segni distintivi[477]; qui occorre solo aggiungere che questi rischi non debbono essere moltiplicati attribuendo al titolare di una ditta (od altro segno distintivo tipico od atipico) anteriore una pretesa all’intestazione del marchio successivo, posto che dall’intestazione della registrazione conseguono anche effetti a carico di soggetti diversi dai titolari dei diritti confliggenti.

90. Il divieto di registrazione in mala fede[478] |Torna al sommario|

90.1. La domanda in mala fede fra diritto comunitario e diritto nazionale. In chiusura della trattazione sugli impedimenti a una valida registrazione del marchio resta da dire del divieto di registrazione in malafede. Nella nostra legge questo è sancito dal 2° comma dell’art. 19 c.p.i., secondo il quale “Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in malafede”; e la disposizione è presidiata dalla sanzione di nullità[479].

Diversa è la collocazione di questa fattispecie nell’architettura del diritto comunitario, che la piazza alla lett. d) del par. 2 dell’art. 3 della direttiva e quindi la visualizza come impedimento assoluto[480]. Dal canto suo, la previsione dell’art. 52, par. 1, lett. b), r.m.c., sancisce un motivo di nullità assoluta del marchio “allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in mala fede”.

Le divergenze testuali fra la norma nazionale e quelle comunitarie sono minime e per nulla significative; ma la divaricazione sotto il profilo della disciplina è fortissima. Nel diritto del marchio comunitario, il medesimo vizio, con una deviazione notevole rispetto alla disciplina ordinaria, pare operare solo ex post e non poter essere fatto valere ex ante né dall’Ufficio in sede di registrazione né dai privati controinteressati, tant’è che esso non è affatto richiamato nelle previsioni concernenti gli impedimenti[481]. La direttiva comunitaria, dal canto suo, se visualizza la registrazione in mala fede come impedimento assoluto, non provvede invece ad armonizzare il medesimo fenomeno né come impedimento relativo né come causa di nullità relativa; il che può di primo acchito sorprendere ma risulta anzi inevitabile non appena ci si avveda che nel diritto nazionale l’impedimento e motivo di nullità corrispondenti attengono all’appartenenza del marchio e quindi a materia sottratta all’armonizzazione comunitaria[482]. Tornando a riferirsi al marchio comunitario, la cui disciplina dell’appartenenza non può essere desunta dai marchi nazionali, va osservato che il regolamento non si sottrae per contro al compito di apprestare una disciplina del motivo di nullità “assoluta”, e, nel ciò fare, accoglie una formulazione abbastanza estesa da potere trovare applicazione giurisprudenziale anche in relazione a controversie sull’appartenenza non disciplinate da altre specifiche norme[483].

Nel nostro diritto la norma riceve il significato che le attribuisce il contesto stesso in cui essa è inserita. Essa è collocata immediatamente dopo la previsione che introduce un sistema di legittimazione aperta alla registrazione del marchio: e pare quindi apportare un correttivo alla regola generale vietando la registrazione nei casi in cui il registrante sia consapevole dell’altruità del segno e raccordarsi così al successivo art. 118.2 c.p.i. che disciplina i rimedi che spettano all’“avente diritto” quando la registrazione sia stata effettuata da persona diversa da questi[484]. In questa prospettiva, non vi è dubbio che il divieto di registrazione in mala fede del diritto nazionale attenga a una questione di appartenenza e quindi delinei un impedimento relativo e un motivo di nullità relativa[485].

Bisogna tuttavia assumere che il legislatore non detti la medesima disciplina due volte per la stessa situazione. È quindi da escludersi che la norma si possa riferire a quei conflitti per i quali è già espressamente prevista la nullità della registrazione successiva. Se si vuole attribuire alla previsione dell’art. 19.2 c.p.i. un suo proprio ambito precettivo specifico, occorre piuttosto assumere che si tratti di una clausola generale di chiusura e che quindi la norma sia chiamata a risolvere conflitti di interessi che il legislatore non ha previsto e non ha risolto in modo espresso[486]; occorre, in altri termini, pensare che essa si riferisca a quelle ipotesi di appropriazione consapevole dell’altrui segno che non trovino precisa disciplina nelle restanti norme di legge e pure non restino irrilevanti per il diritto[487]. Il rilievo, esatto, secondo cui in questo caso il difetto attiene non al segno ma al suo deposito[488], pare confermare questa lettura.

In questa prospettiva la previsione funziona da norma di chiusura. Essa trova quindi applicazione nel caso previsto dall’art. 6septies CUP (registrazione del marchio del fabbricante straniero da parte del distributore locale), per il quale si è constatato che il diritto nazionale non appresta una disciplina espressa[489], e, parrebbe, anche in quei casi in cui al momento della presentazione della domanda i presupposti della fattispecie cui il diritto ricollega una delle “riserve” specifiche[490] non siano ancora completi ma solo in itinere[491].Così, sarebbe vietata in quanto in malafede la registrazione come marchio per palloni da calcio del nome di un giovane atleta che al momento del deposito del terzo non fosse ancora “notorio” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 c.p.i. ma che già avesse concretamente fatto intravedere le sue doti con un paio di triplette o doppiette nel massimo campionato. In mala fede risulterebbe anche la registrazione di un segno usato in altro Stato comunitario «al momento della presentazione» della domanda, quando sia provato che il richiedente voglia «battere sul tempo» l’impresa dell’altro Stato membro od addirittura provocare confusione fra i prodotti propri e quelli dell’operatore straniero[492]. In alcuni casi, potrà considerarsi depositato in mala fede anche quello di un segno “sul viale del tramonto”, che sia stato dismesso dal suo precedente titolare ma di cui il pubblico di riferimento conservi un preciso ricordo, ricollegandolo ancora all’imprenditore che lo abbia per primo utilizzato sul mercato[493]. Lo stesso vale quando il registrante sia al corrente dell’uso decennale del terzo e, grazie ai rapporti familiari, amministrativi e societari con questi, sia consapevole della scelta di non procedere alla formale registrazione del segno come marchio[494].

In queste situazioni il divieto di registrazione in mala fede esibisce un elemento specializzante rispetto alla registrazione del non avente diritto: la sua applicazione a beneficio del soggetto che la invoca presuppone la prova che il registrante fosse consapevole dell’“altruità”, sia pur in itinere, del segno. La giurisprudenza non a torto attribuisce molto peso al riguardo alla circostanza che il registrante in mala fede sapesse – od avesse ragione di sapere – dell’imminenza del completamento della fattispecie acquisitiva del diritto in capo al soggetto candidato a diventarne titolare, come avviene, ad es., nel caso in cui questi sia in procinto di entrare sul mercato[495], abbia apprestato il numero zero di una rivista[496], stia rimuovendo gli ostacoli amministrativi che si frappongono al suo ingresso[497]; e non esita ad assegnare rilievo alla circostanza che un socio della società registrante sia anche socio della società a danno della quale la registrazione ha luogo e quindi operi in conflitto di interessi[498]. È peraltro da ritenersi che la norma possa operare in congiunzione con la previsione dell’art. 118.2 c.p.i.: nel senso che il soggetto cui fa capo l’aspettativa in fase di completamento avrebbe anche l’opzione di provocare a sé l’intestazione della registrazione, in esito al giudicato, accanto a quella di far valere la nullità di quella dell’illegittimo registrante. Ciò che conferma che ci si trova al cospetto di una tipica ipotesi di nullità relativa, azionabile solo dall’interessato e non da parte dei terzi.

È fuor di discussione che la registrazione in mala fede non sia suscettibile di convalida; intanto perché, dal punto di vista soggettivo, per definizione difetta il terzo presupposto per l’operare di quest’istituto[499]; e poi perché il segno oggetto di appropriazione non iure sta fuori del perimetro dei diritti e dei segni nei confronti dei quali opera la convalida[500].

90.2. Il divieto di registrazione come motivo di nullità anche assoluto. Accogliendo questa ricostruzione, parrebbe profilarsi un contrasto con la collocazione della norma apprestata dal diritto comunitario: il divieto di registrazione in malafede è visto dalla lett. b) del par. 1 dell’art. 51 r.m.c. come causa di nullità assoluta (e nello stesso senso depone la lett. d) del par. 2 dell’art. 3 direttiva). Ma il contrasto è solo apparente. Sul piano del diritto comunitario il divieto di registrazione in mala fede ha un significato ben diverso, che attiene non alla violazione di posizioni di riserva sul segno che nel disegno comunitario sono materia di competenza squisitamente nazionale. Esso concerne invece il piano degli usi distorti e anticoncorrenziali del marchio[501]. Secondo la tradizione anglosassone registrazione in malafede è quella di chi si accaparri un numero eccessivo di segni, non per usarne ma allo specifico fine di mettere a mal partito i concorrenti. Di qui deriva la norma generale comunitaria; e in questa sua accezione, che ben si raccorda con le previsioni che sanciscono l’onere di utilizzazione del marchio[502], essa appare naturalmente destinata a essere presidiata dalla sanzione della nullità assoluta in quanto chiamata non a dirimere un conflitto di appartenenza ma a garantire la correttezza della lotta concorrenziale.

Non sembra sussistere alcun ostacolo ad attribuire anche questo secondo significato al divieto di registrazione in malafede sancito dalla norma nazionale, che, in questa seconda prospettiva, configurerebbe un caso di nullità (anche) assoluta[503]. A conferma della specialità reciproca delle norme, pur contigue, che attengono rispettivamente alla registrazione del non avente diritto e del divieto di registrazione in mala fede.

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[1]In argomento R. Knaak, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung, cit., 95 ss.

[2]Sul richiamo contenuto al par. 4 dell’art. 8 r.m.c. all’acquisto del diritto e all’esclusività nell’uso anche “conformemente ad una normativa comunitaria” v. infra, § 76 (iii).

[3]V. art. artt. 8, par. 4, lett. a) e b) e 53, par. 1, lett. c) e par. 2, r.m.c. La norma corrispondente della direttiva è l’art. 4, par. 4, lett. b) e c).

[4]V. anche sotto questo profilo gli artt. 8, par. 4, lett. a) e b) e 53, par. 2, r.m.c. La norma corrispondente della direttiva è l’art. 4, par. 4, lett. b) e c).

[5]Parafraso qui il par. 45 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., che in quell’occasione si riferiva solo ai marchi di fatto, con espressioni peraltro estensibili agli altri segni e diritti anteriori di cui al testo.

[6]Infra, al§ 76(i) e (ii).

[7]Nel testo precedente il riferimento era a un “contrassegno utilizzato in commercio”. V. anche artt. 41, par. 1, lett. c) e 53, par. 1, lett. c), r.m.c.

[8]Lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i.

[9]Lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i.

[10]Art. 8, par. 4, lett. b), r.m.c. La norma corrispondente della direttiva è l’art. 4, par. 4, lett. b).

[11]Artt. 41, par. 1, lett. c) e 53, par. 1, lett. c), r.m.c.

[12]Art. 25.1, lett. a) e b), c.p.i.

[13]Questa è la motivazione della scelta operata dal legislatore italiano: v. la Relazione esplicativa sullo schema di decreto legislativo predisposto al fine di provvedere al fine dell’adeguamento della legislazione interna alle disposizioni del Protocollo relativo all’intesa di Madrid, pubblicata in G. Marasà-P. Masi-G. Olivieri-P. Spada-M.S. Spolidoro-M. Stella Richter, Commento tematico della legge marchi, cit., 555 ss., 556-557.

[14]Sulla posizione del diritto interno come coelemento costitutivo delle fattispecie disciplinate dal regolamento comunitario, sulla sua qualificazione come fatto o come norma integrata nel diritto dell’Unione europea e sulle conseguenze che questa ricostruzione ha sui piani dell’onere della prova e del sindacato giurisdizionale v., con impostazioni non del tutto omogenee, Corte UE 27 marzo 2014 (Prima Sezione), causa C-530/12 P., UAMI c. National Lottery Commission, caso «immagine di una mano», parr. 37 ss. e 5 luglio 2011 (Grande Sezione), causa C-263/09 P., Edwin & Co. c. UAMI e Elio Fiorucci, caso «Elio Fiorucci», parr. 44 ss. e, in termini più espliciti, le Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 27 gennaio 2011, nel medesimo caso «Elio Fiorucci». Per inquadramento generale del tema v. supra, § 9 e per le necessarie precisazioni sui ruoli rispettivi del diritto nazionale e comunitario con riferimento alla valutazione delle anteriorità nazionali relative al marchio comunitario v. supra, §§ 4 D) e 17.4 e infra, §§ 76, 77.4, 77.5, 78 e 79.6. Sui limiti del sindacato giurisdizionale della Corte sulla corretta applicazione del diritto nazionale da parte del Tribunale Corte UE 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), causa C-76/11 P., Tresplain Investments Ltd. c. UAMI e Hoo Hing Holdings Ltd., caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», par. 66.

[15]Finché non operi la convalida: v. art. 54, par. 2, r.m.c. su cui infra, §§ 85-87.

[16]§ 13.

[17]Sulla contrapposizione fra i Paesi anglosassoni, che si sono battuti perché che le norme in tema di passing off potessero essere fatte valere già in sede di opposizione, e la Germania, che temeva un’eccessiva sollecitazione a carico delle risorse dell’Ufficio di Alicante, v. G. Sironi, sub art. 8 r.m.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 893 ove richiami.

[18]§§ 36.3 e 76.

[19]In argomento v. § 38.3.

[20]V. §§ 76(iv), 77.4, 98.2, 100.

[21]Art. 53, par. 1, lett. c), r.m.c.

[22]In questo senso Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-344/13, Out of the Blue KG c. UAMI e Frédéric Dubois, caso «funny bands/funny bands», par. 17; 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 40; 14 maggio 2013 (Seconda Sezione), cause T-321/11 e T-322/11, Raffaello Morelli c. UAMI e Associazione nazionale circolo del popolo della libertà e Michela Vittoria Brambilla, caso «Partito della libertà/partitodellalibertà.it», par. 29; 7 maggio 2013 (Prima Sezione), causa T-579/10, macros consult GmbH c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «makro/macros consult GmbH», par. 54; 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., par. 18; 3 maggio 2012 (Settima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., par. 67; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., par. 49; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-279/10, K-Mail Order GmbH & Co. KG c. UAMI e IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH, caso «Men’z/Wenz», par. 17; 9 luglio 2010, causa T-430/08, caso «Grain Millers», cit., par. 22; Trib. primo grado CEE 30 giugno 2009, caso «Dr. No», cit., par. 35; 24 marzo 2009, cause T-318/06 a T-321/06, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^da c. UAMI e General Óptica, SA, in Racc. 2009, II, 649 ss., caso «General Óptica», par. 32.

[23]Sul tema, nei suoi profili generali, v. già § 4 D); per altri profili della medesima questione §§ 17.4,§§ 38.1, 38.3, 38.4(i) e (iii), 77.4, 77.5, 78, 79.6, 85.4, 86(i) e 99.3.

[24]Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «makro/macros consult GmbH», cit., par. 55; 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., par. 19; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., par. 50; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men’z/Wenz», cit., par. 20; Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., parr. 33-34 e, con specifico riferimento al secondo requisito, Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., par. 36.

[25]Corsivo aggiunto.

[26]Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «makro/macros consult GmbH», cit., par. 56; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., par. 51; 30 settembre 2010, causa T-534/08, Granuband BV c. UAMI e Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft, caso «GRANUflex/GRANUFLEX», par. 35; 7 luglio 2010, causa T-124/09, Valigeria Roncato S.p.A. c. UAMI e Roncato s.r.l., caso «Carlo Roncato/Roncato», par. 18; 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., par. 69 e Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., parr. 33-34. In senso conforme Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, cause T-114/07 e T-115/07, Last Minute Network Ltd. c. UAMI e Last Minute Tour S.p.a., in Racc. 2009, II, 1919 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5481, caso «Lastminute.com» (con particolare riferimento agli ultimi due requisiti); 12 giugno 2007, causa T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04, Budĕjovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser Busch, caso «Budweiser», parr. 71-72 ed, in dottrina, R. Knaak, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung, cit., 95-99.

[27]Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), causa C-96/09, Anheuser Busch Inc. c. UAMI e Budĕjovický Budvar, národní podnik, in Racc. 2011, I, 2131 ss., casi «Bud», parr. 141 ss.; Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., parr. 28 e 40 ss.; Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budĕjovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser Busch, in Racc. 2008, II, 3555 ss., casi «Bud», parr. 160-169.

[28]Questa interpretazione pare avvalorata dall’impiego di questa espressione nel testo parallelo dell’art. 4, par. 4, lett. b) della direttiva. Su questa medesima nozione, intesa come elemento costitutivo dell’utilizzazione del marchio successivo apprezzabile come contraffazione v. infra, § 124.

[29]Trib. UE 14 maggio 2013 (Seconda Sezione), caso «Partito della libertà/partitodellalibertà.it», cit., par. 33, secondo cui, par. 40, la sola registrazione di un nome a dominio non può costituire in sé la prova di un uso commerciale in assenza di elementi concreti che dimostrino che tale è il caso.

[30]Sulla differenza fra i presupposti e le finalità del requisito dell’“uso in commercio” previsto dall’art. 8, par. 4, r.m.c. e l’“uso serio" di cui all’art. 42 r.m.c. v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., parr. 142 ss. (ove al par. 145 il rilievo che l’opposizione fondata sui segni di cui all’art. 8, par. 4 non può essere sottoposta alla verifica delle condizioni specificamente attinenti alle opposizioni fondate sui marchi registrati anteriori, dovendo piuttosto fornire la dimostrazione del diritto di vietare l’uso del marchio successivo), seguita da 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 42. V. pure Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., par. 26. Sul punto v. le Conclusioni del 14 settembre 2010 dell’Avvocato generale Pedro Cruz Villalòn rese nel procedimento deciso da Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), caso «Bud», parr. 91 ss., in particolare 97.

[31]In questo senso Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 42 e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., par. 165. Il testo di questa seconda pronuncia contrappone esplicitamente l’uso in commercio solo agli usi privati; ma il riferimento ivi contenuto alla sentenza del Trib. primo grado CE 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment c. Commissione, in Racc. 2003, II, 1677 ss., caso «Euro», suggerisce che la contrapposizione concerna anche la distinzione rispetto agli impieghi di tipo sovrano considerati in questa decisione.

[32]Sulla compatibilità di attribuzioni a titolo gratuito dei beni contraddistinti dal segno con il carattere commerciale dell’uso complessivo del segno medesimo v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., par. 152 e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., par. 176. La questione si ripresenta in tema di decadenza del marchio registrato per non uso: v. infra, § 94.3.

[33]Anche se la (sotto questo profilo superficiale) motivazione di Trib. primo grado CE 30 giugno 2009, caso «Dr. No», cit., parr. 34-36, sembrerebbe suggerire il contrario.

[34]Del resto, non mancano segni la cui protezione presuppone che essi siano usati in funzione distintiva dell’origine geografica anziché commerciale, come è nel caso delle indicazioni geografiche (sulle quali v. infra, §§ 206 ss.); cosicché per essi si è posto il quesito inverso, se la circostanza che il segno sia utilizzato anche come marchio precluderebbe la protezione come indicazione geografica. Per una risposta negativa v. ora Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., par. 175, confermata sul punto da Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., parr. 147-151 (ove è anche il rilievo che l’uso come marchio anziché come indicazione di origine geografica non sarebbe comunque stato dimostrato).

[35]In senso conforme Corte UE 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», cit., par. 56, Trib. UE 30 settembre 2010, caso «GRANUflex/GRANUFLEX», cit., par. 28.

[36]Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., par. 180. Sul punto v. anche Conclusioni del 14 settembre 2010 dell’Avvocato generale Pedro Cruz Villalòn rese nel procedimento deciso da Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), caso «Bud», cit., parr. 91 ss., 123 ss.

[37]Ad opera di Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», citt., parr. 155 ss. V. successivamente Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., par. 24; 22 gennaio 2013 (Seconda Sezione), cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budĕjovický Budvar, národnì podnik c. UAMI e Anheuser Busch, casi «Bud», parr. 46 ss. e 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men’z/Wenz», cit., parr. 22 ss.

[38]In questo senso, letteralmente, Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., par. 39. Pare sotto questo profilo condivisibile l’argomentazione svolta alla nota 26 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit.

[39]Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), cause C-325/13 P e C-325/13 P, Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) c. UAMI e Peek & Cloppenburg KG (Amburgo), casi “Peek & Cloppenburg/ Peek & Cloppenburg», par. 50 e 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», cit., par. 45; Trib. UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., parr. 48 ss.

[40]In coerenza, del resto, alla soluzione che pare essere accolta anche dal diritto nazionale: v. § 77.3.

[41]Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., par. 160; Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., par. 24; 27 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Brighton/Brighton», cit., parr. 38-39 (che reputa insufficienti vendite modeste e irregolari e ritiene che la prova di foto e di cataloghi relativi ai prodotti attesti l’esistenza dei beni ma non la loro diffusione); 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men’z/Wenz», cit., par. 21; 30 settembre 2010, caso «GRANUflex/GRANUFLEX», cit., parr. 14 ss. (che, per prodotti in caucciù, ha ritenuto sufficienti vendite sul mercato tedesco dal 1994 al 1998 dell’ammontare di circa 200 mila DM all’anno, distribuiti su di una dozzina di città); Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., par. 37. Secondo R. Knaak, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung, cit., 97, la dimensione economica sarebbe prevalente su quella geografica.

[42]Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., parr. 36 e 38.

[43]Come ribadito da Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), casi “Peek & Cloppenburg/ Peek & Cloppenburg», citt., par. 51. Sulla (diversa) nozione di ‘portata locale’ dell’uso del segno anteriore rispetto a una registrazione nazionale successiva v. infra, § 78.

[44]In questo senso, sia pur solo obiter, Corte UE 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», cit., par. 49, che ritiene che vada oltre la portata locale l’uso del segno con vendite in Londra, nelle contee del Kent e del Bedfordshire ma anche in Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow e Bristol: per la giurisprudenza inglese: L. Bently-B. Sherman, Intellectual Property Law, cit., 890.

È interessante domandarsi in quale rapporto si collochi il requisito attinente alla dimensione non puramente locale dell’uso rispetto alla prova dell’uso serio anteriore richiesta, in relazione ai marchi registrati da più di cinque anni, dall’art. 42 r.m.c. e dalle norme in materia di decadenza (sul punto v. supra, § 38.3 e infra, § 94.2). Secondo Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., par. 23 ss., le due nozioni non sarebbero coestensive. Nella sentenza resa da Trib. UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men’z/Wenz», cit., parr. 27 ss. è dato di trovare forti punti di contatto sul piano probatorio (ad es. con riferimento al valore delle c.d. dichiarazioni giurate e dei cataloghi); si deve peraltro tenere conto che non necessariamente tutti i parametri rilevanti ai fini dell’accertamento della presenza di un uso idoneo a conservare il diritto coincidono con quelli rilevanti al fine del suo acquisto, ad es. perché le norme sull’uso serio prendono in considerazione l’uso in quanto tale, mentre quelle, qui considerate, sui diritti anteriori su segni distintivi di fatto presuppongono il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, qui di seguito punto (iv), e quindi la notorietà qualificata conseguita attraverso l’uso; sui profili generali del tema v. § 38.3.

[45]Trib. UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men’z/Wenz», cit., par. 21.

[46]Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., par. 40. Ci si può domandare se questo riferimento per così dire nazionale si ponga in contrasto con il parametro comunitario appena richiamato; forse no. Infatti, non può escludersi che un segno sia usato in territori limitati di più di uno Stato membro (R. Knaak, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung, cit., 97); di questa circostanza deve attendibilmente tenersi conto nella valutazione del carattere locale o meno della portata del segno. Per il rilievo delle operazioni transfrontaliere, nella specie: importazione di grano dalla Romania alla Germania, v. Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., parr. 40-43.

[47]Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., parr. 41-44. Nella specie la città dove la ditta era utilizzata aveva 120 mila abitanti. Nello stesso senso Trib. UE 22 gennaio 2013 (Seconda Sezione), casi «Bud», cit., parr. 59 ss. che ha ritenuto locale la vendita di 22 ettolitri di birra sostanzialmente circoscritti alla città di Vienna. E v. Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., parr. 26 e 29, che ritiene insufficiente la presenza di un sito web e richiede la prova della misura delle visite al sito.

[48]Si veda la differenza di formulazione rilevabile fra l’art. 8, par. 4 r.m.c. e l’art. 4, par. 4, lett. b) della direttiva, per la quale risulta del tutto condivisibile il rilievo, svolto nelle Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., parr. 39-48 e nota 26. In questo senso anche Trib. UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., par. 48.

[49]Che poi le dimensioni minime dell’uso o del riconoscimento del segno anteriore costituito da una ditta siano determinate dal diritto comunitario invece che dal diritto nazionale non pare d’altro canto incompatibile con la previsione dell’art. 8 CUP, come richiamato dai TRIPs, in materia di ditta: la compatibilità accertata da Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit., parr. 86 ss. non viene meno per la circostanza che le dimensioni in questione siano determinate dal diritto comunitario invece che dal diritto nazionale (come avveniva nella diversa situazione contemplata al par. 97 della sentenza medesima), posto che, grazie al trasferimento di competenze avvenuto al riguardo con l’adozione del diritto comunitario dei marchi, il rapporto fra segni di fatto nazionali anteriori e marchio comunitario è divenuta materia sotto questo profilo di competenza del diritto comunitario, anziché nazionale. Sull’art. 8 CUP vedi anche Trib. UE 3 maggio 2012 (Settima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., par. 70.

[50]Per un’applicazione Corte UE 12 dicembre 2013 (Prima Sezione), caso «Baskaya», cit., par. 54 ss. Sulle conseguenze della tolleranza ultraquinquennale del titolare del diritto anteriore nei confronti dell’uso del marchio comunitario successivo v. l’art. 111, par. 2, r.m.c., su cui D. Sarti, Segni distintivi e denominazioni di origine, cit., 97. È peraltro da ritenersi che, nel nostro diritto nazionale, il successivo registrante possa usare il marchio nella zona di preuso senza dovere attendere il compimento del periodo di tempo richiesto per la convalida: sul punto v. infra, § 78 (e in termini generali supra, § 13).

[51]La regola è risultata cruciale in Trib. UE 18 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Basmali/Basmati», cit., parr. 19 ss., 22, dove si discuteva se la suscettibilità di protezione di un termine generico come “basmati” andasse valutata sulla base di criteri “europei” uniformi, come sostenuto dallo UAMI (v. par. 14), oppure sulla base del solo diritto inglese applicabile.

[52]Vincendo la riluttanza al riguardo del governo tedesco, timoroso delle incertezze che avrebbero potuto così essere introdotte nel sistema comunitario e del sovraccarico di lavoro che ne sarebbe potuto risultare per lo UAMI: G. Sironi, sub art. 8 r.m.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 893. Sui presupposti dell’azione di passing off, che sono costituiti da goodwill, misrepresentation e likely damage, v. L. Bently-B. Sherman, Intellectual Property Law, cit., 890; e per applicazioni all’impedimento relativo di cui all’art. 8, par. 4, r.m.c., Trib. UE 18 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Basmali/Basmati», cit., parr. 19 ss.; 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), causa T-303/08, Tresplain Investments Ltd. c. UAMI e Hoo Hing Holdings Ltd., in Racc. 2010, 5659 ss., caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant II», parr. 92 ss.

[53]Corsivo aggiunto. Anche se nel testo più recente del r.m.c. il termine “contrassegno” è stato rimpiazzato dell’espressione “segno”, esso è rimasto fra le pieghe di alcune previsioni, fra cui la lett. c) del par. 4 dell’art. 8 r.m.c.

[54]Art. 4, par. 4, lett. b).

[55]V. infatti le norme nazionali sulla cui formulazione v. già § 12 e qui di seguito, § 77.

[56]Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 95. Sui punti di distacco fra opposizione e azione di nullità da un lato e azione di contraffazione v. già, con riferimento peraltro a marchi entrambi registrati, supra, § 39 e con riferimento a un marchio anteriore di fatto § 157. Da questo punto di vista appare assai poco condivisibile l’approccio seguito da Trib. UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., parr. 57 ss. che applica meccanicamente al conflitto con un segno distintivo anteriore diverso da un marchio – una denominazione sociale – i criteri sviluppati in fase di opposizione.

[57]Illustrate da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64. Prolungando l’argomentazione svolta al § 39, si potrebbe dire che nelle azioni di opposizione e di nullità ai sensi del par. 4 dell’art. 8 r.m.c. trovino emersione profili che, nel conflitto fra marchi registrati, assumerebbero rilievo solo in sede di contraffazione.

[58]Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. La difficoltà è stata avvertita da Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., che al par. 96 ha osservato come l’azione britannica di passing off faccia ordinariamente riferimento al momento dell’inizio dell’offerta commerciale di beni da parte dell’utilizzatore successivo, mentre ai fini dell’applicazione dell’azione di passing off nell’ambito di una domanda di nullità di una successiva registrazione comunitaria occorre porsi al momento, normalmente diverso, del deposito del marchio successivo. Nello stesso senso Trib. UE 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant II», cit., parr. 99 e 153.

[59]Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 94.

[60]Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 94.

[61]Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 95.

[62]Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., parr. 60-67.

[63]Per i necessari riferimenti v. supra, § 43 e infra, § 157.1.

[64]Sui limiti dell’ammissibilità del richiamo a uno ius prohibendi che fosse così configurato nei diritti nazionali nell’ambito dell’applicazione dell’art. 8, par. 4, r.m.c. v. R. Knaak, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung, cit., 97-98. Sulle considerazioni di sistema che rendono problematico ipotizzare la rilevanza del conflitto del primo e del terzo tipo nel caso di diritti anteriori di fatto v. §§ 152.2 e 152.3.

[65]In senso conforme, ma solo obiter, Cass. 24 luglio 1981, n. 4780, caso «Peter Pan», cit. Per questa ricostruzione v. anche infra, § 91.1.

[66]Per questa ricostruzione v. anche infra, § 100.1.

[67]In questo senso Trib. Milano 18 novembre 2006, HelpSos Soc. Coop. e Mammoliti c. M.C.S. s.n.c. e Ampollini, in Riv. dir. ind. 2008, II, 92 ss., caso «What’s up», con nota di M. Paccoia, Osservazioni in tema di titoli di riviste e di confondibilità. In argomento v. infra, § 84.2 e M. Ammendola, La tutelabilità come marchio del titolo delle opere dell’ingegno, in AIDA 1993, I, 13 ss.

[68]Artt. 2563, 2292 e 2326 c.c. Sulla distinzione fra i piani su cui si collocano rispettivamente la ditta e la ragione e la denominazione sociale resta fondamentale lo studio di R. Costi, Il nome delle società, Cedam, Padova, 1964, 113 ss. Un accenno alla distinzione fra ditta (o nome commerciale) e nome sociale è operato, obiter, in Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., parr. 50-58.

[69]V. 15 U.S.C. § 1127, che definisce il trade name come “any name used by a person to identify his or her business or vocation”.

[70]In argomento v. N. Pires de Carvalho, The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, cit., 84 ss. e 210 ss.; G.E. Evans, Recent developments in the protection of trademarks and trade names in the EU, cit.

[71]Art. 2568 c.c.

[72]In questo caso possono tuttavia venire in considerazione le previsioni considerate al successivo § 83. Sulla collocazione dei nomi a dominio nel diritto dei segni distintivi e, più in generale, delle c.d. new properties si segnalano G. Resta, Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi, in G. Resta (a cura di), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Utet, Torino, 2010, 3 ss., 30 ss.; P. Spada, Domain names e dominio dei nomi, in Riv. dir. civ. 2000, I, 713 e segg. e C. Galli, I domain names nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 2001 ed, in una prospettiva sovranazionale, J. Kim, Territoriality Challenges in Protecting Trademark Interests in the System of Generic Top-Level Domains, in 18 Marquette Intellectual Property Law Review 2014, 221 ss., nonché, per altri richiami e per un avvio di un’indagine sulla qualificazione del segno, C.M. Cascione, I nomi a dominio aziendali, in G. Resta (a cura di), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Utet, Torino, 2010, 397 ss. Ai nomi a dominio è ora dedicata una disciplina espressa negli artt. 12.1, lett. c), 22, 118.6, 133 c.p.i., sulla quale v. infra, § 79.

[73]Per il diritto italiano v. per gli emblemi, fregi e testate delle opere dell’ingegno l’art. 102 l.d.a. su cui infra, § 84.2 ove anche una proposta di coordinamento fra questa previsione e la qualificazione delle entità considerate come marchi di fatto, normalmente ipotizzabile nel caso di pubblicazioni seriali (come ritenuto da Trib. Milano 18 novembre 2006, caso «What’s up», cit.). Per il titolo dell’opera dell’ingegno, va accertato se il diritto nazionale applicabile lo intenda come segno distintivo o come opera dell’ingegno a sé stante, il cui ricorrere costituirebbe motivo di nullità ai sensi della lett. c) del par. 2 dell’art. 53 r.m.c. In questo secondo caso, nella sistematica del regolamento si tratterebbe di “altro diritto anteriore” diverso da quelli previsti dall’art. 8, par. 4, r.m.c.: così Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., par. 65 (in argomento v. § 84).

[74]Da F. Morri, Commento al Regolamento (CE) n. 422/2004, in Riv. dir. ind. 2004, III, 28 ss., a 32 (con riferimento specifico ai disegni e modelli comunitari).

[75]Anche in questo caso la posizione assunta da Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., par. 65, in relazione peraltro al diritto d’autore, suggerisce che ai fini di questa norma un disegno possa essere preso in considerazione solo quando si prescinda dal diritto esclusivo che lo assiste in quanto disegno. Il tema è discusso nella prospettiva inversa del potere invalidante di un marchio anteriore rispetto a un successivo disegno o modello comunitario da Trib. UE 25 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-55/12, Su-Shan Chen c. UAMI e AM Denmark, caso «dispositivo di pulitura», parr. 36 ss. e 12 maggio 2010, causa T-148/08, Beifa Group Co. Ltd. c. UAMI e Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co., in Racc. 2010, II, 1681 ss., caso «strumento di scrittura», dove la soluzione della questione è agevolata dalla circostanza che il conflitto presuppone solamente che il disegno successivo possa essere usato in funzione distintiva. Per il rapporto fra il “carattere individuale” dei disegni e il “carattere distintivo” dei marchi, che si dispone secondo una graduazione crescente e ammette che una certa entità possegga il primo, pur mancando del secondo, v. §§ 23.2.2, 29.3 e, per un accenno, 46.1. Anche se è vero che il diritto su disegno, sia esso registrato o meno, può comunque assumere rilievo anche ai sensi dell’art. 53, par. 2, lett. d), r.m.c., il quesito di cui al testo non è privo di rilievo operativo, visto che in questa seconda prospettiva (sulla quale v. infra, § 84) l’impedimento costituisce causa di nullità ma non anche motivo di opposizione.

[76]Così Trib. UE 18 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Basmali/Basmati», cit., par. 28, che non ritiene al riguardo preclusiva la circostanza che il segno in questione “sia utilizzato da più operatori” (sul punto v. § 58.5).

[77]Sulle indicazioni geografiche v. §§ 203 ss. Per un esempio significativo di conflitto con una registrazione successiva di marchio v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit.; sulla disciplina specializzata del conflitto fra denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, da un lato, e i marchi ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012 v. § 208.

[78]In argomento v. P. Auteri, voce Segni distintivi dell’impresa, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVIII, Roma, 1991, 5-6.

[79]Conseguita ai sensi dell’art. 114 c.p.i. o dell’art. 63 del reg. n. 2100/94/CE. In questo caso, pare altresì ricorrere l’impedimento assoluto attinente al carattere descrittivo del segno, profilando, quindi, un quesito relativo al concorso di impedimenti assoluti e relativi. Per una fattispecie caratterizzata in termini non molto dissimili v. Trib. Foggia 25 ottobre 2002, Bella di Cerignola s.c. a r.l. c. Bio Conserve s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4526, caso «Bella di Cerignola».

[80]V. art. 8 CUP. Sull’opponibilità di una ditta non registrata secondo il diritto tedesco v. Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., parr. 36-37 (nel caso di specie, tuttavia, a rigore la questione concerneva non l’irregolarità della ditta ma l’imputabilità dell’uso di una denominazione sociale prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese).

[81]In argomento v. infra, §§ 206-208. Per un esempio v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit.

[82]In argomento v. infra, §§ 206-207. Per le ragioni ipotizzate al § 208, sembra che debba ritenersi applicabile al conflitto con una domanda di registrazione di marchio comunitario (ma non nazionale) successiva la disposizione dell’art. 8, par. 4, r.m.c. e non la previsione specializzata dell’art. 14, par. 1, reg. (UE) n. 1151/2012.

[83]Come suggerito da F. Morri, Commento, cit., 32.

[84]Trib. UE 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant II», cit., par. 91 e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., par. 96. E v. anche Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, causa T-318/03, Atomic Austria GmbH c. UAMI e Fabricas Agrupadas des Muñecas de Onil SA, in Racc. 2005, II, 1329 ss., caso «Atomic Blitz», parr. 31 ss.

[85]In questo senso v. Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., parr. 47 ss. ove al par. 54 un richiamo – pertinente – al punto iii) della lett. b) della Regola 37 del reg. n. 2868/95/CE di esecuzione del r.m.c. e l’argomentazione sviluppata dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 27 gennaio 2011, nel medesimo caso «Elio Fiorucci» (sul punto v. anche per altri richiami § 9); nello stesso senso Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «makro/macros consult GmbH», cit., parr. 57 ss.; forse non vi è una contraddizione insanabile fra questo orientamento e quello documentato alla nota precedente, se si accetti l’idea – ben argomentata da Trib. UE 20 marzo 2013 (Quarta Sezione), caso «Club Gourmet/Club del Gourmet», cit., parr. 39 ss. – secondo cui sulla parte incomberebbe l’onere di allegazione e di documentazione del diritto nazionale, ma l’Ufficio dovrebbe d’ufficio provvedersi degli strumenti per verificare l’esattezza della posizione prospettata dalla parte medesima. Sulla facoltà dell’UAMI di provvedersi di informazioni sul diritto nazionale applicabile sulla base di fonti generalmente accessibili, che parrebbe estendersi a un dovere di verifica d’ufficio, v. Corte UE 27 marzo 2014 (Prima Sezione), caso «immagine di una mano», cit., parr. 37 ss. e Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), causa T-404/10, National Lottery Commission, c. UAMI, Mediatek Italia s.r.l. e Giuseppe De Gregorio, caso «immagine di una mano», par. 20.

[86]In argomento v. infra, § 79.3. Il quesito non è stato esplicitamente affrontato da Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit., che ai parr. 86 ss. si è limitata a esaminare i requisiti minimi di uso di una ditta anteriore, potenzialmente confliggente con una valida registrazione successiva di marchio, alla cui verifica è subordinata la legittimità della continuazione dell’uso. Dal canto suo Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Hiwatt», cit., par. 44, ha ritenuto che l’uso del segno Hiwatt come denominazione sociale non può di per sé stesso costituire uso come marchio; nel caso di specie era però stato fatto valere il conflitto della domanda di registrazione successiva con un marchio registrato anteriore (e non con un altro segno distintivo ai sensi dell’art. 8, par. 4, r.m.c.) e si discuteva se la prova dell’uso del marchio registrato anteriore opposto potesse essere sustanziata dalla dimostrazione dell’uso della denominazione con esso coincidente.

[87]Art. 12.1, lett. a) e b) c.p.i.

[88]Come è suggerito infra, ai §§ 77.3, 77.4 e 100.2 (per i marchi di fatto) e 79.2 (per la ditta).

[89]Nella specie v., per l’appunto, l’art. 12.1, lett. a) e b) c.p.i.

[90]Salvo che, si intende, per i profili indicati ai punti (i) e (ii), rispetto ai quali trova applicazione il diritto comunitario se la registrazione successiva sia costituita da un marchio comunitario. Sulle difficoltà che si incontrano nell’individuare la legge applicabile nel conflitto fra marchi nazionali e comunitari (e viceversa) v. §§ 4 D), 38.1.2, 38.4(i) e (iii), 99.3.

[91]Secondo Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., 164 ss. il riferimento alla data di deposito della domanda di marchio comunitario – e non della sua pubblicazione – varrebbe anche per la valutazione del presupposto di cui al punto (i) relativo all’uso nel traffico commerciale.

[92]Su cui v. supra, § 38. E v. Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 47.

[93]Sulla inidoneità di una domanda di registrazione di marchio ad attestare l’uso della denominazione della richiedente in quanto “la domanda di registrazione di un marchio non presuppone né implica alcuna utilizzazione di quest’ultimo” v. Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «makro/macros consult GmbH», cit., par. 86.

[94]Così Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 55, seguito dalla giurisprudenza successiva (v. ad es. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 26 e Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par., 36, secondo cui è irrilevante ai fini dell’opposizione la circostanza che il richiedente il marchio comunitario possa vantare un’anteriorità costituita da un nome a dominio che potrebbe invalidare il marchio anteriore opposto. In argomento e anche per altri richiami v. supra, § 17.4). Il problema non insorge, peraltro, se della questione della validità della registrazione del marchio successivo conosca un Tribunale dei marchi comunitari (come può avvenire nei limiti indicati al § 17.6).

[95]Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., parr. 79 ss.

[96]In questo senso Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., parr. 90 ss. In argomento v. infra, § 77.5, 156.1.

[97]In senso conforme Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., par. 29 e R. Knaak, Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung, cit., 97.

[98]V. infra, §§ 98.2 e 100.2.

[99]Le altre ipotesi di eccedenza del potere invalidante del segno di fatto rispetto allo ius excludendi aesso spettante sono esaminate ai §§ 76(ii), 77.3 (sotto il profilo geografico), 77.4, 79.2 e 79.6 (nuovamente sotto il profilo geografico), 91.1, 98.2 e 100.2; anche la previsione per certi versi extravagante dell’art. 12.2 c.p.i., nella parte in cui ricollega un potere invalidante a un marchio scaduto, cui sicuramente non compete uno ius excludendi, v. §§ 38.4(i) e (iii) nonché 91.1.

[100]V. supra, § 38.3.

[101]In questo senso Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., parr. 141 ss. e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., parr. 163 ss. e in particolare par. 166. L’apprezzamento della valenza conservativa del ricordo del pubblico sembra qui dover essere condotto nella prospettiva della percezione del pubblico medesimo piuttosto che dell’interesse dei concorrenti all’accesso in segno in questione, a dimostrazione della possibilità che si istituisca un campo di tensione fra questi due parametri segnalata al § 38.3. È peraltro plausibile che – anche se si accetti la radicale premessa accolta da Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 25 ss. – secondo cui la considerazione dell’imperativo di disponibilità non avrebbe cittadinanza in sede di contraffazione (§ 121.2), con riguardo al tema, che qui ci occupa, della verifica del ricorrere di impedimenti o motivi di nullità costituiti da diritti nazionali anteriori, qualche rilievo vada attribuito anche all’imperativo di disponibilità, se non si vuole istituire una contrapposizione sistematicamente inaccettabile fra impedimenti e motivi di nullità riconducibili a segni non registrati e registrati rispettivamente (sulle istanze attinenti all’imperativo di disponibilità sottese alla prova dell’uso v. § 38.3).

[102]In argomento v. M. Cartella, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.; V. Mangini, Il marchio non registrato, Cedam, Padova, 1964.

[103]Art. 4, par. 4, lett. b), direttiva.

[104]Lett. b) del par. 4 dell’art. 4. Corsivi aggiunti.

[105]Per un’analisi delle contrastanti opinioni sul ruolo svolto dalla previsione dell’art. 2598 c.c. nel delineare – non il potere invalidante, ma – la fattispecie costitutiva del marchio di fatto v. già supra, § 12. Per una proposta ricostruttiva v. infra, § 77.3.

[106]Lett. a) dell’art. 12, 1° comma, c.p.i. Corsivo aggiunto.

[107]Sul significato della nozione di notorietà “qualificata” v. § 12 e inoltre qui di seguito in questo § 77.2. Tradizionalmente questa notorietà è designata come notorietà “generale”, per contrapporla a quella locale (qui esaminata al § 78).

[108]In argomento v. supra, §§ 60-71.

[109]In argomento v. supra, §§ 62.4, 72, 73.

[110]§ 78; ma v. già § 76 (ii).

[111]A sua volta, il diritto dei marchi conosce una pluralità di nozioni di uso e definisce in modi non perfettamente sovrapponibili i corrispondenti requisiti. V. § 38.3.

[112]W.R. Cornish-D. Llewelyn, Intellectual Property, cit., 630.

[113]Art. 4 Markengesetz. Completi riferimenti per il passato in P. Auteri, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 6-7.

[114]Una ricostruzione che abbraccia l’interpretazione giurisprudenziale delle norme sulla protezione dei marchi di fatto dal 1865 alla data di pubblicazione dei rispettivi contributi è in P. Auteri, Das Verhältnis der ‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke im italienischen Recht, cit. e in G.G. Auletta-V. Mangini, Del marchio, cit., 96 ss. Per il periodo più recente si vedano i richiami contenuti nella nota a Trib. Milano 17 gennaio 2008, Orza Pasquale e Jonny Q. Italia s.r.l. c. Metalbottoni s.p.a. e Onix s.p.a. e c. Quartermaster, in Giur. ann. dir. ind. 5261/4, caso «bottoni contornati da strass» e l’attenta ricostruzione proposta da M. Travostino, Gli impedimenti relativi alla registrazione, cit., 87-89.

[115]Già presente nel testo dell’art. 17.2 l.m. anteriore alla Novella e ora menzionato dalla lett. a) dell’art. 12, 1° comma, c.p.i.

[116]P. Auteri, Territorialità del diritto di marchio, cit., 178-179 e nota 21.

[117]Che spesso affiora nella giurisprudenza: così, prima dell’adozione del c.p.i., il Trib. Napoli con i provvedimenti del 26 marzo 2004, Filippo Murino c. Agostino Rizzo, in Giur. ann. dir. ind. 4732, caso «Velia teatro» e 5 novembre 1998 (ord.), caso «pastiglie a doppia colorazione longitudinale», cit.. Per una revisione critica della nozione di assolutezza del diritto attribuito al marchio registrato si vedano comunque i §§ 54 e 114.

[118]Costituirebbero eccezioni a questo orientamento, stando alla approfondita indagine svolta al riguardo da A. Vanzetti, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, in Riv. dir. ind. 2004, I, 99 ss., a 103 s., solo due sentenze: Trib. Milano 2 ottobre 1986, The Lancet Ltd. c. Franco Guglielmelli e con Masson Italia Periodici, caso «Banca Manusardi», in Giur. ann. dir. ind. 2138 e Trib. Milano 5 maggio 1975, Farmila s.p.a. c. Cianamid Italia sp.a. c. Farmacia del dott. G. Colombo e c. American Cyanmid Co., ivi, 722, «Video/Videocort e Neovideocort»– le quali peraltro sembrano muovere in direzione opposta a quella propugnata dal testo e accontentarsi di una nozione di notorietà che, assai discutibilmente, pare prescindere dall’uso – cui adde peraltro Trib. Forlì 8 febbraio 1999, Banca Fideuram (già Banca Manusardi) s.p.a. e IMI c. Teodorico s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 3980, caso «Banca Manusardi», che ha escluso il carattere locale dell’uso di un marchio impiegato da un’impresa bancaria quotata in borsa. Per il periodo successivo, si accontenta di una commercializzazione “sia pure non significativa e concentrata prevalentemente nella zona di Milano”, in quanto accompagnata da una presenza pubblicitaria del marchio di fatto anteriore, Trib. Verona 16 luglio 2007, Consea s.r.l. c. Diamante s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 5158, caso «Diamante».

[119]Diversamente da quanto avviene rispetto al conflitto con la registrazione di un marchio comunitario successivo, la cui valutazione è filtrata dall’apprezzamento alla stregua del diritto comunitario del carattere non puramente locale del segno anteriore: v. § 76 (ii); e si ricordi che questa nozione può divergere – e diverge – dalla nozione di preuso locale del diritto nazionale (§ 78).

[120]Sotto questo profilo, si potrebbe dire che il legislatore della Novella abbia accolto gli auspici di P. Auteri, Das Verhältnis der ‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke im italienischen Recht, cit., 8. Accoglie questa stessa premessa, secondo la quale sia il potere invalidante sia lo ius excludendi dei marchi di fatto andrebbero oggi desunti dalla previsione specializzata (all’epoca l’art. 17.1, lett. b), l.m.) anziché dalle norme in tema di concorrenza sleale, al fine però di trarne conseguenze non sul piano della nozione di notorietà ma dell’estensione della tutela al rischio di associazione, C. Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 221 ss. a 222-223.

[121]Come segnalato da A. Vanzetti, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, cit., 105. In argomento v. anche § 156.2 (e già § 12).

[122]Trib. Bologna 11 agosto 1999, in Giur. comm. 2001, II, 379 ss.; Trib. Vigevano 11 luglio 1973, Calzaturificio Giorgio Marelli s.p.a. c. Pietro Manelli, in Giur. ann. dir. ind. 368, caso «Marelli/Maselli».

[123]In senso conforme ora Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., parr. 21 ss. ove anche un’attenta indicazione delle prove all’uopo richieste. La sentenza si è soffermata in particolare sulla differenza fra la prova della notorietà del marchio non registrato e quella dell’“uso serio” ai fini dell’opposizione dei marchi registrati da più di cinque anni ai fini dell’art. 42, par. 2, r.m.c.

[124]La stessa considerazione dovrebbe valere nei confronti della presenza “virtuale” del preutente attraverso mezzi di comunicazione digitale (la cui crescente frequenza è segnalata da M. Travostino, Gli impedimenti relativi alla registrazione, cit., 89), che non può giustificare un allargamento della tutela ove non sia fondata su di una presenza effettiva sul mercato o, alternativamente, su di una registrazione. Nello stesso senso, sia pure con riferimento a un nome a dominio e non a un marchio di fatto, Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., parr. 26 e 29, che richiede la prova della misura delle visite al sito.

[125]Seguo, quasi alla lettera, le indicazioni formulate al riguardo da A. Vanzetti, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, cit., 104-105. In senso conforme M. Cartella, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 59. Si è visto che anche il titolo di opere seriali o la testata di una rivista o di un giornale possono in determinate circostanze essere impiegate in funzione distintiva dell’origine imprenditoriale delle opere da essi designate: v. Trib. Milano 18 novembre 2006, caso «What’s up», cit. Perché il segno possa considerarsi dotato di una notorietà qualificata non basta che esso sia dotato di capacità distintiva intrinseca ma che sia effettivamente impiegato in funzione distintiva dell’origine di beni; questi concetti, pur diversissimi, sono talora oggetto di confusione (così ad es. in Cass. 21 maggio 2008, n. 13607, Scifoni Renata di Scifoni Carlo & C. s.a.s. c. Scifoni Fratelli Organizzazione Internazionale per le Onoranze Funebri di Scifoni Patrizia s.a.s., in Giur. ann. dir. ind. 5220, caso «Scifoni», a proposito di una questione di conflitto fra ditte ove, per accertare la portata dal diritto esclusivo del segno anteriore nei confronti di quello successivo, si trattava di accertare se quello fosse anche impiegato come marchio di fatto).

[126]Lett. b) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva.

[127]Di G. Sena, Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit., 21-22 (formulato in contrapposizione alle posizioni al riguardo assunte da A. Vanzetti, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, cit. e reiterate da questo A. nei luoghi citt. supra, al § 12). Come si vedrà al § 77.4 l’adesione alla premesse fatte proprie dal primo degli AA. citati non comporta l’accoglimento delle conseguenze che egli trae dalle premesse medesime.

[128]L’osservazione è di A. Vanzetti, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, cit., rispettivamente a 101 e 100.

[129]Si ricorderà che l’analisi condotta al § 39, come ha individuato punti di distacco fra le azioni di opposizione e di nullità da un lato e di contraffazione dall’altro sul versante del marchio successivo, così ha riscontrato un (almeno parziale) parallelismo nella disciplina delle medesime azioni sul versante di quello anteriore.

[130]Ed è coerente con la soluzione accolta a proposito del conflitto di un marchio di fatto anteriore (nazionale) con una registrazione comunitaria [v. supra, § 76 (iii)].

[131]Rilevata ad es. da A. Vanzetti, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, cit., 107, seguito da G.E. Sironi, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, cit., 189 e nota 271. In senso diverso, ma per il passato, P. Auteri, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 6-7. Questa ipotesi di eccedenza del potere invalidante rispetto alla tutela appare ora confermata, seppur in un’ipotesi nella quale il segno distintivo anteriore era non un marchio di fatto ma una ditta, da Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), cause C-325/13 P e C-325/13 P, casi “Peek & Cloppenburg/ Peek & Cloppenburg», citt., par. 50.

[132]Ai §§ 42-59.

[133]Art. 12.1, lett. c), c.p.i. V. supra, § 62.2 e infra, § 155.2 (nella prospettiva della contraffazione).

[134]C. Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 221 ss. a 222-223.

[135]V. supra, rispettivamente §§ 57 e 42.

[136]In argomento v. supra, § 40-41. Fra le situazioni ivi considerate e quella trattata in questo paragrafo vi è, tuttavia, una differenza, posto che nella valutazione dell’identità dei beni vengono ora presi in considerazione, con riguardo al marchio anteriore, i beni per cui questo sia usato anziché registrato.

[137]Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 66 ss.

[138]Anche se, in relazione alla contraffazione del marchio non registrato ad opera di altro marchio, registrato o meno, in una situazione di doppia identità, per le ragioni già anticipate al § 40 e sviluppate infra, ai §§ 130.3-130.5, potrebbe viceversa ricorrere una situazione nella quale il marchio successivo non pregiudichi alcuna fra le funzioni tutelate facenti capo al titolare del marchio anteriore. E v. Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 23 ss.

[139]E v. in materia di contraffazione il § 155.3.

[140]Per una messa a punto dei parametri impiegati dalla giurisprudenza recente v. V. Di Cataldo, La proprietà industriale, cit., 18 s. Per l’analisi in materia di contraffazione, in larga misura convergente, v. § 157.2.

[141]§§ 78 e 76(ii).

[142]In senso conforme Trib. Bologna 3 giugno 2010, Divina s.p.a. c. Fall.to Divina e Calzoleria Parmense dei Fratelli Bocchialini s.n.c., in Giur. ann. dir. ind. 5558. Per la diversa regola vigente nel conflitto fra marchi registrati v. supra, § 50.2.

[143]In argomento v. in particolare A. Vanzetti, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, cit., 106 s. Che dire nel caso in cui il preutente faccia fare valere la notorietà del proprio marchio di fatto anteriore, pur usato in un settore specifico (abbigliamento), richiamandosi alla notevole reputazione dello stesso segno usato dal dante causa del preutente in uno spettacolo televisivo (sul tema Trib. Bari 20 settembre 2013 (ord.), Maglificio Francesca s.r.l. c. New Dance Group s.r.l. c. Abacab s.r.l., in Il dir. ind. 2014, 137 ss. con commento di L. Giove-A. Corneli, caso «Duff Beer»)?

[144]Come sottolineato da A. Vanzetti, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, cit., 108 s. Invece, pur accogliendo le premesse fatte proprie da G. Sena, Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit., 21-22, non pare possibile prestare adesione alle conseguenze che se ne potrebbero (forse) trarre sulla tutelabilità “in astratto” del marchio di fatto, in ipotesi desunta dalla asserita natura “reale” e “proprietaria” anche dei diritti su segni di fatto; in argomento v. § 157.

[145]In questo senso v. ad es. Trib. UE 24 marzo 2010, caso «Eliza/Elise», cit., par. 29.

[146]In argomento v. supra, §§ 43-49.

[147]In questo senso M.S. Spolidoro, La decadenza dalla registrazione, cit., 275. In senso conforme Trib. Bari, 14 maggio 2009, in Giurisprudenzabarese.it 2009; Trib. Catania 15 novembre 2007, Fallimento Art. Edil. Comm. s.r.l. c. ITT International Tecnatronic s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5175,caso «ITT»; Cass. 1 aprile 1994, n. 3224, Paladino c. Automobile club Palermo, in Riv. dir. ind. 1994, II, 267 ss., con richiami di V.F., caso «Targa Fiorio». Per altri richiami v. M. Cartella, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 179 ss. e infra, §§ 98.2 e 100.2.

[148]Da questo punto appare condivisibile la conclusione cui è pervenuta Cass. 1 aprile 1994, n. 3224, Paladino c. Automobile club Palermo, caso «Targa Fiorio», che, pur non soffermandosi a verificare se il pubblico avesse conservato memoria del marchio, ha ritenuto cessata la tutela di un marchio il cui uso si fosse interrotto “per oltre 20 anni”. Anche Trib. Catania 15 novembre 2007, caso «ITT», cit., ha ritenuto che il marchio di fatto anteriore non fosse tutelabile perché era mancata la prova del momento fino al quale il marchio stesso era stato utilizzato. Appare attendibile che la misura dell’uso richiesto per conservare il ricordo fra il pubblico sia inferiore a quella richiesta per conseguire la notorietà qualificata, in conformità alle ipotesi di diversificazione della nozione di uso richiesta ai fini della fattispecie costitutiva del diritto rispetto alla sua conservazione che si sono formulate al § 38.3 e verificate nel corso di questo lavoro.

[149]Arg. ex art. 12.1, lett. a) c.p.i. (e v. § 98.2); non appare sotto questo profilo necessario ipotizzare che la previsione dell’art. 12.2 c.p.i. sia estesa anche ai marchi non registrati attraverso il precetto costituzionale di eguaglianza. Come si è accennato nel testo, la stessa regola pare valere anche se il marchio successivo sia comunitario, proprio grazie al rinvio al diritto nazionale contenuto nel par. 4 dell’art. 8 r.m.c., su cui § 76(iii) e (iv).

[150]Sul caso in cui permanga il ricordo del marchio del pubblico pur essendo cessata la tutela del marchio, che costituisce un’altra ipotesi di eccedenza – questa volta sotto il profilo temporale e cronologico – del potere invalidante rispetto allo ius excludendi v. §§ 98.2 e 100.2.

[151]Sul punto v. già in precedenza § 76 (iii) e infra, § 91.1.

[152]§ 75.2: solo nel diritto comunitario l’impedimento può essere già fatto valere in fase amministrativa.

[153]Par. 4 dell’art. 8 r.m.c.

[154]§§ 76(ii) e 78 (e 77.4).

[155]Segnalata da P. Auteri, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 11.

[156]Salvo tornare sull’argomento in sede di ricostruzione della tutela del marchio di fatto: § 156.1.

[157]In questo senso P. Spada, La nullità del marchio, cit., 637 s.

[158]E sempre salvo il caso in cui il marchio di fatto anteriore non sia decettivo: v. P. Spada, La nullità del marchio, cit., 637 (che a 638 fa valere che una diversa soluzione condurrebbe a una sottoprotezione del titolare del diritto sul marchio di fatto).

[159]A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., 2009⁶, 46 e 307. L’argomento secondo cui il potere invalidante del marchio di fatto anteriore presupporrebbe che questo sia “legittimamente” usato dal preutente ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non risulta per contro dirimente, una volta che si assuma che il fondamento del potere invalidante medesimo vada reperito nella previsione della lett. a) dell’art. 12.1 c.p.i. anziché nella norma codicistica. In argomento v. anche M. Cartella, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 142 s.

[160]In argomento infra, ai §§ 107.4 e 156.1.

[161]§ 17.4. Nell’ambito della domanda riconvenzionale di nullità del marchio nazionale anteriore azionata nei confronti di un marchio comunitario di fronte a un Tribunale dei marchi comunitario ai sensi degli artt. 96, lett. d) e 100 r.m.c., la validità del marchio non registrato asseritamente anteriore posto alla base della domanda può invece essere conosciuta dal Tribunale medesimo.

[162]Così, secondo Trib. Roma 31 marzo 2003, Fabbrica Biscotti P. Gentilini c. Alimentaria Ansa s.r.l. e Alimentari Tacito di Antonioni Fabrizio s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4560, caso «Gentilini», il fatto che il biscottificio Gentilini pur fondato alla fine dell’Ottocento non avesse registrato alcun marchio prima del 1986 non lo espone all’invalidazione ad opera dell’uso di fatto, sempre per biscotti, da parte di un altro ramo della famiglia, visto che questo successivo uso di fatto era iniziato “solo” negli anni ’40 del secolo scorso. Questa conclusione, sicuramente corretta, è ricollegata da M. Cartella, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 149, alla regola secondo cui “l’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione”; e tuttavia pare essere più semplicemente espressione del principio discusso nel testo per cui la novità non è esclusa da un marchio invalido.

[163]In argomento v. V. Mangini, Il marchio non registrato, cit.; P. Auteri, Das Verhältnis der ‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke im italienischen Recht, cit., 6 ss.

[164]Per il diritto comunitario – o meglio per il conflitto con la registrazione di un marchio comunitario successivo – v. supra, § 76 (ii). La delimitazione fra dimensione nazionale e comunitaria si ritrova anche nella determinazione della notorietà di un marchio: in argomento § 135.2.

[165]Si vedano dunque i riferimenti contenuti nel precedente § 77.4. Per altri richiami di giurisprudenza più antica, conforme ma più spesso difforme rispetto alle soluzioni ivi proposte, v. C.E. Mayr, sub art. 12 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 216 s. L’apprezzamento in ordine all’esistenza di un preuso locale costituisce valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata: Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit.

[166]Anche se, come si è visto, i legislatori nazionali conservano un margine di discrezione rispetto al primo che è loro stato sottratto in relazione al secondo (per le ragioni esposte alla nota 26 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit.).

[167]A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., 2009⁶, 182 portano come esempio le imprese funebri e le imprese di trasporto locale. In effetti, quando non siano presenti limitazioni che trovano la loro origine in norme pubblicistiche, come nei casi ora ricordati, anche le attività artigianali più tradizionali, che un tempo si svolgevano su scala esclusivamente locale (come quelle del panettiere o parrucchiere) possono oggi aggregarsi su scala nazionale e sovranazionale, ad es. attraverso contratti di franchising.

[168]In questo senso Trib. Torino17 marzo 2008 (ord.), Hermés International s.c.p.a. e Hermés Sellier s.a.s. c. Laurence s.r.l., in Giur. it. 2009, 662 ss. e in Riv. dir. ind. 2009, II, 289 ss., caso «Kelly, Birkin e Lyndy»; stando al testo della previsione dell’art. 12.1, lett. a), c.p.i., che si riferisce all’«uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso», parrebbe sufficiente l’uso non produttivo di notorietà ad attribuire non un diritto proprio in capo al preutente ma un’immunità nei confronti delle pretese altrui. In argomento v. M. Cartella, Il marchio di fatto, cit., 62, ma anche 88 e per un accenno v. già supra, il § 12.

[169]Il divieto di espansione comporta non solo la proibizione dell’attività di commercializzazione ma anche degli altri atti che interferiscono con l’esclusiva attribuita dal diritto di marchio (sui quali v. infra, § 123). In questa prospettiva, il preutente non potrebbe attivare un sito telematico, perché per definizione questo non conosce limitazioni geografiche nella sua accessibilità al pubblico (in questo senso Trib. Milano 13 marzo 2007, L’Arte Pasticciera di Mazzucchi Enrica & C. s.n.c. c. Ruffini Angela & C. s.n.c. in liquid. e c. Tacchinardi s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5146, caso «Tortionata»); anche se potrebbe argomentarsi sotto questo profilo che una distinzione possa sussistere fra un sito c.d. interattivo, che consente agli utenti di piazzare ordini per via telematica, e un sito cosiddetto passivo, che richiede all’utente di contattare il titolare del sito per ordinarne i beni, la distinzione non appare rilevante posto che l’esclusiva attribuita al titolare del marchio registrato si estende, come si vedrà, all’attività promozionale. Secondo Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit., dal principio dell’unitarietà dei segni distintivi discenderebbe che l’imprenditore che benefici del preuso per una tipologia di segno (nella specie: insegna) potrebbe estenderlo anche ad altri tipi di segno distintivo (ditta e marchio). L’affermazione non persuade: non solo perché attribuisce al principio dell’unitarietà dei segni distintivi un significato che esso non possiede (per le ragioni indicate infra, ai §§ 79.4 e 5) ma anche perché essa comporterebbe l’espansione del preuso a modalità ulteriori rispetto a quelle presenti al momento della registrazione successiva.

[170]Par. 3 dell’art. 111 r.m.c.

[171]Par. 1 dell’art. 111 r.m.c. (su cui v. supra, § 76 (ii)).

[172]In questo senso P. Auteri, Das Verhältnis der ‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke im italienischen Recht, cit., 6, ove anche un riferimento al divieto di uso ingannevole del marchio contenuto nella previsione corrispondente all’attuale art. 21.2 c.p.i., l’art. 11 l.m. Vedeva il preuso locale come un caso di concorso di più titoli “esclusivi che si comprimono a vicenda” G. Oppo, Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, in Riv. dir. comm., 1964, I, 187 ss., 196. Una rassegna delle posizioni dottrinali sul punto è in R. Pennisi, La convalida del marchio, cit., 89 s., il quale, accettando l’impostazione tradizionale, ne attenua la portata attraverso il rilievo, esatto, secondo cui il registrante che operasse nella zona di preuso potrebbe comunque beneficiare della convalida.

[173]Bene illustrata da P. Auteri, Das Verhältnis der ‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke im italienischen Recht, cit., 6.

[174]V. ad es. le ipotesi di convalida di marchio, ammesse con particolare liberalità nei rapporti fra un marchio comunitario e un marchio nazionale anteriore, esaminate infra, ai §§ 85-87. Ma cfr. anche §§ §§ 38.2, 38.5, 58.5, 99.3, 105.2, 152.2, 178.1, 195-196, 204, 208.

[175]Anche attraverso la previsione dell’art. 21.2 c.p.i. e della lett. a) del comma 2° dell’art. 21 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, come modificato dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha dato attuazione alla direttiva n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. Sul tema mi sono soffermato in “Rischio di confusione” e “confusione” fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli, cit. In argomento v. infra, anche §§ 87 e, per una trattazione più compiuta, 105.2.

[176]§ 105.2.

[177]Ed è stata accolta da App. Torino 29 marzo 1995, Tecnocasa s.r.l. c. Tecno Kasa di Battocchio Lorenzetto Silvano & C. s.n.c., in Giur. ann. dir. ind. 3409, caso «Tecno Kasa», confermata poi da Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, caso «Tecno Kasa», cit., ove in nota completi richiami. Nello stesso senso più di recente Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit., obiter. Conforme M.S. Spolidoro, Il preuso del marchio, in G. Marasà-P. Masi-G. Olivieri-P. Spada-M.S. Spolidoro-M. Stella Richter, Commento tematico della legge marchi, cit., 48-50 s. Ci si può domandare tuttavia se le circostanze specifiche del caso possano indurre il giudicante a riservare al preutente una zona di esclusiva, come ritenuto sulla base delle particolari circostanze del caso da Trib. Milano 13 marzo 2007, caso «Tortionata», cit.; e se la statuizione corrispondente possa trovare il proprio fondamento nel potere di adottare gli opportuni provvedimenti, previsto dall’art. 2599 c.c., piuttosto che nel diritto dei marchi.

[178]In questo senso, con richiamo espresso anche alle opzioni operate dal legislatore comunitario con riguardo alla coesistenza fra marchio di fatto anteriore a notorietà generale e successiva registrazione convalidata, Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, caso «Tecno Kasa», cit.

[179]Sotto il profilo delle conseguenze della preesistenza di un segno nazionale anteriore [v. art. 111 r.m.c. e § 76(ii)]; ma non dei suoi presupposti per l’interferenza [§ 76(iii)].

[180]Sulla questione dell’individuazione dei segni distintivi di fatto cui si applica la previsione della lett. b) dell’art. 12.1 c.p.i. v. amplius, § 79.5.

[181]Formulato da G. Sena, Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit., 21-22. Nello stesso senso, anche se con corollari in parte diversi, C. Galli, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 221 ss. a 222-223. La contrapposta posizione di A. Vanzetti, I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”, cit., 101-102 è discussa ai §§ 12 e 78.

[182]Visto che la pluralità di enunciati, verosimilmente, non comporta incertezze applicative.

[183]Corsivo aggiunto. V. § 77.3.

[184]P. Auteri, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 2-3 e 6-7.

[185]Per le necessarie messe a punto v. supra, § 77.2.

[186]P. Auteri, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 2-3 e 6-7.

[187]V. supra, § 77.2.

[188]Anche in parti del territorio nazionale dove il marchio di fatto mai fosse stato usato. In argomento anche per una dimostrazione dell’assunto v. P. Auteri, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 7. Per la diversa ricostruzione oggi prevalente v. § 77.3.

[189]Alla lett. b) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva.

[190]V. già supra, §§ 77.3 e 79.1.

[191]V. supra, § 77.2.

[192]V. supra, § 77.4.

[193]Ad esclusione quindi di forme di tutela allargata o di presunzione di confusione, quali si profilano in relazione al terzo e al primo conflitto fra marchi registrati: in argomento v. supra, § 77.4.

[194]Dovendosi individuare il carattere non locale dell’uso alla stregua, rispettivamente, del diritto nazionale (§ 78) e comunitario [§ 76(ii)], a seconda che il marchio successivo sia nazionale o comunitario (e v. sul punto Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), casi “Peek & Cloppenburg/ Peek & Cloppenburg», citt., par. 51).

[195]§ 77.3.

[196]V. supra, § 77.2.

[197]V. P. Auteri, voce Ditta, in Enc. giur. Treccani, vol. XI, Roma, 1989.

[198]V. supra, § 76 (iii).

[199]Corte di Giustizia 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline SARL c. Celine SA, in Racc. 2007, I, 7041 ss. e in Giur. ann. dir. ind. 5195, caso «Céline»; 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit. (che peraltro, oltre ad affrontare il conflitto marchio anteriore-ditta successiva, ai parr. 86 ss. ha anche esaminato il conflitto fra ditta anteriore e marchio successivo e, tuttavia, in questa seconda prospettiva si è limitato a individuare i requisiti minimi di uso di una ditta anteriore potenzialmente confliggente con una registrazione successiva, e in ipotesi valida, di marchio, alla cui verifica è subordinata legittimità della continuazione dell’uso della ditta anteriore) e 21 novembre 2002, causa C-23/01, Robelco NV c. Robeco Groep NV, in Racc. 2002, I, 10913 ss., caso «Robelco/Robeco». La questione se l’uso della ditta possa invalidare un marchio successivo identico o simile è stata sfiorata da Trib. UE 24 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso «Jackson Shoes/Jacson of Scandinavia», cit., par. 23 s., che però si è limitato a ricordare che, anche se la ditta può operare su di un piano diverso, può anche essere usata in commercio per beni; e in ogni caso non sempre il consumatore percepisce esattamente la differenza fra ditta e marchio.

[200]Sui quali v. infra, §§ 122 e 125 e per un primo inquadramento A. Kur, Confusion over Use? – Die Benutzung “als Marke” im Lichte der EuGH Rechtsprechung, in GRUR Int. 2008, 1 ss., a 2-4.

[201]In questo senso già A. Kur, Confusion over Use?, cit., 2, nota 21 e 3.

[202]Corsivo aggiunto.

[203]Questa è la ragione per la quale la norma non è riferibile ai disegni, registrati o meno che essi siano: non si tratta di segni distintivi suscettibili di “adozione” e quindi essi vanno considerati come segni coperti da un diritto esclusivo che dà luogo all’impedimento e alla causa di nullità di cui rispettivamente agli artt. 14.1, lett. c) e 25.1, lett. b), c.p.i. e alla lett. d) par. 2 dell’art. 53 r.m.c. (per i quali v. il § 84.3).

[204]È appena il caso di segnalare che il ricorso a un criterio di questo tipo comporta notevoli incertezze, come pare confermato dalla fenomenologia di situazioni tipiche illustrata qui di seguito; dove va piuttosto avvertito che la presenza di margini così accentuati di incertezza costituisce un buon argomento giuspolitico per estendere la disciplina della convalida anche al caso di un conflitto con una ditta (od altro segno distintivo di fatto) anteriore: in argomento v. infra, § 85.4.

[205]L’esempio è ripreso, con qualche adattamento, dalla situazione considerata da Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso «Céline», cit., par. 23. Sotto questo profilo possono assumere rilievo primario le regole attinenti all’onere della prova: v. ad es. Trib. Firenze 20 ottobre 2008, Alaia Azzedine e Azzedine Alaia s.a.s. c. Alaia Marco titolare della ditta Mapel, in Giur. ann. dir. ind. 5311, caso «Alaia», dove il titolare della ditta anteriore è riuscito a dimostrare l’anteriorità dell’uso come ditta ma non come marchio.

[206]V. in passato P. Greco, Corso di diritto commerciale e industriale. I diritti su beni immateriali, Giappichelli, Torino, 1948, 79; T. Ravà, Diritto industriale, vol. I, Azienda. Segni distintivi. Concorrenza, Utet, Torino, 1973, 323 ss.

[207]Cui aderiscono fra gli altri A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., 2009⁶, 184-185; M. Travostino, Gli impedimenti relativi alla registrazione, cit., 102.

[208]In argomento v. supra, § 1. Un’enunciazione assai netta è in Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», cit., par. 126.

[209]Come illustrato ai §§ 75-76.

[210]Salvo che – forse – si potrebbe sostenere che la previsione un po’ sibillina di cui all’art. 53, par. 4, r.m.c., secondo cui “Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2”, che si riferiscono rispettivamente a segni distintivi o altri diritti anteriori confliggenti, “che abbia preliminarmente domandato la nullità del marchio comunitario o introdotto una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione non può presentare un’altra domanda di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda”, sia fondata su di un principio dell’equipollenza o equivalenza del potere invalidante di segni distintivi di tipologie diverse fatti valere contro una registrazione successiva. Questa ipotesi esplicativa della norma enunciata nel testo va tuttavia presa con tutte le dovute cautele: la previsione ora trascritta pare più attendibilmente dare applicazione a principi di economia processuale, come quelli sottesi al divieto del ne bis in idem e al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

[211]V. infra, §§ 122 e 125.3.

[212]Salvo, è appena il caso di ricordarlo, il principio della necessaria coincidenza fra il potere invalidante e la sfera di protezione: v. supra, § 76.3.

[213]V. supra, § 79.3.

[214]Almeno per quanto attiene al segno anteriore: v. supra, § 39.

[215]Ciò per il chiaro tenore degli artt. 176.5 e 122.2 c.p.i.

[216]Arg. ex art. 12, 2 c.p.i. e art. 3 Cost.; e v. già § 77.4.

[217]Lett. b) dell’art. 12.1 e art. 22 c.p.i.

[218]V. § 76 (iii).

[219]Al punto precedente.

[220]Sul punto v. infra, § 208.

[221]Correlativamente, in assenza di una disposizione specializzata rivolta a risolvere il conflitto fra una registrazione di marchio e una indicazione geografica, come è nel caso delle indicazioni c.d. semplici, trova applicazione l’art. 12.1, lett. b), c.p.i.

[222]Art. 4, par. 4, lett. b).

[223]Art. 8, par. 4, r.m.c.

[224]Lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i., par. 4 dell’art. 8 e lett. c) del par. 2 dell’art. 53 r.m.c.

[225]Come in quello esaminato supra, al § 77.5 a proposito del conflitto della registrazione successiva con un marchio di fatto anteriore [e v. § 76 (iv)].

[226]Che si frappone al giudizio di invalidità del segno distintivo nazionale anteriore di fronte alle autorità comunitarie (ma non al Tribunale dei marchi comunitari): v. §§ 17.4 e 77.5.

[227]E non dall’art. 12, 1° comma, lett. b), c.p.i., per le ragioni già fatte valere al § 79.1.

[228]Da P. Spada, Marchi denominativi: vicende di una categoria giuridica, in Riv. dir. civ. 1969, I, 140 ss.

[229]In questo senso anche il mio I segni distintivi: diritto interno e comunitario, Giappichelli, Torino, 1999, 90.

[230]§ 79.2.

[231]Sull’iter da percorrere per giungere a una risposta v. il § 79.3. Sui ruoli rispettivamente giocati da uso e registrazione nella fattispecie acquisitiva della ditta v. A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., 2012⁷, 331 ss.

[232]§ 76 (ii).

[233]§ 78.

[234]§ 79.2.

[235]§ 78.

[236]E v. §§ 76(ii) e 78.

[237]Richiede la prova di una conoscenza “presso una parte non insignificante del pubblico” di un sito contraddistinto da un nome a dominio, con riferimento peraltro alla tutela e non al potere invalidante del segno, Trib. Catania 5 febbraio 2005, Mediafin di G.A. Pulvirenti c. T.I.E.N. di Tidona Giuseppe, in Giur. ann. dir. ind. 4962, caso «La Miniera».

[238]In questo senso, quasi letteralmente, F. Gioia, Effetti dell’istituzione del registro delle imprese sulla disciplina della ditta, in Riv. dir. ind. 1997, I, 219 ss., a 239, nota 65.

[239]In senso conforme nel risultato, se non nell’iter argomentativo, Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit. e Trib. Catania 5 febbraio 2005, caso «La Miniera», cit., che accorda tutela nei limiti del preuso a un’insegna, equiparandola peraltro a un marchio di fatto.

[240]Artt. 8 r.m.c., 4 direttiva e 8, 12, 14.1, lett. c), c.p.i.

[241]Sulla lettura dell’art. 52, par. 1, lett. b), r.m.c. come norma suscettibile di essere riferita anche agli impedimenti relativi v. § 90 e già § 35.2.

[242]Art. 53, par. 2, r.m.c. Per un’applicazione Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., par. 70.

[243]Artt. 25.1, lett. b) e c) e 122.2 c.p.i.

[244]Art. 176.5 c.p.i. e art. 46.2, lett. b) e c) del regolamento di attuazione del c.p.i. adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 (r.a.). In tema v. §§ 15.3 e 15.4.

[245]Art. 4, par. 4, lett. b), direttiva.

[246]V. supra, § 75.2.

[247]Nei limiti che si vedranno infra, §§ 82.1 e 83.4. Si tratta comunque di circostanza inconsueta rispetto a un impedimento relativo. In argomento v. già § 15.3.

[248]V. art. 4, par. 4, lett. c) direttiva; art. 53, par. 2, r.m.c.

[249]Come confermato da Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 34.

[250]Rispettivamente i punti i), ii), iii) e iv) dell’art. 4, par. 4, lett. c) direttiva e le lett. a), b), c) e d) del par. 2 dell’art. 53 r.m.c. (in quest’ultima previsione l’articolo indeterminato è sostituito dall’articolo determinato; ma non pare che questa differenza abbia rilievo esegetico).

[251]V. anche sotto questo profilo l’art. 4, par. 4, lett. c) direttiva e l’art. 53, par. 2, r.m.c. (quest’ultima norma fa riferimento all’utilizzazione, anziché all’uso; ma la variazione lessicale non è significativa). Non tutti i diritti nazionali esercitano le opzioni offerte dalle previsioni comunitarie: così il diritto britannico tutela nome e immagine non direttamente ma nei limiti in cui essi si possano valere della tutela offerta dal passing off (L. Bently-B. Sherman, Intellectual Property Law, cit., 891).

[252]§ 76.

[253]In dottrina v. M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione, in Riv. dir. ind. 2002, I, 470 ss., 489 ss.

[254]Per la disciplina generale del ritratto v. artt. 10 c.c. e 96 ss. l.d.a.

[255]Come attestava P. Crugnola, Problemi giuridici relativi all’uso di fotografie per pubblicità commerciale, in Dir. aut. 1973, 418 ss., 425.

[256]Per un’altra ipotesi considerata in giurisprudenza v. Cass. 12 marzo 1997, n. 2223, De Curtis c. Sperlari, in Il dir. ind. 1997, 1022 ss., con nota di A.M. Toni, Totò e il diritto di marchio, caso «Totò». Avviene con qualche frequenza che l’immagine di una persona, specie se famosa, venga collegata a un prodotto, sia esso una t-shirt, un disco o un alimento, come è avvenuto nel caso deciso da Trib. Torino 30 novembre 2012, Ditta Alessandro Lunardelli, Vini Tipici e pregiati c. Alpa s.n.c., in Giur. it. 2013, 2060 ss., con nota di E. Lerro, L’archetipo del marchio contrario all’ordine pubblico. Rilevabilità e effetti del vizio, caso «Linea della Storia», dove la fotografia del Che Guevara, famosa per la generazione del ’68, era usata su bottiglie di vino (la decisione si segnala per avere, equivocando, negato tutela al segno ritenendo che la mancanza del consenso della persona ritrattata costituisca causa di nullità assoluta); in questi casi l’impiego dell’immagine non sta tuttavia a indicare l’origine commerciale dei beni in questione; di conseguenza, difficilmente l’utilizzatore la registra come marchio.

[257]La ricostruzione della disciplina del consenso alla registrazione e all’uso del ritratto presenta profili che la accostano al tema (non del consenso alla registrazione e all’uso di un marchio, su cui v. infra, § 181, 182-186, ma) del consenso all’uso dei nomi e segni notori, di cui infra, §§ 83.1, 181 e 188-189.

[258]V. ad es. Trib. Milano 26 ottobre 1992, Ceciarelli, in arte Monica Vitti c. Doimo Salotti s.p.a., in Dir. inf. 1993, 942 ss. con nota di C. Martorana, La conquista dei sosia, ovvero: verso il riconoscimento, in capo a questi ultimi, di un ‘incondizionato’ diritto di sfruttamento delle proprie ‘qualità’ fisiche e fisionomiche.

[259]V., con riferimento a Lucio Dalla, Pret. Roma 18 aprile 1984, in Giust. civ. 1984, I, 2271 ss.

[260]App. Milano 30 luglio 1996, Ente Autonomo Teatro alla Scala c. Distillerie F lli Ramazzotti, in Giur. ann. dir. ind. 3605, caso «La Scala». La soluzione intanto risulta inappagante, in quanto alla persona giuridica è stato simultaneamente – e erroneamente: v. § 82.1 – negata la tutela del nome.

[261]Cass. 11 agosto 2009, n. 18218, Rimini Sail di Giorgio Benvenuti e In.Co. Rimini s.r.l. c. Cartiere Fedrigoni, caso «Rimini Sail», in Danno e responsabilità 2010, 471 ss. con nota di G. Resta, L’immagine dei beni in Cassazione, ovvero: l’insostenibile leggerezza della logica proprietaria e in Riv. dir. ind. 2010, II, 146 con nota di N. Romanato, Sullo sfruttamento dell’“immagine” di un bene nella disponibilità di una persona giuridica. In argomento v. G. Resta, Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi, cit., 41 ss.; M. Comporti, Sfruttamento abusivo dell’immagine altrui e dei segni distintivi delle persone giuridiche, in AIDA 1997, 540 ss.

[262]Si può peraltro dubitare sulla futura “tenuta” della sentenza: questa pare infatti incorrere in un’inversione logica, laddove essa desume un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivante dallo sfruttamento non autorizzato della raffigurazione dell’altrui imbarcazione dalla rilevazione dell’impatto negativo che questo comportamento potrebbe avere sui contratti di sponsorizzazione e di merchandising stipulati dall’avente diritto sull’imbarcazione medesima. Vero è piuttosto che la validità dei corrispondenti contratti aventi a oggetto la raffigurazione dell’imbarcazione presuppone l’esistenza del diritto del titolare sull’entità; e che il legislatore, che pur è intervenuto, con l’art. 8.3 c.p.i., a istituire una riserva sui nomi o segni notori (sulla quale v. infra, § 83), non sembra aver ritenuto di estenderla anche al ritratto di cose appartenenti a un soggetto, salvo che questi non siano per l’appunto qualificabili come nomi o segni notori. D’altro canto, la deriva proprietaria si sta spingendo a ipotizzare che il proprietario di un bene materiale (si esso un edificio, un fondo, un paesaggio) abbia un diritto esclusivo su di esso: v. G. Resta, Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi, cit., 41 ss.; un accenno sul tema è anche infra, al § 84.3.

[263]In argomento F. Gioia, Diritto di marchio e omonimia, Giappichelli, Torino, 1999.

[264]A partire da Cass. 1° febbraio 1962, n. 201, in Giust. civ.1962, I, 659 ss., caso «Farouk» e Cass. 14 ottobre 1963, n. 2748, Dino de Laurentis cinematografica s.p.a. c. Busacca, in Giust. civ. 1963, I, 2531 ss., caso «Busacca».

[265]Trib. Torino 12 marzo 2010 (ord.), A.P.H.I.C.I. c. A.P.I.C.I., caso «APICI/APHICI», ined.; Cass. 11 agosto 2009, n. 18218, caso «Rimini Sail», cit.; Cass. 28 gennaio 1997, n. 832, EURISPES c. ISPES, in Giur. ann. dir. ind. 3568, caso «Eurispes/Ispes» (obiter); Cass. 21 febbraio 1981, n. 1185, in Giur. it. 1981, I, 1025 ss. In argomento v. già R. Costi, Il nome delle società, cit., 9 ss.

[266]Prima proposizione del 2° comma dell’art. 8 c.p.i.

[267]Seconda proposizione del 2° comma dell’art. 8 c.p.i.

[268]Esaminato qui di seguito al § 83.

[269]V. su fronti contrapposti P. Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, Utet, Torino, 1959, 118 e G. Santini, I diritti della personalità nel diritto industriale, Cedam, Padova, 1959, 162 ss.

[270]Così convincentemente A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., 2009⁶, 207.

[271]Così A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., 2009⁶, 207-208 e in termini pressoché identici App. Milano 30 luglio 1996, caso «La Scala», cit.

[272]M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 480.

[273]Che va ad aggiungersi alle quattro distinte ipotesi di notorietà inventariate al § 77.2 e che nel contesto che qui interessa assume il significato che verrà precisato infra, al § 83.

[274]Vero è però che il riferimento al nome di un buon medico condotto, noto e apprezzato nella sua condotta e dintorni, ma sconosciuto al grande pubblico non sarebbe preclusivo della registrazione, perché alla ‘fama’ non si accompagnerebbe la riferibilità od attribuibilità del nome, che, come si vedrà qui di seguito, costituisce presupposto di applicazione della norma.

[275]In questo senso Trib. Milano 30 maggio 1974, Elvira Leonardi e Biki di Elvira Leonardi & C. c. Ditta Grappeggia, in Giur. ann. dir. ind. 565 e in Riv. dir. ind. 1983, II, 223 ss., caso «Biki». Quest’opinione è seguita ancor oggi dalla maggior parte della giurisprudenza e della dottrina: v. ad es. App. Palermo 18 ottobre 1999, caso «Duca di Salaparuta», cit.; App. Milano 30 luglio 1996, caso «La Scala», cit.; Cass. 6 aprile 1995, Industrie Alimentari Molisane s.r.l. c. Bruno e Alfredo Guacci s.d.f., in Giur. ann. dir. ind. 3198, caso «Guacci» (peraltro con riferimento alla tesi secondo la quale gli eredi non potrebbero invocare l’art. 7 c.c. per far valere il carattere indebito dell’uso del loro nome da parte di un soggetto che aveva acquistato la ditta senza azienda); A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., 2012⁷, 216-217; C.E. Mayr, L’onere di utilizzazione del marchio di impresa, cit., 63 ss.; M. Travostino, Gli impedimenti relativi alla registrazione, cit., 109-110 (dubitativamente); F. Macioce, Profili del diritto al nome civile e commerciale, Padova, 1984, 97 e 109 ss.

[276]Così scriveva App. Milano 30 luglio 1996, caso «La Scala», cit., riproducendo, forse inconsapevolmente, le espressioni usate da F. Ferrara, Trattato di diritto civile italiano, I, Dottrine generali, Roma, 1921, 575 e D. Callegari, I requisiti del nome della persona, in Arch. giur. 1927, II, 99 ss. e 114 ss.

[277]Per uno sguardo di insieme L. Bigliazzi Geri-U. Breccia-F.D. Busnelli-U. Natoli, Diritto civile, Vol. I, Tomo I, Norme, soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1987, 163 ss. In senso conforme anche M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 481 s.

[278]V. Cass. 7 febbraio 1996 n. 978, Tabocchini c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., in AIDA 374; Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in Foro it. 1985, I, 2211 ss., caso «Veronesi» (che richiamano l’art. 2 Cost.). Fra le sentenze capostipite va ricordata Pret. Roma 6 maggio 1974, in Foro it. 1974, I, 3227 ss.

[279]Infra, § 83.

[280]Come avevo segnalato in I segni distintivi dello sport, in AIDA 1993, 126.

[281]L’argomentazione corrispondente è già articolata nel mio Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, Giuffrè, Milano, 1991, 213 ss., 223 ss. In argomento, con soluzione solo parzialmente convergente, R. Pennisi, La convalida del marchio, cit., 147 ss.

[282]Lett. a) del 1° comma dell’art. 170 c.p.i.

[283]Nonché la presenza del consenso del portatore del nome “notorio”, ove occorra (per le ragioni indicate infra, § 83). In senso conforme, con riferimento però alla sola lesione dei valori personalistici, P. Spada, Opposizione alla registrazione del marchio e giurisdizione della Commissione dei ricorsi, in Riv. dir. ind. 2000, I, 77 ss., 84 s. Non mi pare peraltro che l’impedimento corrispondente alla lesione dei valori personalistici, in ipotesi riscontrato d’ufficio, sia rimovibile con il consenso del portatore del nome anagrafico, come ipotizza l’A. a 85, posto che, come rilevato da M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 487, “potrebbe sempre presentarsi un terzo soggetto omonimo, e contestare fondatamente l’uso del nome”. Sulla non convalidabilità della lesione dei valori personalistici v. infra, §§ 85.4 e 87.

[284]Sulle ragioni per le quali pare da escludersi la formazione di un giudicato anche nel caso in cui si abbia una pronuncia nel merito della Commissione dei ricorsi v. supra, § 16.1.

[285]In questo senso ora, ma con riferimento al caso di un nome notorio, App. Milano 4 dicembre 2012, caso «Biondi Santi», cit. Con specifico riguardo all’art. 8.3 c.p.i. Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., parr. 33 ss. ha ritenuto che la norma non farebbe riferimento al diritto al nome unicamente in quanto attributo della personalità e comprenderebbe lo sfruttamento patrimoniale del nome stesso. La stessa considerazione deve applicarsi alla previsione civilistica, la cui possibilità di applicazione ai fatti di causa non è stata presa in considerazione dai giudici comunitari.

[286]Nega tutela nei confronti dell’inclusione di uno pseudonimo nell’altrui marchio Trib. Roma 29 gennaio 1991, in Riv. dir. ind. 1997, II, 400 ss., caso «Totò», sulla base peraltro della restrittiva concezione della portata dell’art. 7 c.c. qui criticata. La sentenza è stata poi superata da Cass. 12 marzo 1997, n. 2223, caso «Totò», cit.

[287]G. Sena, Il diritto dei marchi, cit., 135.

[288]In senso conforme M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 482.

[289]Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., parr. 63-64.

[290]In questo senso, espressamente, la lett. c) del par. 1 dell’art. 56 r.m.c.

[291]In questo senso Trib. Milano 17 maggio 2011 (ord.), Mark Twain Foundation Trust c. Macma Werbeartikel Ohg e Trinova s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5734, caso «Mark Twain».

[292]In argomento v. supra, § 34.4.

[293]Art. 10.1 c.p.i., che prescinde, parrebbe, dal carattere “notorio” (nel senso di cui al successivo § 83) del segno fatto valere. E v. art. 13.2 r.a. In questo senso G. Sena, Il diritto dei marchi, cit., 136.

[294]E quindi risolto alla stregua delle regole considerate supra, ai §§ 41-71.

[295]In questo senso, in applicazione della disciplina anteriore al 1992, Cass. 15 settembre 1997, n. 9514, s.p.a. Kraft General Foods c. s.a.s. Invernizzi & C., in Riv. dir. ind. 1998, II, 195 ss., caso «Invernizzi».

[296]In argomento v. infra, § 142.

[297]Per un’applicazione v. Trib. Savona 12 settembre 2006, Ruffino s.p.a. c. Azienda Agricola Ruffino s.a.s. e Paolo Ruffino, in Giur. ann. dir. ind. 5104, caso «Ruffino». Assai meno chiara al riguardo Cass. 21 maggio 2008, n. 13607, caso «Scifoni», cit.

[298]Così con ammirevole precisione Trib. Savona 12 settembre 2006, caso «Ruffino», cit. Il rinvio al 1° comma dell’art. 21 c.p.i. è stato introdotto dal decreto correttivo; e può ritenersi riferito alla condizione che l’uso del marchio sia “conforme ai principi della correttezza professionale” oppure anche al rispetto della lett. a) del medesimo 1° comma dell’art. 21 c.p.i. In argomento v. infra, § 142.1.

[299]In argomento v. M. Ammendola, Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni, Giuffrè, Milano, 2004; G. Olivieri, Il marchio degli enti non commerciali: ovvero della tutela della notorietà civile,in AIDA 1993, I, 43 ss. e F. Leonini, I segni distintivi degli artisti interpreti e esecutori, ivi,97 ss.

[300]Per un inventario delle altre quattro variazioni sul tema della notorietà v. supra, § 77.2.

[301]In questo senso Trib. Milano 30 giugno 2013, caso «Braccio di ferro», cit.

[302]Sull’identificazione dell’avente diritto, in una situazione nella quale il segno (il logo di un premio letterario) era stato portato alla notorietà dall’associazione organizzatrice ma registrato dal presidente di questa v. Trib. Torino 8 marzo 2013, Fondazione Bottari Lattes c. Giuliano Soria e Renato Vargiu, in Giur. it. 2013, 637 ss., con nota di E. Tonello, Note a margine (ma non tanto) su una poco ammirevole vicenda torinese, caso «Premio Grinzane Cavour».

[303]Art. 8.3 c.p.i.

[304]Per una dimostrazione approfondita M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 483-484.

[305]M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 488 ss.

[306]Sul quale v. infra, §§ 181 e 187-189.

[307]In questo senso Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 56 e Trib. primo grado CE 14 maggio 2009, causa T-165/06, Elio Fiorucci c. UAMI e Edwin Co., in Racc. 2009, II, 1375 ss., caso «Elio Fiorucci», parr. 40 ss. Questo è, tuttavia, un caso nel quale le pronunce del giudice comunitario non posseggono valore di precedente e tanto meno di precedente vincolante per il giudice nazionale (per la regola generale, opposta, v. supra, § 9): infatti la sentenza comunitaria non ha la pretesa di individuare quale sia la retta interpretazione della norma nazionale applicata ma di prendere atto di quella che è l’interpretazione seguita al riguardo dai giudici nazionali; di conseguenza, se nel settore di riferimento si manifestasse un altro orientamento, il giudice comunitario dovrebbe adeguare la sua posizione agli sviluppi attestati nel diritto nazionale applicabile.

[308]Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 56. Che un nome famoso non attribuisca automaticamente lo statuto di marchio che gode di notorietà alla registrazione che lo incorpori è stato ben argomentato da Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 71 ss.

[309]Sulla quale v. supra, § 82.

[310]Diversamente, però, Trib. Milano 22 ottobre 2007, Warner Bros. Entertainment Inc. e Warner Bros. Entertainment Italia s.p.a. c. E.C., in Giur. ann. dir. ind. 5171, caso «The OC» (obiter) e in dottrina G. Olivieri, Nomi, ritratti e emblemi altrui, in G. Marasà-P. Masi-G. Olivieri-P. Spada-M.S. Spolidoro-M. Stella Richter, Commento tematico della legge marchi, cit., 211-214 s., che, tuttavia, in sede di tutela del segno pare richiedere la prova «che la condotta di cui (il titolare) chiede la cessazione sia potenzialmente lesiva dell’identità o della notorietà del segno» (218) e quindi presuppone la riferibilità dell’uso inautorizzato al titolare.

[311]Per una dimostrazione dell’assunto si rinvia a P. Auteri, I nomi e i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del nome e quella del marchio, nota a Trib. Modena 26 giugno 1994 e 19 agosto 1994 (ordd.), in NGCC 1995, I, 99 ss. Va peraltro osservato che fra il diritto dei marchi e il diritto al nome si possono porre delicati problemi di raccordo, ben illustrati dalla situazione descritta da Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., nella quale ci si può chiedere se il consenso dell’avente diritto al segno “notorio” alla registrazione come marchio gli precluda di far valere lo stesso segno nei confronti di altre registrazioni dell’avente causa.

[312]Per una trattazione attenta dell’incidenza dei fenomeni di mutamento della notorietà sulla portata del diritto v. M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 485-486.

[313]Questo principio vale anche se il marchio in questione goda di rinomanza: v. infra, § 94.4.

[314]Come nel caso deciso da Trib. Roma 24 dicembre 2002 (ord.), Metro Goldwin Mayer Studios Inc. c. Maria de Filippi e Revim, in Giur. ann. dir. ind. 4654, caso «Saranno Famosi».

[315]Sul tema v. Cass. 17 febbraio 2010, n. 3817.

[316]Il tema è affrontato nella nota a Trib. Roma 24 dicembre 2002 (ord.), caso «Saranno Famosi», cit.

[317]Del resto, la storia del diritto mostra che difficilmente l’ordinamento vede di buon occhio la coesistenza di diritti esclusivi facenti capo a soggetti diversi e vertenti sulla stessa entità: v. con riguardo ai diritti dei produttori di fonogrammi e degli interpreti, artisti e esecutori E. Piola Caselli, Intorno al conflitto tra i diritti degli interpreti e artisti esecutori, in Studi in onore di M. D’Amelio, Vol. III, Roma, 1933, 175 ss., 178.

[318]Nei limiti di cui ai commi 3° e 1° dell’art. 8 c.p.i.

[319]In senso contrario, P. Spada, Opposizione alla registrazione del marchio e giurisdizione della Commissione dei ricorsi, cit., 85 sulla base del rilievo che la mancanza del consenso dell’avente diritto costituirebbe impedimento relativo e quindi darebbe luogo solo a opposizione e non a esame di ufficio. Nel senso del testo M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 483-484.

[320]Art. 53, par. 2, r.m.c.

[321]Su cui v. supra, §§ 31-33.

[322]Anche se la protezione va esclusa per stilemi banali e entità che manchino un minimo di creatività: così, in relazione al simbolo dei Mondiali di calcio del 1994, Trib. Modena 22 luglio 1994 (ord.), FIFA c. Panini s.r.l., in AIDA 327, caso «pallone mondiali USA».

[323]Il titolare deve peraltro fornire la prova della titolarità del diritto, alla stregua del diritto nazionale: v. Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), caso «immagine di una mano», cit.

[324]V. ad es. Trib. Milano 23 luglio 2003, Edizioni Condé Nast s.p.a. c. De Agostini Rizzoli Periodici s.r.l. e nei confronti di Tomorrow Verlag GmbH & Co. KG, in Giur. ann. dir. ind. 4793, caso «Tomorrow» (in cui è stata negata la tutela di diritto d’autore di una testata).

[325]Cass. 19 dicembre 2008, Barberio Editori s.r.l. c. Conti Editore, in Giur. ann. dir. ind. 5231, caso «riviste automobilistiche» e Trib. Milano 23 luglio 2003, caso «Tomorrow», cit. Per un caso nel quale il titolo di uno spettacolo (seriale) è stato qualificato come segno “notorio” ai sensi dell’art. 8.3 c.p.i. v. Trib. Roma 24 dicembre 2002 (ord.), caso «Saranno Famosi», cit.

[326]Trib. Milano 18 novembre 2006, caso «What’s up», cit.

[327]Su cui v. supra, § 76.

[328]Sulla qualificazione del titolo come opera dell’ingegno alla luce del diritto italiano v. l’insoddisfacente Trib. primo grado CEE 30 giugno 2009, caso «Dr. No», cit., parr. 41-46 a 43.

[329]Nel caso in cui il marchio sia basato su di un elaborato di proprietà altrui, ma non proteggibile con il diritto d’autore e usato sine titulo dal registrante, al proprietario competerebbe un rimedio risarcitorio, in luogo dell’azione di invalidità, secondo M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 492-493 in applicazione dei principi in materia di utilizzo di prestazioni professionali altrui.

[330]V. supra, § 28.3.2. Per la situazione inversa, di un conflitto fra marchio anteriore e disegno successivo, v. Trib. UE 16 dicembre 2010 (settima Sezione), caso «pupazzo seduto», cit.

[331]Art. 53, par. 2, lett. d), r.m.c. e art. 14.1, lett. c), c.p.i.

[332]Non dovrebbero sussistere preclusioni a far valere sequenzialmente l’impedimento di cui al par. 4 dell’art. 8 r.m.c. e il motivo di invalidità di cui al par. 2 dell’art. 53 r.m.c. (arg. ex art. 53, par. 4); va anzi ricordato che la decisione definitiva in materia di opposizione non ha efficacia di giudicato e non vincola altrimenti (ad es. in virtù del divieto di venire contra factum proprium) la decisione in una successiva azione di nullità: v. Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 36. La situazione inversa, del conflitto fra un marchio anteriore e un disegno successivo, è disciplinata dalla lett. e) del par. 1 dell’art. 25 r.d.c.; per applicazioni v. Trib. UE 25 aprile 2013 (Settima Sezione), caso «dispositivo di pulitura» e 12 maggio 2010, caso «strumento di scrittura», citt.

[333]Art. 19.3 come modificato dal decreto correttivo che, peraltro, può essere letto sia come conferma di un principio generale che come norma speciale.

[334]M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 494. Una conferma di questa spinta può essere rinvenuta anche in Cass. 11 agosto 2009, n. 18218, caso «Rimini Sail», cit. In argomento G. Resta, Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi, cit., 41 ss.

[335]V. lett. c) del par. 1 dell’art. 53 e dell’art. 56 r.m.c. nonché artt. 25.1, lett. b) e 122.2 c.p.i.

[336]Da P. Spada, Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa, cit., 142.

[337]In questo senso M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 500-501; l’argomentazione mi pare meno implausibile di quanto non possa apparire di primo acchito, visto che essa non propone un’interpretazione analogica di un impedimento assoluto (verosimilmente inammissibile per le ragioni esplorate ai §§ 19.2 e 36.2) ma l’applicazione a un impedimento relativo di uno spezzone della disciplina degli impedimenti assoluti.

[338]In argomento v. R. Pennisi, La convalida del marchio, cit.

[339]Su cui v. supra, § 26.

[340]Sul tema v. anche in rapporto all’art. 12.2 c.p.i. supra, §§ 38.4(iii) e 5 (per la sanatoria o consolidamento); e v. infra, §§ 91.1 e 99 per la riabilitazione del marchio decaduto.

[341]In questo paragrafo, d’ora in poi e salvo diversa indicazione, si userà l’espressione “diritti anteriori” per designare sia i segni distintivi di impresa anteriori sia gli altri diritti anteriori.

[342]Un collegamento fra la (pretesa) realità del diritto sul marchio di fatto e la imprescrittibilità del diritto corrispondente è operato, obiter, da Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, caso «Tecno Kasa», cit. Più esatto sarebbe però dire, sulle orme di P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2007¹⁷, 536 s., che il carattere reale o personale del diritto non influisce sulla sua prescrittibilità, tant’è che anche i diritti reali, in particolare quelli di godimento su cosa altrui, sono anch’essi suscettibili di prescrizione; e piuttosto la prescrittibilità è caratteristica dei diritti (disponibili) cui corrisponda una posizione giuridica soggettiva passiva posta a carico di soggetti determinati. Sulle ragioni per le quali l’operare della prescrizione presuppone, ai sensi del 2° comma dell’art. 2934 c.c., che alla posizione giuridica soggettiva del titolare corrisponda una limitazione della sfera di libertà di uno o più soggetti determinati v. approfonditamente P. Vitucci, La prescrizione, Tomo primo, in Il Codice Civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1990, 42 ss. nonché F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, Napoli, 1989⁹, 114 s. Sugli equivoci cui può dar adito l’inquadramento dei segni distintivi fra i diritti reali v. già supra, §§ 52, 54.2 e infra, §§ 114.2, 116 e 182. Il tema è oggetto di prese di posizione giurisprudenziali variegate ma non sempre approfondite. Così ipotizza che la prescrizione dell’azione di nullità del marchio possa essere fondata sul combinato disposto fra gli artt. 1422 e 1324 c.c. Trib. Torino 25 gennaio 2010, Leonardo Guiderdone e Ace Gadget Product c. EMI Music Italy s.r.l. e c. Vasco s.r.l. (ord.), in Riv. dir. ind. 2010, II, 78 ss., con nota di D. Capra, Sulla convalida di marchio corrispondente a nome notorio altrui,caso «Vasco Rossi».

[343]V. R. Sacco-R. Caterina, Il possesso, in Trattato di dir. civ. e comm. a cura di A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, Giuffrè, Milano, 2000², 133 ss., ove a 137 il rilievo, decisivo, secondo cui i beni immateriali, in quanto caratterizzati da godimento “non rivale”, possono essere posseduti simultaneamente da più di un soggetto. Nello stesso senso, e con maggior articolazione, R. Caterina, Il possesso, in Trattato dei diritti reali diretto da A. Gambaro e U. Morello, Vol. I, Proprietà e possesso, Giuffrè, Milano, 2008, 357 ss., 385 ss.; nello stesso senso anche G.G. Auletta-V. Mangini, Del marchio, cit., 109 s. e T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 499, che sottolinea che gli istituti industrialistici specifici come la convalida prendono le loro mosse dalla possibilità dell’uso simultaneo dell’entità da parte di più di un soggetto. Quindi Cass. 22 dicembre 1978, n. 6150, S.A.G.E.A. s.p.a. c. Successori Sorelle Adamoli, in Giur. it. 1980, I, 1, 321 ss., caso «successori Sorelle Adamoli», in Giur. it. 1980, I, 1, 321 ss., secondo cui “il diritto dell’imprenditore sulla ditta ... può formare oggetto di acquisto per usucapione, poiché questo istituto generale si coordina senza incompatibilità con la natura di diritto reale su bene immateriale attribuito al diritto de quo”,e ancor più App. Napoli 25 febbraio 1950, Dusmet c. Soc. Vetraria Meccanica, in Dir. e giur. 1950, 305 ss., che ammettono l’usucapione di una ditta (a condizione, nel primo caso, che l’uso anteriore sia cessato), rappresentano due rondini che non fanno primavera.

Un’interessante – e forse ardita – prospettiva è ora aperta da Trib. Milano 11 luglio 2013, caso «Liberti/Liberty», cit., che, nel caso di un conflitto fra un anteriore marchio registrato di uso generale e un successivo marchio (post-)usato localmente ha scorto nella tolleranza del titolare del marchio anteriore protrattasi per lungo tempo, anche in assenza dei presupposti per l’operatività della convalida, la ragione per escludere la presenza di un rischio effettivo di confusione. Questa strada non appare peraltro percorribile: nel nostro diritto, la tolleranza può in qualsiasi momento venire meno, perché essa, più che revocabile, è precaria, nel senso che in ogni momento può subentrare la proibizione del comportamento tollerato (in questo senso F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, ESI, Napoli, 2001⁹, 222; per un’applicazione nella nostra materia Trib. Bologna 8 febbraio 2010, caso «Pancaldi» cit.; e v. nella prospettiva del diritto dei marchi comunitario la presa di posizione di Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 44, secondo cui la tolleranza si distingue dal consenso perché essa “implica che chi tollera resti inerte al cospetto di una situazione alla quale avrebbe avuto la possibilità di opporsi”).

È quindi verosimile che i presupposti e i limiti nei quali può trovare un proprio fondamento il consolidamento di una situazione di coesistenza fra due marchi fra di loro confliggenti vada ricercata non nelle categorie generali del diritto civile ma all’interno del diritto dei marchi. Anche questa seconda ricostruzione è stata in effetti presa in considerazione e accolta dalla sentenza milanese, che sottolinea come il protrarsi per parecchi decenni della convivenza fra i due segni teoricamente confliggenti stia a dimostrare l’assenza di un pericolo (anche solo) astratto di confusione. In questo modo la sentenza si colloca in un recente filone di giurisprudenza comunitaria, attestato, nei limiti consueti delle pronunce pregiudiziali, della Corte UE, in particolare da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit. e Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), causa C/661/11, Martin y Paz Diffusion SA c. David Depuydt e Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA, caso «Nathan Baume». In argomento v. anche il § 196.

[344]Per una ricostruzione approfondita e convincente v. R. Pennisi, La convalida del marchio, cit., 15 ss.

[345]Come osservato da P. Auteri, Libera circolazione delle merci nel mercato comune, cit., 47 ss.

[346]Su questo punto si sono soffermate le Conclusioni dell’Avvocato generale Pedro Cruz Villalón del 18 aprile 2013, nel caso deciso dalla sentenza della Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), caso «Nathan Baume», cit.

[347]Art. 48 l.m.

[348]In questo senso ancora (in applicazione della disciplina previgente) Trib. Padova 11 novembre 2005, Antonio Fusco s.p.a. c. Fusco Vincenzo, in Giur. ann. dir. ind. 4901, caso «Fusco»; Trib. Roma 31 marzo 2003, caso «Gentilini», cit.e Cass. 11 ottobre 2002, n. 14483, Zanotti Franco e Zanotti s.a.s. di Franco Zanotti & C. c. Società Italiana Calzature s.p.a., ivi 4478, caso «Zanotti». In precedenza, fra le molte, Cass. 29 marzo 1965, in Foro it. 1965, I, 1036 ss. In senso conforme T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 497-98. Un punto sulla situazione alla vigilia della Novella del 1992 è in P. Auteri, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 7. Applica la convalida al conflitto fra marchi registrati sulla base delle norme ante-1992 Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit.

[349]Qui di seguito con il termine di “convalida” ci si riferirà indistintamente sia all’istituto nazionale, sia a quello comunitario; e si impiegherà il termine, extralegislativo, di convalida, anche se il legislatore italiano, che in origine non conosceva questa espressione, ora ha adottato nella rubrica dell’art. 28 c.p.i. il termine “convalidazione”.

[350]Per la verità, le norme fanno riferimento ai marchi anteriori di cui all’art. 4, par. 2, direttiva e 8, par. 2, r.m.c.: e fra di questi vanno, a rigore, inclusi non solo i marchi registrati ma anche le domande di marchio non ancora concesso e i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6bis CUP. Per le necessarie precisazioni v. supra, §§ 38 e 73 nonché la presa di posizione di Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 60 ss.

[351]V. il richiamo alle lett. b) e c) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva (sulle quali v. supra, §§ 75-84) contenuto nel par. 2 dell’art. 9. Questa norma, alla lett. a), considera facoltativa l’applicazione dell’istituto anche ai marchi anteriori che godono di notorietà e agli stessi marchi di fatto (cui era riservata l’applicazione disciplina italiana previgente nell’impostazione giurisprudenziale prevalente).

[352]Prima con la Novella del 1992 e poi con il d.lgs. n. 198/1996, che ha sancito, in conformità al diritto comunitario, che la convalida possa operare anche a carico dei marchi che godono di rinomanza e dei marchi notoriamente conosciuti di cui all’art. 6bis CUP. Su quest’innovazione v. C. Galli, in P. Auteri (a cura di), Commentario, cit., 83.

[353]La formula non va, a mio avviso, riferita ai soli titolari di marchi di fatto dotati di notorietà non puramente locale (come ritengono ad es. G. Sena, Il diritto dei marchi, cit., 183 e C. Galli, in Commentario alla legge n. 480 del 1992, cit., 1203; per altri richiami C.E. Mayr, sub art. 28 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 329), ma a tutti i segni distintivi di impresa e diritti anteriori di terzi menzionati alle lett. b) e c) del par. 4 dell’art. 4 direttiva.

[354]Di R. Pennisi, La convalida del marchio, cit., 106 s.

[355]E a suo tempo auspicata da P. Auteri, voce «Segni distintivi dell’impresa», cit., 7.

[356]Al § 36.1.

[357]Parr. 4 dell’art. 8 r.m.c. e 2 dell’art. 53 r.m.c.

[358]Su questo (difficile) raccordo fra il conflitto sul piano comunitario e quello sul piano nazionale v. già §§ 75.1 e 76 (iii).

[359]V. § 79.4.

[360]Il tema è, come si è visto, un leit Motiv della materia: v. già supra, §§ 2 B), 15.3, 19.1, 21 E), 36, 60, 135 e 177.

[361]Sottolineava l’importanza di questo ultimo profilo, la cui realizzazione non è poi parsa possibile, P. Auteri, Libera circolazione delle merci nel mercato comune, cit., 53-55.

[362]Il rilievo è già di P. Auteri, Libera circolazione delle merci nel mercato comune, cit., 49-50 e 74-75 (che convincentemente illustra il maggiore potenziale di controllo nelle politiche di marca insito nella distribuzione incentrata sulla pubblicità rispetto a quella che si affida alla distribuzione tradizionale); anche se occorre riconoscere che il segnalato inconveniente costituito dall’esistenza di diritti anteriori nazionali protetti in Stati membri nei quali non si sia compiuto il quinquennio produttivo della convalida e per i quali non vige, pertanto, il principio della libera circolazione, può profilarsi come particolarmente problematico. Sul compromesso raggiunto sul punto con il regolamento v. P. Auteri, voce Segni distintivi dell’impresa, cit., 11.

[363]Art. 1422 c.c.

[364]Al § 85.1.

[365]Questa ricostruzione è accolta ora, ma con riferimento al regime successivo alla Novella, da Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, Camomilla s.r.l., CMT s.r.l. e D.N.C. s.r.l. c. Camomilla s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 5224, caso «Camomilla». Nello stesso senso A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., 2009⁶, 196.

[366]Se invece la somiglianza di segni e beni fosse così accentuata da escludere che i consumatori imparino a differenziare fra le due produzioni, e il titolare del marchio anteriore non intervenisse, verrebbero in gioco le norme sulla decettività sopravvenuta del medesimo marchio anteriore (sulle quali v. §§ 87 e 102-105 e con specifico riferimento alla situazione qui considerate § 105.2), con le conseguenze di cui infra, al § 86, punto (ii).

[367]V. infra, § 87.

[368]Resta, naturalmente, la possibilità che restino scoperte – per così dire a macchia di leopardo – le aree in cui sussista un diritto nazionale anteriore e non consti l’uso ultraquinquennale del marchio comunitario successivo.

[369]Secondo Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 52, “la regola della preclusione per tolleranza sancita dall’art. 9 di tale direttiva è stata introdotta per considerazioni di certezza di diritto”. In termini ancor più espliciti, ma solo obiter, Corte di Giustizia 27 aprile 2006, caso «Mouette», parr. 28-29 ricollega l’istituto della convalida all’imperativo di disponibilità (Freihaltebedürfnis). A sua volta il «Considerando» dodicesimo della direttiva n. 95/08, che scorge nelle istanze di “certezza del diritto” il fondamento della disciplina, sembra iscriversi agevolmente in questo ordine di idee, come, del resto, era stato esplicitamente affermato già dai parr. 135 ss. del Memorandum sulla creazione di un marchio CEE, cit., anche se – abbastanza curiosamente – Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, caso «Camomilla», cit., scorge proprio in questo «Considerando» (per la precisione: nel «Considerando» undicesimo della direttiva n. 89/104, che per difetto di traduzione del termine tedesco Rechtssicherheit impiegava la nozione di “sicurezza giuridica”) la conferma che l’istituto sarebbe rivolto “sempre più a garantire l’esigenza di evitare possibili abusi di diritto”.

[370]Art. 54, par. 1.

[371]Salvi i limitati casi in cui il segno distintivo anteriore, pur diverso da un marchio comunitario, sia purtuttavia basato sul diritto comunitario, art. 54, par. 2; e v. § 76 (iii).

[372]Art. 110, par. 1, r.m.c.

[373]Par. 1 dell’art. 9 della direttiva. Sulle questioni di individuazione della legge applicabile che si profilano in questa situazione, v. già § 4 D).

[374]Nell’accezione del termine esplorata al § 72.

[375]Sempre che, si intende, si accolga l’opinione secondo cui le opzioni concesse dall’art. 9, par. 2, direttiva devono intendersi come esercitate per intero dal legislatore italiano rispetto a tutte le entità considerate come anteriorità convalidanti: v. § 85.2.

[376]V. §§ 77-84, sempre, si intende, che l’uso del marchio successivo non comporti la lesione dei valori personalistici della fama, del credito e del decoro (sul punto v. § 87). Non è facile comprendere per quale ragione Trib. Torino 2 aprile 2009, Xines s.r.l. c. Kelemata s.r.l. e Perlier s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5419, caso «Galitzine», abbia in linea generale escluso che la convalida operi “per sua natura” nei confronti del diritto di nome (in una situazione nella quale, peraltro, il titolare del diritto al nome aveva autorizzato, trent’anni prima, altro soggetto a registrarlo come marchio; nelle more il marchio registrato dal soggetto autorizzato era decaduto), nonostante il chiaro tenore del 2° comma dell’art. 28 c.p.i.

[377]In questo senso Trib. Torino 18 dicembre 2009, Kelemata s.r.l. c. Erboristeria Magentina, in Giur. ann. dir. ind. 5517, caso «Venus/Venex». Un’applicazione rigorosa del principio enunciato nel testo è in Trib. Catania 6 marzo 2008, Belvest s.p.a. c. Belveste s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5279, caso «Belveste/Belvest», che esclude che la convalida operi a favore di un marchio successivo che, pur essendo registrato, non sia stato tempestivamente rinnovato nel periodo di maturazione del quinquennio richiesto dalla norma.

Anche Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 54 s. limita l’operare della convalida a beneficio a favore del marchio successivo registrato (e solo a decorrere dalla registrazione). La presa di posizione va rettamente intesa: la Corte si limita a prendere posizione sul significato della previsione dell’art. 9, par. 1, della direttiva; e non esclude la possibilità che la convalida operi a beneficio di segni di fatto successivi in virtù di altre disposizioni o di un’applicazione analogica della previsione in questione (come adombrato dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 febbraio 2011, nel medesimo caso «Budweiser IX», par. 78; per un’applicazione singolare v. Trib. Milano 11 Luglio 2013, caso «Liberti/Liberty», cit.). Questa posizione trova in effetti sostenitori: secondo R. Pennisi, La convalida del marchio, cit., 106 ss. il favor registrationis non costituirebbe ostacolo a che la convalida operi a favore dei marchi non registrati, visto che questo principio sarebbe estraneo al fondamento della tutela. L’argomento non persuade, visto che non basta l’eadem ratio a fondare l’applicazione analogica di una norma; è ben pensabile che non vi sia affatto una lacuna in una disciplina che omette di prevedere la convalida a favore dei marchi che il privato si sia risolto a non registrare.

[378]Trib. Bologna 11 giugno 2007 (ord.), Ceramica Flaminia s.p.a. c. Ceramica Flaminia s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 5244, caso «Ceramica Flaminia», che offre alla questione una soluzione comunque più soddisfacente di quella adottata da Cass. 22 dicembre 1978, n. 6150, e App. Napoli 25 febbraio 1950, citt., che entrambe ammettono (incongruamente: § 85.1) l’usucapione di una ditta.

[379]V. supra, §§ 38-84. Sotto questo profilo la norma italiana sembra sbilanciarsi, postulando al 1° comma dell’art. 28 c.p.i. che il marchio posteriore sia “identico o simile” al “diritto” anteriore; dove si potrebbe un po’ ingenerosamente ricordare che la relazione di identità o somiglianza si può configurare tra segni e non tra un segno e un diritto. Il rilievo non sarebbe però decisivo: la previsione italiana disciplina separatamente la convalida rispetto a segni distintivi anteriori, 1° comma, e quella rispetto a diritti (di ritratto, nome e altri diritti esclusivi) anteriori, 2° comma, cosicché il riferimento alla nozione di identità o somiglianza nel 1° comma non risulta fuori luogo, anche se, in definitiva, appare più apprezzabile l’economia della formulazione comunitaria.

[380]Le condizioni sarebbero quattro, secondo Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., parr. 53 ss., che aggiunge al par. 54 la registrazione del marchio posteriore, la cui necessità è stata già trattata al § precedente. Nello stesso senso Trib. UE 28 giugno 2012 (Sesta Sezione), causa T-134/09, Antonio Basile e I marchi italiani s.r.l. c. UAMI e Osra SA, caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», par. 30.

L’analisi verrà qui di seguito condotta in parallelo per il marchio nazionale e per quello comunitario. Peraltro, come si vedrà, esistono profili per i quali la disciplina comunitaria diverge da quella nazionale; e altri nei quali fra le due serie di norme esiste un perfetto parallelismo. Nel primo caso, viene spontaneo domandarsi alla stregua di quale legge vada accertata la presenza degli elementi costitutivi della fattispecie della convalida del marchio comunitario, ad es. sotto il profilo dell’accertamento della conoscenza e della tolleranza del titolare del diritto anteriore. Si potrebbe pensare che, quando le anteriorità siano – come nel caso indicato supra, al § 76 (iii) – disciplinate dal diritto nazionale ad esse applicabile quanto ai presupposti che le rendono impedimento relativo o motivo di nullità di una registrazione successiva, il medesimo diritto nazionale sia chiamato anche ad apprezzare i profili della convalida del marchio comunitario successivo che attengano al diritto anteriore. La soluzione è quantomeno incerta, visto che la materia si colloca a cavallo fra il potere invalidante e lo ius excludendi del diritto anteriore da un lato e i fatti impeditivi della declaratoria di nullità della registrazione comunitaria successiva dall’altro; e, fra questi due poli, sembra essere il secondo che può fare valere ragioni giuspolitiche di maggior consistenza, che reclamano di essere considerate nell’apprezzamento. In questa seconda prospettiva, la disciplina andrebbe desunta dal diritto comunitario; e non ci si può nascondere come questa scelta interpretativa parrebbe allora destinata a esplicare effetti a cascata anche sull’interpretazione delle norme relative alla convalida dei marchi nazionali: dal punto di partenza secondo il quale il diritto comunitario sarebbe chiamato a disciplinare profili della convalida che pur abbiano attinenza anche al diritto anteriore si potrebbe transitare per il principio secondo il quale espressioni letteralmente identiche del regolamento e della direttiva (qui, rispettivamente, artt. 54 r.m.c. e 9 direttiva) debbono tendenzialmente essere interpretate nello stesso modo (in argomento v. supra, § 9) per arrivare alla conclusione che anche le norme nazionali di attuazione della direttiva che disciplinano la convalida puramente interna debbano essere interpretate in modo conforme all’interpretazione attestata con riguardo al regolamento (in questo senso v. l’impostazione seguita Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit.).

Ci si può domandare se la soluzione accolta sulla base del diritto nazionale comunitariamente armonizzato possa, all’inverso, influire anche sulla interpretazione delle previsioni del regolamento sul marchio comunitario. Nel caso deciso da Trib. UE 9 giugno 2010, caso «Riojavina/Rioja», cit., parr. 56 ss., nell’ambito di un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, si è ritenuto che la coesistenza pacifica di due marchi per oltre cinquant’anni attestata sul piano interno non escluda la presenza di un rischio di confusione a livello comunitario (per altri conformi richiami v. § 58.5); sempre in materia di convalida v. tuttavia Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., che sembra essere stata (implicitamente) guidata dalla preoccupazione di non sovvertire la regola britannica che ammette l’honest concurrent use (sul punto v. P. Bicknell, Statutory Acquiescence, cit., 48 ss.).

[381]L’effetto parrebbe non abdicativo ma estintivo, visto che esso deriva dall’operare della norma piuttosto che da un accertamento della volontà di rinuncia del titolare (per le ragioni già a suo tempo fatte vale da A. Vanzetti, Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva,in Riv. dir. comm. 1962, I, 20 ss.) e, d’altro canto, in capo al titolare del diritto anteriore restano comunque le prerogative nei confronti di terzi (sulle quali v. amplius § 87).

[382]In argomento v. supra, § 77.2.

[383]V. rispettivamente supra, §§ 38.2 e 3 (ove anche un abbozzo di teoria generale delle nozioni di uso impiegate dal diritto dei marchi) e infra, § 94. Sulle differenti nozioni di uso e sui corrispondenti requisiti v. § 38.3.

[384]Come avviene, ad es., quando capi di abbigliamento contengano, accanto al loro marchio, l’indicazione del nome dello stilista che abbia la paternità del disegno corrispondente: così Trib. Padova 11 novembre 2005, caso «Fusco», cit. Non sarebbe neppur uso distintivo quello di un marchio denominativo registrato, includente l’indicazione “s.p.a.”, che abbia luogo sulla carta intestata del titolare ma non sui beni da questo commercializzati: in questo senso Trib. Milano 1 marzo 2010, caso «Biondi Santi», cit.

[385]Sul punto v. (indirettamente) App. Torino 9 marzo 2005, Pangborn Europe s.p.a. c. Pangborn Corporation, in Giur. ann. dir. ind. 4862, caso «Pangborn», che dà atto che sul punto si era formato giudicato. Per contro, l’eccezione di convalida opera a istanza di parte e quindi non può essere richiesta dal solo licenziatario del marchio successivo: v. in questo senso Trib. Milano 30 luglio 2008, Anheuser Bush Inc. e Birra Peroni c. Italsug Trade s.r.l. e K. Kiem s.r.l. e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in Giur. ann. dir. ind. 5303, caso «Budweiser».

[386]Fa riferimento alla data di registrazione e non della domanda di registrazione Trib. UE 28 giugno 2012 (Sesta Sezione), caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», cit., parr. 31, sulla base di un ragionamento, per la verità, non particolarmente convincente (e v. gli artt. 15.2 c.p.i. e 32 r.m.c., su cui v. supra, §§ 15. 2 e 17.2). Non è del tutto vero che il titolare del segno anteriore non possa contrastare la registrazione successiva, fino a quando non è avvenuta la registrazione, visto che l’azione di nullità può essere proposta anche in pendenza del procedimento di registrazione (ancorché non possa essere decisa prima della registrazione). Allo stesso risultato perviene M. Cartella, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 155, secondo cui dal computo dovrebbe essere escluso il periodo intercorrente fra il deposito della domanda e la registrazione. In senso ancor dubitativo C. Galli, in Commentario alla legge n. 480 del 1992, cit., 1203.

Invece, “la domanda di registrazione del marchio anteriore nello Stato membro interessato non costituisce una condizione necessaria affinché il termine di preclusione per tolleranza cominci a decorrere” secondo Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 60 (corsivo aggiunto), per le ragioni ivi di seguito indicate.

[387]V. supra, §§ 50-53. Per un’applicazione della nozione di affinità in tema di convalida v. App. Roma 10 marzo 2006, Nemo s.r.l. c. L’Oréal s.a., in Giur. ann. dir. ind. 5008, caso «Nemo», che ha escluso che l’uso per abbigliamento produca la convalida di un marchio registrato per profumi e cosmetici.

[388]V. supra, §§ 41, 46-49 e 65. Scarsamente comprensibile sotto questo profilo Trib. Milano 13 marzo 2007, caso «Tortionata», cit., che ha escluso l’operare della convalida perché il segno sarebbe stato registrato al plurale “Tortionate” invece che al singolare “Tortionata”.

[389]Anche per gli altri segni e diritti non dovrebbero esserci troppe difficoltà: se l’uso successivo confligge con il diritto esso è anche suscettibile di convalida.

[390]Il punto è però dubbio: v. M. Cartella, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 156; e i dubbi potrebbero essere rafforzati tenendo conto della disciplina comunitaria esaminata qui di seguito.

[391]Art. 54, par. 2, r.m.c. (corsivo aggiunto).

[392]Art. 54, par. 1, r.m.c. (corsivo aggiunto).

[393]V. supra, § 13.

[394]V. infra, § 93 (ove riferimenti anche alle forti opposizioni alla regola). La stessa regola parrebbe valere anche con riguardo alla prova dell’uso richiesta dall’art. 42, par. 2, r.m.c., venendo sottoposta a forti contestazioni anche in quest’ultimo contesto: v. ad es. la decisione dell’Ufficio dei brevetti ungherese dell’11 febbraio 2010, caso «C City Hotel» e anche per altri richiami supra, § 38.3.

[395]Art. 48 l.m. (corsivo aggiunto). Per un’applicazione v. Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit.

[396]V. ad es. C. Pasteris, Lezioni di diritto industriale, cit., 115.

[397]In questo senso, sotto entrambi i profili, v. R. Pennisi, La convalida del marchio, cit., 88 e 116 ss.

[398]Artt. 54 par. 1 r.m.c. e 28.1 c.p.i. E v. Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 58.

[399]In questo senso Trib. UE 23 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa T-417/12, SFC Jardibric c. UAMI e Aqua Center Europa SA, caso «Aqua Flow/Vaqua Flow», parr. 20-21 e 40 ss. L’uso rilevante è solo quello successivo alla registrazione, non al deposito della domanda: in questo senso Presidente Corte UE 6 giugno 2013 (ord.) (Sesta Sezione), causa C-381/12 P., I Marchi Italiani s.r.l. c. OSRA S.A., caso «Antonio Basile 1952/Basile», par. 53.

[400]Così Cass. 13 febbraio 2009, caso «Venus», cit.

[401]In questo senso App. Torino 11 giugno 2008, caso «Emilio Pucci/Emidio Tucci», cit. e Trib. Catania 6 marzo 2008, caso «Belveste/Belvest», cit. Nei limiti della sommarietà della cognizione cautelare, sembra assumere che la conoscenza da parte del licenziatario dell’uso del marchio successivo confliggente da parte del terzo possa essere ascritta al titolare licenziante Trib. Torino 25 gennaio 2010, caso «Vasco Rossi», cit.

[402]Trib. Torino 25 gennaio 2010, caso «Vasco Rossi», cit.

[403]Come sostenuto da G. Sena, Il diritto dei marchi, cit., 186.

[404]Diversamente però Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 58 e le Conclusioni dell’Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 febbraio 2011, nel medesimo caso «Budweiser IX», par. 79.

[405]Che dire se il marchio registrato successivo sia impiegato solo per beni destinati all’estero? In questo caso il conflitto fra segni è presente, visto che il diritto esclusivo si estende anche all’apposizione del segno su beni destinati all’esportazione (v. infra, § 123); ma al postadottante può risultare particolarmente difficile dimostrare l’uso sul mercato nazionale (che pur non manca: si pensi all’apposizione del marchio sui beni destinati all’estero) e soprattutto la conoscenza dell’uso. Per una fattispecie di questo tipo, nella quale la convalida è stata esclusa per assenza della prova della conoscenza dell’uso del titolare del diritto anteriore, v. App. Torino 11 giugno 2008, caso «Emilio Pucci/Emidio Tucci», cit.

Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., parr. 48-49 sembrerebbe suggerire che possano esistere anche casi di convalida “atipica”; ma in realtà desume dalla constatata tolleranza del titolare del marchio anteriore elementi per escludere la prova dell’indebito approfittamento ad opera del successivo utilizzatore in un caso di terzo conflitto (in argomento v. § 140).

[406]Par. 2 dell’art. 54 r.m.c. (corsivo aggiunto).

[407]App. Milano 28 ottobre 1997, Champagne Roederer s.a. c. Boldrini, in Riv. dir. ind. 1998, II, 128-132, caso «Cristal», che addirittura aveva concluso che la diffida inviata in Spagna a impresa collegata al postadottante in Italia avrebbe escluso la buona fede di questi anche nel secondo paese.

[408]Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, caso «Camomilla», cit. Nella nota di commento pubblicata sulla Giur. ann. dir. ind. 5224 è giustamente segnalato un equivoco in cui è incorsa la motivazione, che ha tratto dal riferimento contenuto nel vecchio testo dell’art. 48 l.m. alla conoscenza alla data della “domanda”, come se questa espressione si riferisse alla domanda giudiziaria, mentre non vi è dubbio che essa si riferiva alla domanda di marchio. Non per ciò la conclusione della Cassazione è necessariamente errata: la tesi opposta comporterebbe l’ammissibilità di atti interruttivi, che sono previsti dal regime ordinario della prescrizione e dell’usucapione ma non dalla disciplina speciale della convalida. Sui limiti del ricorso alla disciplina generalcivilistica in assenza di disposizioni espresse della lex specialis v. R. Caterina, Il possesso, in Trattato dei diritti reali diretto da A. Gambaro e U. Morello, cit., 387-388.

[409]In senso conforme G. Sena, Il diritto dei marchi, cit., 184.

[410]M.S. Spolidoro, Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza, in Segni e forme distintive. La nuova disciplina, cit., 201-202 e G. Olivieri, Contenuto e limiti dell’esclusiva, cit., 40-41.

[411]§ 105.2.

[412]Lett. a) del 2° comma dell’art. 14 c.p.i.

[413]Cfr. oltre al § 78, i §§ 13, 38.2, 38.5, 76(ii), 87, 99 e 204.

[414]Per un censimento delle previsioni di diritto dei marchi che ricorrono alla nozione di mala fede v. già § 35.1.

[415]Traggono notevoli implicazioni da questa previsione sul piano della risarcibilità del danno da contraffazione ad es. M.S. Spolidoro, La tutela cautelare e di merito, in G. Marasà-P. Masi-G. Olivieri-P. Spada-M.S. Spolidoro-M. Stella Richter, Commento tematico della legge marchi, cit., 369 e L. Nivarra, Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle “sanzioni” a tutela della proprietà intellettuale, in AIDA 2000, 325 ss. a 348. Il rilievo è condivisibile; ma di portata limitata ai casi indicati nel testo.

[416]Si trattava di vini diversi come vitigno e pubblico di destinazione: v. Trib. Bari 8 marzo 2006 (ord.), caso «Pier delle Vigne/Pian delle Vigne», cit. Non mancano, naturalmente, precedenti contrari, elencati da C.E. Mayr, sub art. 28 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 331.

[417]E v., ai fini di una possibile argomentazione analogica, la lett. g) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva, che prevede come distinta ipotesi di impedimento relativo il caso che “il marchio di impresa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, purché il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa”.

[418]F. Leonini, Marchi famosi e marchi evocativi, cit., 326 ss. Forse a quest’ordine di idee va ricondotta la singolare presa di posizione di Trib. Torino 2 aprile 2009, caso «Galitzine», cit., secondo cui la convalida non si applicherebbe “per sua natura” nel caso di registrazione come marchio del nome altrui.

[419]V. anche per richiami C.E. Mayr, sub art. 28 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 330.

[420]Ultima proposizione del 1° comma dell’art. 28 c.p.i. In questo senso già T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 498. Ma la giurisprudenza era in parte contraria: v. ad es. Trib. Catania 25 gennaio 1977, in Giur. ann. dir. ind. 917 e, per altri richiami, C.E. Mayr, sub art. 28 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., 331.

[421]Sulla disposizione parallela contenuta nel par. 3 dell’art. 111 r.m.c. v. supra, § 78.

[422]Per il caso del preuso locale v. §§ 13, 76 (ii) e 78; per il caso della ripresa dell’uso del marchio fatto valere senza successo in un procedimento di opposizione § 38.2. E v. anche (in relazione alla – pur precaria – coesistenza del marchio anteriore decaduto con il marchio depositato prima della decadenza stessa) il § 99.2; v. inoltre §§ 38.5, 99.3(i) e (iii) ed, in relazione alla coesistenza di un marchio collettivo e di una denominazione geografica, il § 204.

[423]Persuasivo al riguardo M. Cartella, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 160. In questo caso la convalida sarebbe “parziale” (rispetto alla registrazione). Prima della riforma del 1999, si ripeteva (esattamente) che la convalida operava erga omnes (così, ad es., P. Spada, La nullità del marchio, cit., 617). Nel regime di relatività degli impedimenti e dei motivi di nullità, tuttavia, il terzo convenuto in giudizio non può fare valere che il marchio successivo non benefici della convalida; e tantomeno che ne benefici parzialmente.

[424]In questo senso Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, caso «Camomilla», cit.: il titolare del marchio anteriore, che avesse subito la convalida pur avendo inviato una o più diffide, potrebbe cercare di recuperare quantomeno il danno subito prima della convalida. Naturalmente l’azione sarebbe esposta all’obiezione che la stessa sorte della convalida starebbe a riprova di un basso livello di interferenza fra i due segni.

[425]§§ 26 B), 38.4(iii), 38.5, 91.1 e 99.2.

[426]V. rispettivamente la lett. a) del 2° comma dell’art. 21 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo e l’art. 2598 c.c. E cfr. anche il 2° comma dell’art. 21 c.p.i., sul quale v. § 116.3.

[427]Cfr. art. 14.2, lett. b), c.p.i. sul quale v. §§ 102-105.

[428]In argomento v. supra, §§ 15.3, 17.4, 36.4 e 75.

[429]Art. 25 l.m.

[430]In conformità all’insegnamento di G. Oppo, Creazione e esclusiva nel diritto industriale, cit., 200.

[431]Con l’adozione dell’art. 27bis nella l.i., operata dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.

[432]V. ad es. l’influente presa di posizione di T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 564 e 583. Per una sistemazione della materia v. L.C. Ubertazzi, Profili soggettivi del brevetto, Giuffrè, Milano, 1985.

[433]V. lo scritto di uno dei redattori della Novella, G. Floridia, L’appartenenza e la rivendicazione del marchio, in G. Ghidini (a cura di), La riforma della legge marchi, Cedam, Padova, 1995, 135 ss.

[434]Così C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, vol. I, Le persone, F.lli Bocca, Torino, 1893, 169-170, che riteneva che la situazione fosse espressamente considerata nella – per la verità abbastanza generica – previsione dell’art. 5 della l. del 1868.

[435]Tant’è che lo stesso Vivante scriveva (a 169): “nel conflitto fra il suo diritto apparente (scil.: del registrante) e quello reale del proprietario spogliato questi ha la vittoria”. Un chiaro riferimento all’operatività dell’istituto generalcivilistico della rivendicazione è anche in T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit., 491 e soprattutto 494-495.

[436]E v. ora l’art. 117 c.p.i. Nel regime anteriore alla Novella del 1992, nel quale esistevano validi argomenti per sostenere che l’acquisto della titolarità del marchio presupponesse non solo l’esercizio della prerogativa di destinazione al mercato dei beni contraddistinti dal marchio ma anche di effettivi poteri decisionali in ordine alla fabbricazione e/o selezione dei beni medesimi (in questo senso P. Auteri, Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’, cit., 162-171; 180-183; 249-262; 268-284), questioni di appartenenza si potevano profilare con riguardo ai rapporti fra fabbricante e distributore esclusivo come anche fra fornitore dei componenti e impresa addetta al loro montaggio (263-268) o nella relazione fra il fiduciante titolare del marchio e l’intestatario (268-284); e il criterio solutore andava, secondo quest’impostazione, reperito nell’effettivo svolgimento di attività corrispondenti all’interesse tutelato dal riconoscimento della funzione distintiva. Queste “ipotesi di incerta titolarità” non sembrano potersi più ripresentare nel diritto successivo alla Novella, nel quale non è più richiesta la qualifica imprenditoriale del registrante il marchio e gli argomenti posti a sostegno della tesi secondo la quale sarebbe elemento della fattispecie costitutiva del diritto anche l’uso, oltre alla registrazione, hanno nel frattempo perso la loro – comunque assai discussa – base (per le ragioni indicate ai §§ 7 C), 11 e 14).

[437]In questo senso con riferimento all’azione del fiduciante nei confronti del fiduciario intestatario del marchio P. Auteri, Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’, cit., 271-273.

[438]Art. 6septies(1) CUP.

[439]Dove è anche dato di rinvenire una significativa conferma del principio in forza del quale le regole concernenti l’appartenenza sono di competenza del diritto interno dei Paesi dell’Unione; il che significa che ciascun ordinamento che attribuisce tutela a un segno distintivo nell’ambito dei propri confini ha, in linea di principio, la competenza normativa a stabilire a chi tale diritto appartenga, salve le ipotesi direttamente e specificamente disciplinate dal diritto convenzionale (v. l’art. 6bis CUP). In senso conforme il Report del Panel dell’OMC del 6 agosto 2001, U.S. – Sec. 211 Omnibus Appropriations Act of 1998.

[440]V. già § 72; in senso conforme L.C. Ubertazzi, I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi, cit., 18 s. e P. Spada, La nullità del marchio, cit., 621.

[441]Artt. 18 e 24 r.m.c.

[442]Come argomentato infra, al § 198.2. Se ciò avvenisse, potrebbe domandarsi se la regola di appartenenza (del diritto anteriore fatto valere) si desuma dal diritto comunitario o dal diritto nazionale che disciplina il diritto anteriore medesimo; e in questo secondo caso, quale sia il criterio di selezione della legge applicabile. Si può immaginare che di regola di appartenenza comunitaria si possa parlare in relazione ai titoli anteriori comunitari; e di regole di appartenenza nazionali in relazione ai titoli anteriori nazionali (ma v. § 4 D). Fin quando manchino prese di posizione, in particolare giurisprudenziali, sul tema, creative di regole che vadano al di là della lettera del regolamento, è da attendersi che il conflitto resti confinato sul piano dei rimedi invalidatori della registrazione successiva.

[443]In argomento v. M. Ammendola, Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni, cit.; P. Spada, Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione, cit., 347-350; La nullità del marchio, cit., 626 ss. e La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, cit., 442 ss.; M.S. Spolidoro, La rivendicazione del marchio, in G. Marasà-P. Masi-G. Olivieri-P. Spada-M.S. Spolidoro-M. Stella Richter, Commento tematico della legge marchi, cit., 230-235; C. Galli, in Commentario alla legge n. 480 del 1992, cit., 1186 ss.; G. Floridia, L’appartenenza e la rivendicazione del marchio, cit., 135 ss.; C.E. Mayr, La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell’ingegno,cit., 63 ss.

[444]Sulla brevettazione del non avente diritto si veda per tutti V. Di Cataldo, I brevetti per invenzione e modello, in Il Codice Civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2012³, 192 ss.

[445]Anche se tutt’altro che inesistente: v., oltre che ai richiami di cui al precedente § 88.2., gli artt. 24 e 34 l.m. Si pensi al caso dell’intestazione fiduciaria della registrazione in capo a soggetto diverso dal titolare del diritto sostanziale corrispondente; od al rifiuto del fiduciario di ritrasferire al fiduciante la registrazione in conformità agli accordi fra le parti.

[446]Come rilevato (in conformità al ricordato insegnamento di G. Oppo, Creazione e esclusiva nel diritto industriale, cit., 200) da P. Spada, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, cit., 435 e 443.

[447]Che, nel caso del “Cacao Meravigliao” è in effetti avvenuta, mettendo in comprensibile imbarazzo il giudicante (Pret. Roma 10 gennaio 1990, RAI Radio Televisione Italiana c. Old Colonial s.a.s. e Regina s.r.l. con l’intervento del dott. Lorenzo Arbore e altri, in Riv. dir. ind. 1990, II, 99 ss., caso «Cacao Meravigliao») che si trovava a operare in un assetto normativo nel quale ancor non esisteva una tutela dei “segni notori” corrispondente a quella oggi apprestata dal 3° comma dell’art. 8 c.p.i.

[448]V. supra, §§ 14 e 35.

[449]Art. 118.2 c.p.i.

[450]2° comma dell’art. 118 c.p.i.

[451]3° comma dell’art. 118 c.p.i.

[452]§§ 40-73 e 75-79.

[453]Considerati ai §§ 80-84.

[454]L’art. 59 l.m. faceva con ancor maggior precisione riferimento al “caso dell’art. 25, comma 3, lett. b)”, che disciplina per l’appunto la rivendicazione.

[455]Come confermato, del resto, dall’art. 118.3, lett. b), c.p.i.

[456]Lett. d) dell’art. 25.1 c.p.i.

[457]Di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo 1° comma dell’art. 25. Un’argomentazione di questo tipo, ancorché riferita alla previsione dell’art. 47 l.m., è in P. Spada, Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione, cit., 349 e La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto, cit., 443.

[458]In senso conforme P. Spada, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, cit., 443 e La nullità del marchio, cit., 626.

[459]L’azione di rivendicazione non può invece essere esercitata al di fuori dei limiti contrattuali eventualmente convenuti, visto che oggi la scissione fra titolarità formale e sostanziale del marchio registrato è ammessa (v. § 14); e quindi di per sé non legittima un’azione di rivendica del soggetto che assuma le decisioni sulle caratteristiche dei beni destinati a essere contraddistinti dal marchio.

[460]In senso conforme P. Spada, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, cit., 446-447 e La nullità del marchio, cit., 632 (dove l’ipotesi è riferibile solo ai casi nei quali il segno non sia proteggibile come opera dell’ingegno o, se lo sia, l’impresa non abbia acquisito il diritto d’autore corrispondente al suo patrimonio; in caso contrario si presenterebbe la diversa fattispecie della registrazione confliggente con un anteriore diritto d’autore).

[461]P. Spada, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, cit., 446 e La nullità del marchio, cit., 632. L’applicazione della disposizione, oggi come in passato (e v. l’art. 24 l.m.) presuppone qualcosa di più della semplice presenza della priorità unionista (sulla quale v. supra, §§ 3 B), 1.2, 14, 17 e 38): che al marchio registrato precedentemente all’estero si faccia riferimento nella domanda di registrazione. Se fosse ipotizzabile che gli stemmi, emblemi, bandiere e altri simboli di interesse generale non abbiano la valenza identificatrice dell’ente che si è ipotizzata al § 83.2, la loro registrazione da parte del non avente diritto potrebbe essere aggiunta alla “picciol schiera”.

[462]Escludendo provvisoriamente il caso della “registrazione in mala fede” alla quale si arriverà fra un momento: v. infra, al § 90. Ma per un’anticipazione v. già supra, § 35.

[463]V. P. Spada, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi2 tra vecchio e nuovo diritto, cit., 442 ss. Sui termini della questione v. anche C. Galli, in Commentario alla legge n. 480 del 1992, cit., 1187 ss.

[464]P. Spada, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, cit., 444-445 e La nullità del marchio, cit., 622; Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione, cit., 348. In senso contrario G. Floridia, L’appartenenza e la rivendicazione del marchio, cit., 142 s., che si appella al venerabile principio della prevenzione, che in effetti sovente regola i casi di concorso fra azioni confliggenti.

[465]V. supra, §§ 3 C) e 36.

[466]Così esplicitamente P. Spada, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, cit., 444 ss. e in particolare la chiusura dello scritto: “se si vuole resistere all’invito a relativizzare la nullità” che promana dalle norme sulla (registrazione in mala fede e sulla) rivendica, scriveva l’A. a 448, “si deve ridurre al minimo la nozione di ‘appartenenza’ del marchio”. La “resistenza” era del resto suggerita da un argomento sistematico importante, 445: visto che all’epoca la convalidazione del marchio nei confronti dell’altrui marchio di fatto, nome o diritto esclusivo di terzi si estendeva “anche ai terzi” (art. 48.2 l.m.; ma v. anche art. 48.3), occorreva prendere atto che, “accettando il postulato della non ridondanza del linguaggio legislativo, la norma presuppone che anche ‘i terzi’ (rispetto al preadottante) siano legittimati a promuovere l’azione di nullità”.

[467]V. supra, § 88.2 e l’esuberante presa di posizione di G. Floridia, L’appartenenza e la rivendicazione del marchio, cit.

[468]E rimossi contemporaneamente gli ostacoli provenienti dagli artt. 46 e 18 l.m.

[469]Risulta invero difficile condividere l’itinerario di P. Spada, che per primo ha suggerito (in La nullità del marchio, cit., 626 ss. e specie 629 ss.) di sfruttare il registro sistematico per apprezzare in termini di appartenenza il conflitto rispettivamente con i segni distintivi anteriori altrui (questioni di novità, nel lessico dell’A.) e con i diritti anteriori a ritratto, al nome, d’autore, di proprietà industriale o altri diritti esclusivi di terzi (questioni di liceità relativa, nel lessico dell’A.), ben al di là dunque della “picciol schiera” di fattispecie sopra enumerate nel testo, quando, nel successivo scritto Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione, cit., 348-340, ha poi ripercorso il cammino inverso per riproporre l’opposta conclusione di partenza (dalla quale aveva preso le mosse nel suo primo scritto sull’argomento immediatamente successivo all’adozione della Novella, La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, cit.), secondo la quale mai sarebbe configurabile un’ipotesi di registrazione del non avente diritto in relazione alle fattispecie di novità e di liceità, sulla base dell’argomento che oramai in queste stesse fattispecie la relativizzazione sarebbe divenuta oggetto di una espressa scelta legislativa e quindi non occorrerebbe apprezzarle come questioni di appartenenza per giungere a quel risultato. Mi pare che alla base di questa opinione stia un doppio equivoco: l’A. ravvisa un rischio di “sabotaggio” (Postilla, cit., 347, 348) della scelta favorevole alla relativizzazione proveniente dalla lettura come motivo di nullità assoluta della (diversa) previsione sul deposito in mala fede e si propone di disinnescare questo ipotetico rischio attraverso “un drastico ridimensionamento del concetto di appartenenza” (ivi), tornando così a restringere il perimetro assegnato alla nozione di “registrazione ad opera del non avente diritto” (348-350) di cui aveva nella tappa precedente del suo pensiero proposto l’allargamento. Questa ritirata strategica non appare però necessaria, perché esistono comunque dati interpretativi sufficientemente solidi per confinare entro limiti appropriati le situazioni nelle quali la malafede nel deposito va intesa come motivo di nullità assoluta, senza dovere tormentare la nozione di appartenenza del segno (v. infra, § 90.2 e per un accenno già § 35.3; per una presa di posizione conforme v. del resto la stessa Postilla, cit., 346-347); e inoltre risulta inopportuna, perché escludendo il titolare di un diritto anteriore confliggente sul segno registrato non iure che non appartenga alla “picciol schiera” ammessa dall’A. al privilegio della rivendica dall’esercizio dell’opzione rivolta a ottenere il trasferimento a suo nome dell’attestato (Postilla, cit., 349), lo condanna a ripetere la sua reazione nei confronti di ulteriori fenomeni di appropriazione a suo danno, anche quando la stabilizzazione della situazione attraverso un’intestazione della registrazione del marchio comporterebbe un vantaggio netto dal punto di vista degli interessi collettivi in gioco, per le ragioni che verranno esaminate poco oltre nel testo.

[470]Secondo l’alternativa prevista dalla lett. a) del 3° comma dell’art. 118 c.p.i.

[471]Art. 8.3 c.p.i. (su cui v. supra, § 83.3).

[472]Mediante il richiamo al “caso dell’art. 118, comma 3, lett. b)”.

[473]Sulla prevalenza dell’interpretazione teleologica delle norme rispetto a quella letterale, conseguente all’inserimento del testo normativo italiano all’interno del tessuto normativo comunitario, v. già supra, § 9.

[474]Come pure si era ipotizzato nella lettura considerata all’inizio di questo paragrafo.

[475]Come mi pare riconosca lo stesso P. Spada, La nullità del marchio, cit., 627, laddove riconosce che la “controindicazione testuale” che scaturisce dalla collocazione nelle diverse lettere della norma generale sulla novità possa essere superata dalle “ragioni di sistema”.

[476]Abbastanza enigmatica risulta sotto questo profilo la statuizione di Trib. Milano 13 marzo 2009, IBA S.A. c. Tavola s.p.a., caso «ovetto assorbiodori per frigo», cit., che attribuisce all’impresa straniera, che aveva ideato un dispositivo assorbiodori per frigo affidando la costruzione dello stampo e la realizzazione degli esemplari a un terzo, un diritto sul marchio registrato senza autorizzazione dall’impresa italiana, facoltizzata ad acquistare gli esemplari così prodotti per rivenderli sul mercato italiano, idoneo a invalidare la registrazione non autorizzata ma non a provocarne l’intestazione in capo all’impresa straniera.

[477]V. supra, § 79.4.

[478]In argomento A. Laudonio-T. Malte Müller, La mala fede nella registrazione dei marchi, in Riv. dir. ind. 2012, I, 40 ss.; M. Ammendola, Il deposito del marchio in mala fede, in Riv. dir. ind. 2002, I, 231 ss.; M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 497 ss.; P. Spada, Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione, cit., 347-350; La nullità del marchio, cit., 623 ss. e La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto, cit., 441 ss.; C. Galli, in Commentario alla legge n. 480 del 1992, cit., 1179 ss.; C.E. Mayr, La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell’ingegno,cit.

[479]Dalla lett. b) del 1° comma dell’art. 25 c.p.i. La previsione corrisponde all’art. 22.2 l.m., che è stato introdotto dalla Novella. Esclude l’applicabilità del divieto ai depositi anteriori al 1992 Trib. Milano 13 marzo 2007, caso «Tortionata», cit.; si pronuncia invece a favore di un’applicazione retroattiva App. Venezia 17 giugno 2002, Montedison s.p.a. c. Calzaturificio Enne Sport and Style s.r.l., in Giur. ann. dir. ind. 4446, caso «Il Moro di Venezia».

[480]In argomento v. già supra, § 35.1.

[481]Artt. 7 e 40 r.m.c. Come già si è rilevato supra, al § 35.1, stando alla sistematica accolta dal regolamento, ci si trova di fronte a un vizio che può essere fatto valere solo mediante l’azione di annullamento di fronte all’Ufficio di Alicante o mediante una domanda riconvenzionale in un’azione di contraffazione di fronte ai giudici nazionali. In senso conforme ora Trib. UE 3 maggio 2012 (Settima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., par. 84.

[482]Per le ragioni già indicate supra, ai §§ 35.1, 72 e 88. V. peraltro la lett. g) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva (per un’applicazione della quale v. Corte UE 27 giugno 2013 (Quinta Sezione), causa C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. c. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, caso «bottiglia di plastica») e, con riferimento alla registrazione di marchi comunitari in occasione dell’ultimo allargamento l’art. 165, par. 3, r.m.c. sul quale v. anche per riferimenti già supra, § 35.2.

[483]V. ad es. Trib. UE 1 febbraio 2012 (Ottava Sezione), caso «Pollo Tropical Chicken on the Grill», cit.

[484]Sottolineava il collegamento fra la legittimazione aperta istituita dalla Novella e il divieto di registrazione in mala fede già A. Vanzetti, La nuova legge marchi, cit., 106.

[485]Così anche, al di là di qualche esitazione, P. Spada, Postilla, cit., 347. In senso contrario però Trib. Alba (sez. staccata di Bra) 29 aprile 2003 (ord.), Bussolino Sitcap s.a.s. c. Consorzio Carni Qualità Piemonte, in Giur. ann. dir. ind. 4570, caso «CCQP».

[486]Così, e eloquentemente, la nota di commento a Corte di Giustizia 11 giugno 2009, causa C-529/07, Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. Franz Hauswirt GmbH, in Giur. ann. dir. ind. 5472, caso «coniglietto pasquale». In senso conforme App. Torino 1 giugno 2013, Seven s.p.a. c. Due Esse s.r.l., caso «Seven/Eleven»; in senso diverso però Trib. Torino 8 marzo 2013, caso «Premio Grinzane Cavour», cit.

[487]Cfr. M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 497, che però menziona anche ipotesi (come la registrazione del logo da parte dell’ausiliario che lo abbia creato per incarico del committente) che nel § precedente sono parse riconducibili al caso della registrazione del non avente diritto; C.E. Mayr, La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell’ingegno, cit., 79 ss., nonché, all’interno della sua particolare prospettiva, C. Galli, Funzione del marchio, cit., 148 ss. Per la verità, la maggior parte della giurisprudenza tende a scorgere anche una violazione del divieto di registrazione di mala fede, quando già sia provata l’esistenza di un diritto anteriore confliggente sufficiente a impedire la registrazione del marchio altrui od a invalidarlo [v. ad es. Trib. Milano 22 ottobre 2007, caso «The OC», cit., che ha ravvisato la nullità della registrazione del marchio “OC”, acronimo di Orange County, in quanto segno notorio di una serie televisiva molto nota e in quanto marchio depositato in mala fede; Trib. Foggia 25 ottobre 2002, caso «Bella di Cerignola», cit., relativo alla registrazione come marchio di un nome varietale; App. Bologna 28 giugno 2002, Associazione Sportiva Diver Below e Massimo Torboli c. Dive Italia e N.A.U.I., National Association of Underwater Instructors, in Giur. ann. dir. ind. 4505, che ritiene la nullità della successiva registrazione sulla base di tre distinti motivi, costituiti dalla presenza di un anteriore marchio di fatto confliggente, di un segno extramercantile notorio e dalla violazione del divieto di registrazione in mala fede; Trib. Napoli 5 novembre 1998 (ord.), caso «pastiglie a doppia colorazione longitudinale», cit.]; oppure, per converso, nega il ricorrere di un caso di registrazione in mala fede perché non riscontra la violazione di un diritto anteriore confliggente [in questo senso App. Milano 16 gennaio 2004, caso «Vitasoy», cit., che, una volta escluso che il marchio anteriore registrato all’estero possa ritenersi notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6bis CUP, nega la configurabilità di una registrazione in mala fede; più rigorosi sotto questo profilo Trib. Torino 19 febbraio 2010 (ord.), Raffaele Ugliano c. s.r.l. Ghigo e s.r.l. Maru, caso «Fazenda do Brasil», ined., che corregge sul punto Trib. Torino 15 dicembre 2009 (ord.), Raffaele Ugliano c. s.r.l. Ghigo e s.r.l. Maru, caso «Fazenda do Brasil», anch’essa inedita; Trib. Roma 17 maggio 2005, caso «Budweiser», cit. (obiter) e App. Venezia 17 giugno 2002, caso «Il Moro di Venezia», cit.; in posizione intermedia Trib. Bologna 19 dicembre 2008,caso «Tukano», cit., secondo cui, pur essendo la fattispecie della registrazione in mala fede residuale rispetto alle ipotesi tipiche di conflitto fra due soggetti in ordine al medesimo marchio, la sua presenza potrebbe essere riscontrabile anche “in relazione ad ipotesi di conflitto fra segni già disciplinate da altre specifiche norme”]. È peraltro difficile biasimare l’impostazione maggioritaria, visto che, una volta che il titolare del diritto anteriore abbia provato la consapevolezza dell’“altruità” del segno, diviene irresistibile la tentazione di assoggettare l’operato del registrante non iure ad un impedimento o motivo di invalidità ulteriore, il cui accertamento presenta anche il vantaggio di chiarire l’inapplicabilità delle norme sulla convalida (sul punto v. infra). Sotto questo profilo si potrebbe dire che il principio di specialità degli impedimenti, presente sia nel diritto comunitario sia in quello italiano, è seguito con maggior scrupolo dai giudici comunitari che dai loro colleghi italiani.

[488]P. Spada, La nullità del marchio, cit., 616.

[489]V. supra, § 74.

[490]V. supra, §§ 80-84.

[491]In questo senso già A. Vanzetti, La nuova legge marchi, cit., 106 e C. Galli, in Commentario alla legge n. 480 del 1992, cit., 1181. Nello stesso senso App. Torino 8 marzo 2013, British American Tobacco Italia s.p.a c. Collezione Italiana Tabacchi s.r.l., in Il dir. ind. 2014, 358 ss., con commento di G. Foglia, caso «sigarette MS», che però curiosamente esclude la stessa valutazione all’ipotesi inversa, nella quale il registrante si appropri di un segno la cui registrsazione si è estinta.

[492]Esattamente in termini Trib. Milano 23 luglio 2003, caso «Tomorrow», cit. E v. la lett. g) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva, che prevede come distinta ipotesi di impedimento relativo il caso che “il marchio di impresa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, purché il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa”.

[493]Per un approfondimento di questa ipotesi, che presuppone che la registrazione scaduta o decaduta conservi la tutela minore che derivi dalla residua notorietà del segno, v. infra, §§ 91 e 100. In senso contrario però App. Torino 8 marzo 2013, con commento di G. Foglia, caso «sigarette MS».

[494]Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), causa T-321/10, SA. PAR. s.r.l. c. UAMI e Salini Costruttori s.p.a., caso «Gruppo Salini», par. 31.

Sulla malafede nella registrazione di un nome a dominio v. Trib. Venezia 27 maggio 2013, Digitcom s.r.l. c. S.C. register s.p.a. e registration Authority Italiana, in Il dir. ind. 2014, 166 ss. con commento di C. Bellomunno. Il tema è esaminato – con una certa approssimazione – da C.M. Cascione, I nomi a dominio aziendali, cit., 442 s.

[495]Come nel caso deciso da Trib. Bologna 19 dicembre 2008,caso «Tukano», cit. In termini simili v. Trib. Milano 19 marzo 2004, Italmobiliare s.p.a. e Franco Tosi s.p.a. c. Franco Tosi Meccanica s.p.a., Casti s.p.a. e Franco Tosi Alluminio s.p.a. e nei confronti di Ansaldo Energia s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 4736, caso «Franco Tosi».

[496]V. Trib. Milano 23 luglio 2003, caso «Tomorrow», cit.

[497]Come nel caso deciso da Trib. Milano 23 dicembre 1999 (ord.), Suzan Leontien Janssen c. Ranstad Holding n.v. e Ranstad Italia s.p.a., in Giur. ann. dir. ind. 4115, caso «Randstad». M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 497-498 prende in considerazione l’ipotesi che un’impresa, venuta a conoscenza mediante spionaggio industriale del logo segreto che un concorrente si accinga a registrare, preceda il concorrente nella registrazione e quella del deposito in violazione di un accordo transattivo (ad es. di coesistenza o di delimitazione).

[498]Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), caso «Gruppo Salini», cit., par. 40.

[499]§ 86 (iii).

[500]§ 85.4.

[501]In argomento v. amplius § 35.2 e 35.3.

[502]Sulle quali v. infra, §§ 91 ss. e in particolare 101.

[503]In senso conforme M. Libertini, La legittimazione a registrare il marchio, cit., 498. Per un’illustrazione compiuta della disciplina del motivo di nullità assoluta (e dell’impedimento assoluto verosimilmente corrispondente) v. supra, § 35.3.